Apelação Cível Nº 5049820-30.2020.4.02.5101/RJ

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por SITMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA (processo 5049820-30.2020.4.02.5101/RJ, evento 132, APELACAO1) contra a r. sentença (processo 5049820-30.2020.4.02.5101/RJ, evento 123, SENT1) proferida pelo MM. Juízo da 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro, nos autos da ação ordinária proposta pela Apelante em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI, FORZA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA e W. B. A., requerendo a nulidade do Desenho Industrial BR 30 2020 001962 8, ou, alternativamente, a adjudicação do DI em seu favor. 

O MM. Juízo julgou o pedido de nulidade improcedente com base nas conclusões da perícia. Em relação ao pedido subsidiário, entendeu que não houve prova inequívoca da titularidade e que "eventual titularidade decorrente [do] vínculo empregatício mantido entre o corréu e a autora, é questão que foge à competência deste juízo, devendo ser submetido à análise da justiça competente".

Em seu recurso, a Apelante suscita preliminarmente a nulidade da sentença por exclusão de provas relevantes e indeferimento da produção de prova oral. No mérito, reitera os argumentos acerca da nulidade do desenho industrial, argumentando que o mesmo não cumpre os requisitos de novidade e originalidade. Caso não provido o pedido de nulidade, requer o provimento do pedido de adjudicação em seu favor, com base nos arts. 88 e 121 da LPI.

Contrarrazões do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI (processo 5049820-30.2020.4.02.5101/RJ, evento 143, CONTRAZ1) pugnando pela manutenção integral da sentença.

Contrarrazões de FORZA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA e W. B. A. defendendo a validade do desenho industrial anulando e alegando que "nada há o que se discorrer sobre eventuais relações trabalhistas, já findas e, sem qualquer comprovação de nexo à presente lide".

O Ministério Público Federal manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção (evento 5, PROMOCAO1). 

É o relatório.

Documento eletrônico assinado por WANDERLEY SANAN DANTAS, Desembargador Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002549154v9 e do código CRC 210264b8.

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Apelação Cível Nº 5049820-30.2020.4.02.5101/RJ

VOTO

A Apelante objetiva a nulidade do Desenho Industrial BR 30 2020 001962 8, ou, alternativamente, a adjudicação do DI em seu favor. Quanto ao pedido de nulidade, argumenta que o DI não cumpre os requisitos de novidade e originalidade; quanto ao pedido alternativo, requer a proteção do disposto nos artigos 88 e 121 da LPI.

O MM. Juízo julgou o pedido de nulidade improcedente com base nas conclusões da perícia. Em relação ao pedido subsidiário, entendeu que não houve prova inequívoca da titularidade e que "eventual titularidade decorrente [do] vínculo empregatício mantido entre o corréu e a autora, é questão que foge à competência deste juízo, devendo ser submetido à análise da justiça competente".

Preliminar de nulidade da sentença. Rejeição

Preliminarmente, a Apelante suscita a nulidade da sentença por exclusão de provas relevantes e indeferimento da produção de prova oral. A Apelante alega que a decisão de saneamento excluiu da análise pericial documentos essenciais para a realização do trabalho e que o indeferimento da produção de prova oral representa cerceamento de defesa.

Há falha relevante na elaboração dos argumentos.

Assim está redigida a exposição dos trechos supostamente nulos da decisão de saneamento:

No entanto, esses trechos não constam na decisão do Evento 67, e nem em outra decisão nos autos. Pelo contrário, a referida decisão deferiu a produção de prova oral, revendo entendimento anterior (processo 5049820-30.2020.4.02.5101/RJ, evento 67, DESPADEC1):

Assim, revejo o indeferimento da prova oral requerida pela parte autora e pelas corrés (evento 40 e 41 respectivamente) para deferi-la. Todavia, deverá ocorrer após a perícia.

Embora tenha sido deferida, a audiência de instrução não chegou a ser realizada. Pela leitura dos autos, porém, dá-se a entender que a própria Apelante teria dispensado o ato.

Após a produção da prova pericial, que entendeu pela validade do desenho industrial, a Apelante se manifestou pelo provimento do pedido alternativo de adjudição, sem reiterar o pedido de realização de audiência (processo 5049820-30.2020.4.02.5101/RJ, evento 108, PET1). Em ato posterior, o juízo determinou a conclusão dos autos para sentença (processo 5049820-30.2020.4.02.5101/RJ, evento 113, DESPADEC1), o processo ficou concluso para julgamento por mais de três meses (Evento 122) e em nenhum momento houve requerimento da parte para realização da audiência.

Assim, entendo que se operou preclusão consumativa quanto ao interesse da Apelante em realizar a audiência.

Não obstante, entendo que a diligência era desnecessária para a pretensão da Apelante, conforme será exposto no próximo capítulo.

Em relação à alegação de nulidade por exclusão de documentos do escopo da perícia, verifica-se o mesmo problema de falha na elaboração dos argumentos.

Inicialmente, não se encontra o trecho “Determino que o Sr. Perito desconsidere os documentos juntados no evento 1 – PET1 – Anexos 10, 11, 12 e 13, uma vez que não estão referidos no corpo da petição inicial, o que inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa, por parte dos réus” na decisão do evento 67, DESPADEC1, ou mesmo na decisão do evento 44, DESPADEC1, sendo incerto de onde a Apelante retirou tal citação. 

Mesmo que fosse superada esta falha, com enfoque no que materialmente a Apelante está requerendo, ainda assim seu pedido não corresponde ao acervo probatório.

A parte se insurge contra a exclusão dos "documentos juntados como Anexos 10, 11, 12 e 13". No entanto, não se sabe que documentos são esses.

A Apelante afirma que os documentos excluídos seriam "croquis técnicos, comunicações internas e esboços desenvolvidos pela equipe técnica da Apelante". No entanto, os documentos OUT10 a OUT13 do Evento 1 dos autos de origem são, em verdade, documentos públicos, não correspondendo à descrição da parte. Além disso, não consta na inicial lista de anexos que permitiria identificar a quais documentos a Apelante se refere ao mencionar "Anexos 10, 11, 12 e 13".

Assim, pela falta de relação dos argumentos com os documentos juntados aos autos, não vejo outra opção senão reconhecer a inépcia do referido pedido de nulidade, com sua consequente rejeição.

Nessa esteira, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

Mérito

Pedido de nulidade do desenho industrial. Concordância da Apelante com o laudo pericial

Ao ser intimada para se manifestar acerca do laudo pericial, a Apelante acolheu as conclusões do laudo acerca da validade do DI e requereu, então, o acolhimento do pedido alternativo de adjudicação do título em seu favor (processo 5049820-30.2020.4.02.5101/RJ, evento 108, PET1):

Ainda que tente argumentar na peça recursal, aparentemente percebendo seu equívoco, que tal manifestação não pode ser vista como concordância com o laudo, mas como sua compreensão de que "eventual objeção às conclusões do laudo, com base nesses documentos, poderia ser interpretada como inovação indevida ou até tumulto processual, o que a Apelante, com cautela, buscou evitar" (processo 5049820-30.2020.4.02.5101/RJ, evento 132, APELACAO1, p. 14), este argumento não se sustenta.

A manifestação sobre o laudo pericial é exatamente o momento que a parte possui para se insurgir contra as conclusões da perícia, caso assim entenda, sendo a oportunidade processual que lhe é garantida para apresentar seu próprio posicionamento acerca das questões técnicas em controvérsia. Isso está expressamente previsto no art. 477, §1º, do CPC:

Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1º As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

Portanto, interpreto a manifestação do processo 5049820-30.2020.4.02.5101/RJ, evento 108, PET1 como acolhimento das conclusões do perito pela então autora. Em consequência, não pode agora, em sede de apelação, apresentar manifestação contraditória à sua posição anterior.

Sendo assim, considerando a concordância da então autora com o laudo e a inexistência de vício no trabalho do especialista, acolho as conclusões da perícia acerca da inexistência de nulidade no DI BR 30 2020 001962 8 (processo 5049820-30.2020.4.02.5101/RJ, evento 97, LAUDO1, pp. 14-15):

Em relação aos documentos apresentados como possíveis anterioridades, para que sejam considerados provas de anterioridades válidas devem necessariamente conter figuras que descrevam nitidamente o objeto e sejam revelados por meio de circulação pública apresentando claramente sua data de publicação ou divulgação.

Nossa análise cuidadosa e pormenorizada demonstra de forma inequívoca que não figura nos autos nenhum documento que possa ser considerado impeditivo à manutenção do registro DI BR 302020001962-8.

De acordo com as determinações do Juízo, apuramos que o objeto do registro de desenho industrial BR 302020001962-8 detém atributos estéticos/ornamentais e possui os requisitos de novidade e originalidade.

Deste modo, mantenho a sentença quanto à improcedência do pedido de nulidade do DI BR 30 2020 001962 8.

Pedido de adjudicação. Reforma da sentença

Por sua vez, em relação ao pedido de adjudicação do desenho industrial, entendo que a sentença equivocou-se quanto à competência da Justiça Federal para analisá-lo.

O juízo de origem entendeu que "eventual titularidade decorrente [do] vínculo empregatício mantido entre o corréu e a autora, é questão que foge à competência deste juízo, devendo ser submetido à análise da justiça competente".

Sendo ação cujo pedido principal é a nulidade de desenho industrial, a competência é indiscutivelmente da Justiça Federal, nos termos do art. 57 c/c art. 118 da LPI. O pedido de adjudicação segue a mesma sorte pois, além de conexo ao pedido de nulidade nessa ação, também abarca alteração do título de desenho industrial, especificamente quanto à sua titularidade, o que envolve interesse do INPI e atrai a competência da Justiça Federal.

Assim, reconheço a competência do juízo federal para a análise do pedido de adjudicação do desenho industrial, e passo à sua análise.

A LPI possui previsão específica quanto à titularidade de desenho industrial desenvolvido em relação de trabalho, prevendo que tal pertence ao empregador se o contrato de trabalho tiver como objeto o desenvolvimento de DI, ou se isto decorrer da natureza do serviço (art. 88 c/c art. 121).

Pode haver casos, porém, em que o empregado utiliza os recursos da empregadora  para desenvolvimento de um objeto e, logo após seu desligamento, deposita pedido do desenho industrial como se fosse de sua autoria ou titularidade.

Para a definição da titularidade de desenho industrial desenvolvido dessa forma, a LPI prevê hipótese de inversão do ônus da prova.

Em geral, caberia àquele que faz a alegação, comprová-la (art. 373 do CPC). Entretanto, considerando as dificuldades de a ex-empregadora comprovar tal alegação, o legislador inverteu o ônus da prova, determinando que cabe ao ex-empregado demonstrar que a criação foi feita independentemente da relação de trabalho:

Art. 88. § 2º Salvo prova em contrário, consideram-se desenvolvidos na vigência do contrato a invenção ou o modelo de utilidade, cuja patente seja requerida pelo empregado até 1 (um) ano após a extinção do vínculo empregatício.

Art. 121. As disposições dos arts. 58 a 63 aplicam-se, no que couber, à matéria de que trata o presente Título, disciplinando-se o direito do empregado ou prestador de serviços pelas disposições dos arts. 88 a 93.

In casu, não foi apresentada qualquer prova pelos ora Apelados de que o desenvolvimento do objeto protegido no desenho industrial anulando tenha sido desenvolvido fora da relação de trabalho. Considerando a inversão do ônus probatório definida na LPI, isto compromete sua pretensão de manutenção do registro.

Acrescido a isto, o DI anulando foi depositado em 07/05/2020, pouco mais de um mês após a rescisão do contrato de trabalho entre a Apelante e o Apelado W. B. A., que ocorreu em 01/04/2020 (processo 5049820-30.2020.4.02.5101/RJ, evento 1, OUT27). Cumprido, então, o requisito temporal definido no art. 88 da LPI.

Por fim, as atribuições do empregado incluíam expressamente montagem de protótipos e desenho técnico de componentes, cumprindo, também, o requisito legal de exercício de atividade de desenvolvimento de desenhos industriais (processo 5049820-30.2020.4.02.5101/RJ, evento 1, OUT20):

Afasto, assim, a alegação dos Apelados de ausência de nexo entre o objeto protegido no DI adjudicando e a relação de trabalho firmada com a Apelante, considerando a semelhança visual e de funcionalidade entre o objeto da DI e produtos da empresa:

Ainda que não sejam idênticos, como concluído pela perícia, a proximidade de sua funcionalidade e a semelhança visual confirmam que a relação de trabalho firmada entre Apelante e Apelado W. B. A. envolvia o desenvolvimento de objetos como o ora adjudicando.

Deste modo, considerando que (i) o depósito do DI se deu pouco mais de 1 mês após o término da relação de trabalho, (ii) o contrato de trabalho incluía atividades de desenvolvimento de desenhos industriais e (iii) as Apeladas não demonstraram que o produto foi desenvolvido fora da relação empregatícia, tenho por satisfeitos os requisitos do art. 88 c/c art. 121 da LPI, para reconhecer a titularidade da Apelante sobre o DI, que lhe deve ser adjudicado.

Com a reforma parcial da sentença e acolhimento do pedido alternativo, as verbas sucumbenciais devem ser distribuídas igualmente entre as partes, no patamar fixado em sentença, conforme art. 86 do CPC. Cabe à autora o pagamento de 5% de honorários sucumbenciais aos advogados dos requeridos, a serem divididos pro rata, bem como que os requeridos recolham em conjunto 5% de honorários sucumbenciais aos advogados da parte autora.

Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso, para adjudicar o Desenho Industrial BR 30 2020 001962 8 à Apelante SITMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA., tornando-a titular do referido DI.

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Apelação Cível Nº 5049820-30.2020.4.02.5101/RJ

EMENTA

Ementa: Propriedade industrial. Nulidade e adjudicação de desenho industrial. Reforma parcial da sentença.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por SITMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro, nos autos da ação ordinária proposta pela Apelante em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI, FORZA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA e W. B. A., requerendo a nulidade do Desenho Industrial BR 30 2020 001962 8, ou, alternativamente, a adjudicação do DI em seu favor.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se o registro de desenho industrial é nulo por descumprir os requisitos de novidade e originalidade; (ii) se o registro deve ser adjudicado à Apelante, com base nos art. 88 c/c art. 121 da LPI.

III. Razões de decidir

3. Após a produção da prova pericial, que entendeu pela validade do desenho industrial, a Apelante se manifestou pelo provimento do pedido alternativo de adjudição, sem reiterar o pedido de realização de audiência, mesmo após a conclusão dos autos para sentença. Preclusão consumativa, preliminar de nulidade rejeitada.

4. A preliminar de nulidade por exclusão de documentos da perícia menciona trechos de decisões e documentos que não possuem relação com o que consta nos autos. Reconhecimento de inépcia do pedido, preliminar rejeitada.

5. Ao ser intimada para se manifestar acerca do laudo pericial, a Apelante acolheu as conclusões do laudo acerca da validade do DI e requereu, então, o acolhimento do pedido alternativo de adjudicação do título em seu favor, sem se insurgir contra o entendimento pericial de validade do desenho industrial. Não pode agora, em sede de apelação, apresentar manifestação contraditória à sua posição anterior. Sendo assim, considerando a concordância da então autora com o laudo e a inexistência de vício no trabalho do especialista, mantém-se a improcedência do pedido de nulidade do DI BR 30 2020 001962 8.

6. Sendo ação cujo pedido principal é a nulidade de desenho industrial, a competência é indiscutivelmente da Justiça Federal, nos termos do art. 57 c/c art. 118 da LPI. O pedido de adjudicação segue a mesma sorte pois, além de conexo ao pedido de nulidade nessa ação, também abarca alteração do título de desenho industrial, especificamente quanto à sua titularidade, o que envolve interesse do INPI e atrai a competência da Justiça Federal.

7. Pode haver casos em que o empregado utiliza os recursos da empregadora  para desenvolvimento de um objeto e, logo após seu desligamento, deposita pedido do desenho industrial como se fosse de sua autoria ou titularidade. Para a definição da titularidade de desenho industrial desenvolvido dessa forma, a LPI prevê hipótese de inversão do ônus da prova, conforme art. 88, §2º, c/c art. 121 da LPI.

8. Considerando que (i) o depósito do DI se deu pouco mais de 1 mês após o término da relação de trabalho, (ii) o contrato de trabalho incluía atividades de desenvolvimento de desenhos industriais e (iii) as Apeladas não demonstraram que o produto foi desenvolvido fora da relação empregatícia, estão satisfeitos os requisitos do art. 88 c/c art. 121 da LPI, para reconhecer a titularidade da Apelante sobre o DI, que lhe deve ser adjudicado.

IV. Dispositivo e tese

4. Apelação parcialmente provida para adjudicar o Desenho Industrial BR 30 2020 001962 8 à Apelante SITMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA., tornando-a titular do referido DI.

_________

Dispositivos relevantes citados: LPI, arts. 88 e 121.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, para adjudicar o Desenho Industrial BR 30 2020 001962 8 à Apelante SITMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA., tornando-a titular do referido DI, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2026.

Documento eletrônico assinado por WANDERLEY SANAN DANTAS, Desembargador Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002549156v10 e do código CRC 6d0147f2.

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EXTRATO DE ATA DA SESSÃO NOVA SESSÃO VIRTUAL DE 04/02/2026 A 11/02/2026

Apelação Cível Nº 5049820-30.2020.4.02.5101/RJ

RELATOR: Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTAS

PRESIDENTE: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

RELATOR DO ACÓRDÃO: Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTAS

Votante: Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTAS

Votante: Desembargador Federal ALFREDO HILARIO DE SOUZA

Votante: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

FLAVIA JANOT DE MATTOS BURKE

Secretária