Apelação Cível Nº 5111747-60.2021.4.02.5101/RJ
RELATORA: Desembargadora Federal CLAUDIA FRANCO CORREA
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por JOHN BEAN TECHNOLOGIES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que julgou improcedente o pedido de nulidade da patente de invenção PI0312525-4, de titularidade da empresa BROWN INTERNATIONAL CORPORATION, LLC, com fundamento nos artigos 8º, 13, 24 e 25, todos da Lei 9.279/1996.
Na inicial (), a apelante alegou que a patente PI0312525-4, intitulada “Aparelho, método e máquina para extrair óleo de fruta e aparelho e método para extrair óleo da pele de fruta cítrica inteira máquina de processamento de fruta”, padece de nulidade por ausência de requisitos essenciais, notadamente a atividade inventiva e a suficiência descritiva.
Informou que o objeto protegido consiste em uma máquina e método para extração de óleo de frutas cítricas cuja tecnologia já seria óbvia para um técnico no assunto diante do estado da técnica existente décadas antes do depósito do pedido, ocorrido em 03.07.2003.
Apresentou 10 (dez) documentos de anterioridades (D1 a D10) e 2 (dois) pareceres técnicos para demonstrar que a suposta invenção é apenas uma automatização de máquinas preexistentes, substituindo ajustes mecânicos por controladores eletrônicos genéricos.
Relatou, ainda, vícios de clareza no quadro reivindicatório, como a duplicidade de reivindicações independentes e a falta de fundamentação no relatório descritivo e por fim, requereu a declaração de nulidade da patente com base nos artigos 8º, 13, 24, 25, 46 e 50, todos da Lei nº 9.279/1996.
Na sentença (), o magistrado consignou, após a realização de perícia técnica e audiência de esclarecimentos, que a patente cumpre os requisitos legais.
Fundamentou que, embora o perito judicial tenha concluído pela ausência de atividade inventiva devido à combinação de anterioridades (D1, D4 e D5/D6), o juízo não está adstrito ao laudo pericial, conforme o artigo 479 do CPC, bem como destacou que a combinação sugerida não seria uma solução "plug and play", exigindo ajustes e adaptações significativas para que controladores de máquinas de descascar (D5 e D6) fossem aplicados a máquinas de extração de óleo (patente), que possuem disposições geométricas distintas (formato em "U" versus horizontal).
Ressaltou que a invenção resolve o problema técnico dos "bolsos de não funcionamento", conhecido há mais de 20 (vinte) anos, proporcionando maior eficiência na extração de óleo e ainda que, quanto à suficiência descritiva, o relatório e as reivindicações atendem aos artigos 24 e 25, ambos da LPI, permitindo a reprodução do invento por técnico no assunto.
Em suas razões recursais (), a apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, pois afastou as conclusões do laudo pericial sem fundamentação técnica idônea, violando os artigos 479 do CPC e o artigo 93, IX, CRFB/1988.
Argumentou que o perito foi categórico ao afirmar que o uso de controladores para obter diferencial de velocidade não é inovador e decorre de combinação óbvia de documentos conhecidos (D1, D5/D6 e D4) e alega que a sentença incorreu em erro ao confundir automatização com invenção, tratando como salto técnico o que é mera evolução natural da técnica (automação industrial).
Reiterou que a patente apresenta vícios formais graves, como a duplicidade entre as reivindicações 14 e 17, e 20 e 21, além de conter duas expressões "caracterizado por" na reivindicação 9, em desacordo com o Ato Normativo 127/1997.
Por fim, aduz que o relatório descritivo é insuficiente (artigo 24 da LPI) por não detalhar a lógica de programação do controlador e cita ainda os artigos 5º, XXIX da CFRB/1988, artigos 11, 13 e 25, todos da LPI, e os artigos 371, 435, 477 e 489, todos do CPC.
O INPI em suas contrarrazões (), defende que a sentença deve ser mantida, reportando-se aos pareceres técnicos que atestaram a suficiência descritiva e a atividade inventivae afirmou que a patente fundamenta clara e suficientemente o objeto de proteção, atendendo aos artigos 24, 25 e 41, todos da LPI.
Em contrarrazões, (), o apelado BROWN INTERNATIONAL CORPORATION, LLC defende que a sentença está respaldada na lei e na jurisprudência e alega que a combinação de três anterioridades para afastar a patenteabilidade é medida excepcional (Resolução INPI 169/2016, item 5.22) e que o perito admitiu a necessidade de adaptações, o que confirma a atividade inventiva.
Em relação às reivindicações, estas são do tipo "meio mais função", autorizadas pela Resolução INPI 124/2013, e que o hiato de 25 (vinte e cinco) anos entre o estado da técnica e o invento reforça a não obviedade (Resolução INPI 169/2016, item 5.57).
Por fim, refuta os vícios formais e cita os artigos 10, inciso V, 11, 13 e 15, todos da LPI, além dos artigos 371, 473, §2º e 479, todos do CPC.
O Ministério Público Federal, (), informou que opinou pela desnecessidade de sua intervenção no feito, entendendo que a hipótese não se enquadra nos casos de interesse público ou social previstos no artigo 178 do CPC.
É o relatório.
VOTO
Cuida-se de apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade da patente PI0312525-4, relativa à máquina, aparelho e método para extração de óleo de casca de frutas cítricas. No processo, na esfera do primeiro grau, houve produção de prova pericial, laudo e esclarecimentos que concluiram, na parte substancial, pela ausência de atividade inventiva
Em sentido diverso, o INPI e a titular da patente, sustentaram a validade do título e a suficiência descritiva das reivindicações, destacando que a solução protegida resolve um problema técnico persistente no estado da técnica.
A questão central consiste em verificar a validade da patente de invenção PI0312525-4, especificamente se ela atende aos requisitos de atividade inventiva (não obviedade da combinação de anterioridades) e suficiência descritiva (clareza e precisão do relatório e das reivindicações), confrontando as conclusões do laudo pericial judicial com a fundamentação da sentença que manteve o ato.
Da admissibilidade.
Conheço do recurso de apelação, eis que presentes os seus requisitos admissibilidade.
Padrões legais e normativa aplicável.
A Lei de Propriedade Industrial exige, cumulativamente, novidade, atividade inventiva e aplicação industrial para a concessão de patente,conforme artigo 8º da LPI, assim como suficiência descritiva e fundamentação das reivindicações, conforme os artigos 24 e 25, ambos da LPI. A atividade inventiva se afere segundo a regra do artigo 13 da LPI, qual seja, inexistência quando a solução decorre de maneira evidente do estado da técnica.
As Diretrizes do INPI (Resolução n.º 169/2016) detalham critérios metodológicos relevantes para a verificação da obviedade, em especial o tratamento excepcional de conjunção de três anterioridades (item 5.22) e a identificação de efeito técnico não previsível pela combinação (item 5.30) e esses parâmetros constituem balizas técnicas aptas a orientar a valoração probatória em sede judicial.
Valoração da prova pericial e do conjunto probatório.
É princípio que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção a partir do conjunto probatório, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, conforme disposto nos artigos 371, 479 e 480, todos do CPC.
No caso em tela, o magistrado de primeiro grau não limitou-se a mera preferência formal, examinou de forma concreta as premissas técnicas e processuais invocadas pelo perito e pelas partes, bem como fundamentou a decisão à luz do conjunto probatório, notadamente o exame administrativo do INPI e a análise da titular da patente, que demonstraram que as anterioridades invocadas não reproduzem, individualmente ou de forma plausível por combinação rotineira, a solução técnica revendicada, desconfigurando, assim, a ofensa ao dever de fundamentação.
A combinação proposta pelo perito não elimina a atividade inventiva e conforme disposto no artigo 13 da LPI, a atividade inventiva se caracteriza quando, para um técnico no assunto, a solução proposta não decorre de forma evidente ou óbvia do estado da técnica.
Nesse sentido, segue entendimento jurisprudencial da 1ª Turma Especializada do TRF2:
EMENTA: DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE NULIDADE DE PATENTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE ATIVIDADE INVENTIVA. VALORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA DESCONSTITUIR O ATO ADMINISTRATIVO DO INPI. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por STARA S.A. Indústria de Implementos Agrícolas contra sentença da 12ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que julgou improcedente pedido de nulidade da patente de invenção PI 0521063-1, intitulada "Chassi para colheitadeira com suspensão flexível e com direção dianteira móvel". A apelante pleiteia (i) o reconhecimento da nulidade da patente por ausência de atividade inventiva ou, subsidiariamente, (ii) a realização de nova perícia judicial com especialista em engenharia agrícola e mecânica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a patente PI 0521063-1 deve ser anulada por ausência de atividade inventiva; (ii) estabelecer se é necessária a realização de nova perícia judicial para a adequada apreciação do mérito patentário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A invenção é patenteável quando reúne simultaneamente os requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial (LPI, art. 8º).A atividade inventiva se caracteriza quando, para um técnico no assunto, a solução proposta não decorre de forma evidente ou óbvia do estado da técnica (LPI, art. 13).O magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção a partir do conjunto probatório, nos termos do princípio do livre convencimento motivado (CPC/2015, arts. 371, 479 e 480).O laudo pericial judicial apresentou inconsistências, especialmente por extrapolar o campo técnico da patente para veículos agrícolas em geral, em desacordo com a especificidade do invento.O parecer técnico do INPI destacou que a invenção atende aos requisitos de novidade e atividade inventiva, considerando o problema técnico específico das colheitadeiras agrícolas e o efeito técnico proporcionado pela solução patenteada.A perícia realizada e os pareceres técnicos do INPI constituem elementos suficientes para a apreciação do mérito patentário, sendo desnecessária nova perícia, pois não há demonstração de prejuízo ou lacuna probatória.A decisão de primeira instância examinou de forma fundamentada as questões suscitadas, inexistindo erro material ou nulidade a justificar a reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A concessão de patente só pode ser anulada quando demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos legais de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.O magistrado pode valorar livremente os elementos probatórios constantes dos autos, não estando vinculado ao laudo pericial.A manifestação técnica do INPI goza de especial relevância na análise de nulidade de patente, por se tratar de autarquia especializada e desinteressada no resultado econômico do invento.A realização de nova perícia é desnecessária quando os elementos probatórios já são suficientes para a formação do convencimento judicial.
Dispositivos relevantes citados: LPI (Lei nº 9.279/1996), arts. 8º, 11, §§ 1º e 2º, 13 e 46; CPC/2015, arts. 371, 479 e 480; Lei nº 5.648/1970, art. 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 863.214, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 07/04/2020.
DECISAO: Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
(TRF2 , Apelação Cível, 5071069-37.2020.4.02.5101, julgado em 15/09/2025, DJe 17/09/2025 12:16:45)
Do exame dos elementos constantes do laudo pericial e das manifestações das partes e do INPI, constato os seguintes pontos decisivos:
A combinação de três documentos (D1 + D5/D6 + D4), proposta pelo perito como capaz de tornar óbvia a invenção, constitui hipótese excepcional segundo as próprias diretrizes do INPI (item 5.22). Para que a conjugação de três divulgação produza obviedade, é necessário demonstrar a motivação objetiva do técnico no assunto para combinar os ensinamentos; a proximidade ou pertinência técnica entre os documentos; e que a combinação não exige adaptações que ultrapassem o esforço rotineiro do técnico. Esses requisitos não se mostram satisfeitos nos autos.
O próprio perito admitiu que a simples “colagem” do controlador existente em D5/D6 sobre o equipamento de D1 não seria operação plug-and-play: haveria necessidade de programação, ajustes e adaptações para que o controlador exerça a função específica reivindicada (manutenção da fruta estacionária, perfis de velocidade sucessivos, formação de grupos de rolos com diferenciais de velocidade adequados etc.). Em sua explicação o perito reconheceu que “não bastaria a simples tarefa de retirar o controlador de um equipamento e de utilizá-lo em outro, cabendo realizar a programação” admissão que fragiliza a tese de obviedade meramente por combinação.
A tese de obviedade meramente por combinação refere-se a ideia de que uma invenção ou modelo de utilidade não pode ser patenteado se resultar da "mera combinação" de elementos já conhecidos, sem que essa combinação gere um efeito técnico novo, inesperado ou surpreendente em relação ao que já existia no estado da técnica.
O INPI, ao examinar um pedido de patente, avalia se a solução proposta é óbvia para um técnico no assunto. Se a invenção consistir apenas na junção de duas ou mais tecnologias ou componentes já conhecidos, e se o resultado for previsível (ou seja, se cada elemento continuar a desempenhar sua função original sem interação nova), a patente será negada por falta de atividade inventiva.
E essa constatação realizada pelo perito, conforme acima descrito, favorece a conclusão de atividade inventiva porque demonstra que o terceiro elemento exigido pelo perito não se integra de modo rotineiro ao conjunto técnico do documento mais próximo.
Nessa esteira, segue abaixo entendimento jurisprudencial do TRF2:
DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE PATENTE. INOVAÇÃO, ATIVIDADE INVENTIVA E APLICAÇÃO INDUSTRIAL. INEXISTÊNCIA DE OBVIEDADE. VALIDADE DA PATENTE.
I. Caso em exame:
Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade da patente PI 0823664-0, relacionada a equipamento para automação de marcação, perfuração e corte de tiras, com fundamento na existência de novidade e atividade inventiva, conforme parecer técnico do INPI.
II. Questão em discussão:
A questão controvertida envolve a análise dos requisitos de patenteabilidade, especialmente a novidade e a atividade inventiva da patente impugnada, além da possibilidade de nulidade parcial das reivindicações.
III. Razões de decidir:
Conforme elementos constantes nos autos e manifestação do INPI, verificou-se que a invenção cumpre os requisitos de novidade e atividade inventiva, sendo que a combinação de elementos de estado da técnica (documentos D1 e D3) não resultaria em solução óbvia para um técnico no assunto. A automação e compactação do equipamento patenteado configuram avanço técnico não antecipado pelas anterioridades, justificando a validade da patente.
IV. Dispositivo e tese:
Negado provimento à apelação. Mantida a validade integral da patente PI 0823664-0.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.279/96, arts. 8º, 9º, 10, 11, 13, 14, 15 e 47.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência citada.
DECISAO: Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1A. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
(TRF2 , Apelação Cível, 5011374-26.2018.4.02.5101, Rel. ROBERTO DANTES SCHUMAN DE PAULA , 1a. TURMA ESPECIALIZADA , Rel. do Acordao - ROBERTO DANTES SCHUMAN DE PAULA, julgado em 12/11/2024, DJe 25/11/2024 14:09:39)
Destaca-se ainda, que as anterioridades invocadas, pertencem a campos técnicos e finalidades distintas: alguns documentos destinam-se a descascar ou movimentar produtos em perfil em U, outros tratam de acionamentos de roletes em contextos diversos. A diferença de campo técnico e de função reforça a falta de motivação objetiva para que um técnico no assunto combine as técnicas de modo a obter o resultado reivindicado sem empreendimento inventivo próprio.
As diretrizes do INPI explicitam que a pertinência técnica entre documentos é fator determinante; quando ausente, a hipótese de combinação conduzida pelo perito perde sua força.
Efeito técnico procurado e solucionado pela patente, o problema dos “bolsos de não funcionamento” e a redução drástica de paradas para ajustes de setup é um problema técnico concreto e persistente no estado da técnica. A solução reivindicada não se limita à simples automatização de um procedimento mecânico: pretende um controle refinado que permita formar agrupamentos de rolos, manter a fruta estacionária enquanto trabalhada e minimizar paradas, resultando em ganho de eficiência operacional.
O perito reconheceu que o uso de controladores pode conferir solução superior (maior precisão e versatilidade), mas assinalou, ao mesmo tempo, que programações e ajustes seriam necessários: isso demonstra, na prática, que existe um salto técnico entre os elementos isolados do estado da técnica e a solução efetivamente patenteada. Quando a combinação dos elementos conhecidos exige adaptações substanciais que vão além da mera rotina do técnico, tal fato caracteriza indicativo de atividade inventiva (cf. item 5.30 das Diretrizes do INPI efeito técnico inesperado ou distinto do somatório dos efeitos parciais).
Hiato temporal e histórico técnico. Entre as anterioridades mais próximas e o depósito da patente há longo intervalo temporal; o reconhecimento de que o problema persistiu sem solução análoga no mercado ou na literatura técnica até o marco da patente reforça a plausibilidade de que a invenção representou avanço não trivial, o que é elemento a ser ponderado na análise da atividade inventiva. Tal consideração, conjugada às razões anteriores, reforça a conclusão pela existência de inventividade suficiente. Verifica-se assim que a sentença didaticamente ponderou esses fatores e não adotou juízo puramente intuitivo.
Sobre suficiência descritiva e redação das reivindicações.
A sentença reconheceu que o relatório descritivo e o quadro reivindicatório permitem a realização do objeto por técnico no assunto, conforme disposto nos artigos 24 e 25, ambos da LPI, conclusão a que o INPI e o perito chegaram em pontos relevantes. As críticas da apelante relativas a ambiguidades formais foram apreciadas em juízo e não se mostraram capazes de comprometer a função pública da patente (possibilidade de reprodução e delimitação do escopo). Eventuais localizações de imprecisão nas reivindicações foram analisadas e não se traduzem em insuficiência descritiva que justifique nulidade absoluta do título.
Pelo exposto, compreendo que a sentença recorrida acertadamente julgou improcedente o pedido de nulidade da patente PI0312525-4.
O conjunto probatório demonstra, em coerente valoração técnica e jurídica, que a suposta combinação de anterioridades indicada pelo laudo pericial exige adaptações não-rotineiras e provê conexão entre campos técnicos distintos, bem como, a solução reivindicada gera efeito técnico concreto e distinto com redução dos “bolsos de não funcionamento” e significativo ganho de eficiência operacional e, por fim, a suficiência descritiva e a fundamentação do quadro reivindicatório atendem ao comando legal.
Desta maneira, não está demonstrada de forma inequívoca a ausência do requisito da atividade inventiva e tão pouco, a insuficiência descritiva que autorizem a declaração de nulidade do título.
Da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
Em atenção ao disposto no art. 85, §2°, §3° e §11°, do CPC, majoro os honorários fixados anteriormente pela sentença em 10% para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Diante do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO à apelação, mantendo integralmente a sentença.
Documento eletrônico assinado por CLAUDIA FRANCO CORREA, Desembargadora Federal Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002684299v22 e do código CRC f62536d9.
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