Apelação Cível Nº 5011470-31.2024.4.02.5101/RJ
RELATORA: Desembargadora Federal CLAUDIA FRANCO CORREA
RELATÓRIO
Trata-se de apelação cível interposta por CM ARAÚJO COMÉRCIO em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de nulidade de atos administrativos ajuizada por BAHIA COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PRESENTE LTDA. contra o INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI, a ora apelante e a empresa BAMBU COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA.
Na inicial (), a apelante alegou que atua no ramo de comércio varejista de artigos de decoração e presentes e que requereu ao INPI o registro da marca mista "BAMBOO HOME" (processo administrativo nº 924.262.184) na Classe NCL 35 e o pedido foi indeferido pela autarquia federal sob o fundamento de reprodução ou imitação da marca "CASA BAMBU" (registro nº 923.145.109), de titularidade da corré Bambu Comércio de Roupas.
Informou que as marcas são visualmente distintas e que as empresas atuam em segmentos econômicos diversos, como por exemplo decoração versus vestuário e moda, o que afastaria o risco de confusão ou associação indevida, conforme o princípio da especialidade.
Relatou que tal marca é frontalmente colidente com a sua, por possuir núcleo nominativo quase idêntico e por ser destinada ao mesmo ramo de atividade (artigos de decoração), e por fim, pleiteou a nulidade deste registro com base na anterioridade de seu depósito e no direito de precedência.
Na sentença (), julgou integralmente procedentes os pedidos e em sua fundamentação aplicou o princípio da especialidade e a teoria da distância para reconhecer que a marca da autora, "BAMBOO HOME", possui distintividade suficiente em relação à marca "CASA BAMBU", dado que os estabelecimentos visam públicos e produtos distintos.
Declarou a nulidade do registro "BAMBUS HOME" da parte ré CM ARAÚJO COMÉRCIO, por entender que esta atua no mesmo segmento de mercado da autora e utiliza marca com núcleo nominativo praticamente idêntico, o que violaria o inciso XIX do artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial (LPI), mesmo considerando a natureza mista e a relativa fraqueza dos termos "Bambu" e "Home".
Em suas razões recursais (), a parte ré, ora apelante, sustenta que as marcas são mistas e devem ser analisadas pelo conjunto visual, que seria suficientemente distinto (logotipo de "hipercubo" versus "flor de lótus") e os termos "Bambu" e "Home" são descritivos, fracos e evocativos, possuindo proteção mitigada.
Argumentou que o fenômeno da diluição marcária, com inúmeros registros similares convivendo pacificamente na classe 35 e que utiliza a marca de boa-fé desde antes do depósito realizado pela autora.
Em contrarrazões ao recurso de apelação (), a parte autora, ora apelada pugnou pelo desprovimento do recurso, reiterando que a semelhança nominativa absoluta e a identidade de ramos de atuação inviabilizam a coexistência, gerando confusão direta no consumidor e concorrência desleal.
O Ministério Público Federal, (), manifestou ciência e requereu o retorno dos autos após a prolação do acórdão.
É o relatório.
VOTO
Cuida-se de apelação interposta por CM ARAÚJO COMÉRCIO contra sentença proferida, em que BAHIA COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PRESENTE LTDA. requereu a nulidade do indeferimento do pedido de registro nº 924.262.184 da marca BAMBOO HOME e sucessivamente, a nulidade do registro nº 926.256.092 da marca BAMBUS HOME, sob fundamento do artigo 124, XIX, da LPI.
A questão central do processo consiste em definir se houve colidência marcária apta a ensejar o indeferimento do pedido da autora e, de outro lado, a nulidade do registro da corré, à luz do artigo 124, XIX, da LPI, considerando a impressão de conjunto das marcas mistas; o princípio da especialidade (identidade, semelhança ou afinidade dos produtos/serviços); a força distintiva dos elementos nominativos (BAMBOO/BAMBUS e HOME); e a possibilidade de confusão ou associação pelo consumidor médio.
Da admissibilidade.
Conheço do recurso de apelação, eis que presentes os seus requisitos admissibilidade.
Do mérito.
A apelante sustenta que haveria contradição na própria construção da lide e reflexo indevido na sentença, uma vez que a decisão teria reconhecido a relevância do conjunto marcário (inclusive elementos figurativos) para afastar colidência entre BAMBOO HOME e CASA BAMBU, mas teria desconsiderado esse mesmo raciocínio ao anular o registro de BAMBUS HOME.
Delimitação da controvérsia e critérios de exame.
A sentença definiu o objeto da presente demanda: a validade do indeferimento do pedido 924.262.184 (BAMBOO HOME) por suposta anterioridade impeditiva (CASA BAMBU), e validade do deferimento do registro 926.256.092 (BAMBUS HOME) frente à anterioridade (BAMBOO HOME), à luz do artigo 124, XIX, da LPI.
Para aplicação do artigo 124, XIX, da LPI, a sentença adotou método estruturado para aferir identidade/semelhança/afinidade dos produtos ou serviços (princípio da especialidade), análise de reprodução ou imitação do signo e verificação de possibilidade de confusão ou associação, com avaliação pela “impressão de conjunto” e pela apreciação sucessiva dos sinais.
Esse enquadramento afasta a alegação de julgamento contraditório: o mesmo teste foi aplicado a dois conflitos distintos, com premissas fáticas também distintas.
Indeferimento do pedido “BAMBOO HOME” (nº 924.262.184) por anterioridade “CASA BAMBU”: correção da sentença.
A sentença reconheceu que as marcas compartilham o elemento BAMBOO/BAMBU, mas concluiu que não há concorrência nem risco de confusão, porque, embora ambas estejam registradas na classe 35, os serviços não são idênticos e não relacionados: a anterioridade “CASA BAMBU” se liga a comércio de vestuário/calçados, enquanto “BAMBOO HOME” visa assinalar comércio de produtos de decoração e artigos para o lar, com públicos-alvo distintos, sem complementariedade, permutabilidade ou proximidade de exposição típica.
Analisando a especialidade, a decisão também estabeleceu que os registros sob forma mista são suficientemente distintos na impressão de conjunto, considerando estilização/tipologia e demais elementos figurativos.
Desta forma, a sentença reputou incorreto o ato administrativo que indeferiu o pedido de registro, determinando o deferimento do pedido de registro nº 924.262.184.
Segue jurisprudência da 1ª Turma Especializado do TRF2 nesse sentido.
DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO. MARCAS NOMINATIVAS E MISTAS. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. COEXISTÊNCIA MARCÁRIA. AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO "TELLE-QUELLE". RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por FERZZA EQUIPAMENTOS PARA MOTOCICLETAS LTDA contra sentença que declarou a nulidade do indeferimento dos registros nºs 840.549.512, 840.549.520, 840.549.474, 840.549.504, 840.549.490, 840.549.482, 830.120.572 e 829.869.883 para as marcas nominativas "FZ", "FZ1", "FZ03", "FZ07", "FZ09", "FZ10", "FZ15" e "FZ25", na classe 12, de titularidade da autora/apelada. A apelante sustenta a anterioridade de seu registro e a inexistência de distintividade entre as marcas, argumentando a impossibilidade de convivência entre elas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o princípio da anterioridade confere à apelante o direito exclusivo sobre a marca "FZ"; (ii) estabelecer se a coexistência entre as marcas das partes é juridicamente possível, à luz do princípio da especialidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A anterioridade de registro da apelante não afasta a possibilidade de convivência marcária, uma vez que as marcas em análise possuem elementos distintivos suficientes, como a adição de algarismos, e atuam em segmentos mercadológicos que não concorrem diretamente, conforme o princípio da especialidade.
4. A jurisprudência sustenta que marcas similares podem coexistir desde que os produtos ou serviços designados por elas não gerem confusão no público consumidor, conforme o disposto no art. 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial (LPI).
5. O argumento da apelante quanto à não aplicação do princípio "telle-quelle" não se sustenta, pois conforme demonstrado nos autos, a apelada possui diversos registros da marca discutida no exterior, além do registro da "FZ8", no Brasil.
6. A coexistência pacífica de longa data entre marcas semelhantes, sem registros de confusão entre consumidores, reforça a possibilidade de convivência, especialmente diante do grau de atenção do público-alvo, que adquire produtos de alto valor, como motocicletas, com maior cautela e discernimento.
7. O registro da marca "FZ8" pela autarquia especializada também demonstra a possibilidade de convivência entre marcas da mesma família, o que corrobora a ausência de concorrência direta entre as partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A coexistência de marcas com elementos nominativos semelhantes é possível quando há distintividade suficiente e ausência de concorrência direta entre os produtos ou serviços por elas designados.
2. O princípio da anterioridade não confere exclusividade absoluta sobre marcas, sendo necessária a análise de distintividade e especialidade das marcas envolvidas.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.279/1996 (LPI), art. 124, XIX; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.663.455/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22/11/2021, DJe 25/11/2021; TRF2, AC 200102010428707, Des. Federal André Fontes, Segunda Turma Especializada, j. 23/04/2007.
DECISAO: Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1A. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, negar provimento a apelação, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
(TRF2 , Apelação Cível, 5014052-72.2022.4.02.5101, Rel. M. R. J. N. , 1a. TURMA ESPECIALIZADA , Rel. do Acordao - MACARIO RAMOS JUDICE NETO, julgado em 12/11/2024, DJe 16/11/2024 10:53:04) (Grifo Nosso)
Portanto, no tocante a essa temática, a sentença se sustenta em fundamento autônomo e suficiente, quais sejam: inexistência de concorrência e de risco de confusão, pela especialidade e pelo recorte mercadológico com reforço subsidiário pela distinção do conjunto marcário.
Registro “BAMBUS HOME” (nº 926.256.092) frente à anterioridade “BAMBOO HOME”: correção da sentença e inexistência de “contradição”.
No segundo ponto levantado pela apelante, a premissa é oposta: a sentença afirmou expressamente que há concorrência evidente, pois ambos os registros se dirigem aos mesmos serviços (comércio de artigos para o lar), afastando a aplicação do princípio da especialidade “ao menos em princípio”.
A decisão examinou o conjunto e concluiu que, nos elementos nominativos, há grande similitude gráfica, fonética e ideológica: “BAMBOO HOME” versus “BAMBUS HOME”, com diferença mínima (pluralização), insuficiente para conferir distintividade; a pronúncia seria “praticamente idêntica”, com mesma impressão visual e mesmo significado.
A sentença considerou que se tratam de marcas mistas, uma vez que reconheceu diferenças gráficas, contudo, concluiu que não mitigam a enorme proximidade dos termos dominantes, porque o elemento nominativo está em destaque em ambas e a impressão de conjunto faz uma recordar a outra, especialmente na veiculação oral.
E, quanto ao risco de confusão/associação, destacou: a marca “BAMBUS HOME” constitui reprodução parcial de “BAMBOO HOME” e se destina aos mesmos serviços, sendo “inafastável” a suscetibilidade de confusão ou associação indevida.
E consoante a este entendimento, segue abaixo jurisprudência do TRF2:
DIREITO INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO DE MARCA. SIMILARIDADE FONÉTICA E GRÁFICA ENTRE MARCAS. RISCO DE CONFUSÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 124, XIX, DA LPI. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por MODELO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICÍNIOS LTDA. contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade do indeferimento do registro nº 900.273.232, referente à marca mista "PREMIATTA". A apelante sustenta que sua marca não colide com a marca nominativa "PREMIATA", registrada pela apelada J MACEDO S/A, uma vez que atuam em mercados distintos, defendendo a aplicação do Princípio da Especialidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há risco de confusão entre as marcas "PREMIATTA" e "PREMIATA", considerando a semelhança fonética e gráfica; (ii) determinar se o Princípio da Especialidade é aplicável ao caso, de forma a afastar a colidência marcária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A semelhança fonética e gráfica entre as marcas "PREMIATTA" e "PREMIATA" é suficiente para gerar risco de confusão entre os consumidores, especialmente pela identidade do elemento nominativo principal e a proximidade dos produtos comercializados, ambos do ramo alimentício.
4. O acréscimo da letra "T" na marca "PREMIATTA" não confere distintividade suficiente para afastar a colidência com a marca anterior "PREMIATA", sendo irrelevante a modalidade mista da marca da apelante para os fins de distintividade.
5. A afinidade entre os produtos das partes, ambos do setor alimentício, reforça a aplicação do art. 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial (LPI), que veda a reprodução ou imitação de marca registrada que possa causar confusão ou associação indevida.
6. O Princípio da Especialidade não é aplicável no presente caso, pois ambas as empresas atuam em setores afins (alimentício), sendo seus produtos encontrados em pontos de venda comuns, como supermercados, aumentando o risco de confusão por parte dos consumidores.
7. A alegação de violação ao princípio da isonomia pela apelante não prospera, visto que outras marcas mencionadas por ela, como "PREMIARE" e "PREMIALI", apresentam maior distinção em relação à marca "PREMIATA", o que justifica o tratamento diferenciado pelo INPI.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A similaridade fonética e gráfica entre marcas que atuam em mercados afins é suficiente para configurar colidência e risco de confusão, nos termos do art. 124, XIX, da LPI.
2. O Princípio da Especialidade não é aplicável quando as marcas em disputa operam no mesmo segmento de mercado, aumentando o risco de confusão por parte do consumidor.
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Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.279/1996 (LPI), art. 124, XIX; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.867.230/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/08/2021, DJe 19/08/2021.
DECISAO: Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1A. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por maioria, vencida a Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER, negar provimento à apelação, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
(TRF2 , Apelação Cível, 5058412-97.2019.4.02.5101, Rel. M. R. J. N. , 1a. TURMA ESPECIALIZADA , Rel. do Acordao - MACARIO RAMOS JUDICE NETO, julgado em 12/11/2024, DJe 14/11/2024 18:54:17) (Grifo osso)
Destaca-se ainda, que por se tratar de marcas destinadas a serviços, o potencial diferenciador do logotipo tende a ser menor na realidade de consumo, pois a representação gráfica não estará comumente visível ao consumidor como ocorre em produtos/embalagens.
Diante disso, o reconhecimento de nulidade do registro nº 926.256.092 não decorre de mudança arbitrária de critério, mas do resultado do mesmo teste aplicado a um cenário em que: há concorrência direta e a similitude nominativa é extrema, com insuficiência do aparato gráfico para afastar a confusão provável.
Assim, não procede a tese recursal de “contradição” entre o raciocínio aplicado no primeiro e no segundo conflito acima pontuados. O que muda é o quadro fático-jurídico: no primeiro, mercados não concorrentes e convivência possível; no segundo, sobreposição de serviços e núcleo nominativo praticamente idêntico, gerando confusão.
Mantidos os fundamentos de procedência, preserva-se integralmente o dispositivo referentes a nulidade do indeferimento do pedido 924.262.184, com determinação de deferimento pelo INPI, e a nulidade do registro 926.256.092, com as anotações e publicações determinadas.
Da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
No tocante às verbas de sucumbência, por compreender que na sentença fixou percentuais e base de cálculo expressamente indicados e não há impugnação específica suficiente para afastar tais comandos, mantenho o percentual estabelecido na sentença.
Diante do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO à apelação, mantendo integralmente a sentença.
Documento eletrônico assinado por CLAUDIA FRANCO CORREA, Desembargadora Federal Revisora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002651479v36 e do código CRC b534abcb.
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