Apelação Cível Nº 5062249-87.2024.4.02.5101/RJ
RELATORA: Desembargadora Federal CLAUDIA FRANCO CORREA
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por WEG S.A. contra a sentença proferida pela 13ª Vara Cível Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Nulidade de registros de marca, buscando a reforma integral da decisão, com a consequente declaração de nulidade dos registros das marcas "WE", de titularidade de WEWORK COMPANIES LLC, na classe 37, e a inversão dos ônus sucumbenciais.
Na inicial (), a apelante buscou a anulação dos registros da marca “WE” na forma mista, concedidos pelo INPI à apelada, WEWORK COMPANIES LLC (US), sob os números 916480445 e 916878937, ambos na classe 37.
Argumentou que a marca “WE” constitui reprodução e imitação do elemento preponderante de sua marca anterior “WEG”, registrada e em uso há mais de 44 anos na mesma classe 37 para serviços afins de instalação, reparação e manutenção de sistemas e equipamentos elétricos e eletrônicos.
Informou que o INPI concedeu os registros sem observar a anterioridade da marca e do nome empresarial da apelante, bem como a colidência de serviços e sustentou que a conduta da apelada configura concorrência desleal e aproveitamento parasitário da fama e reputação da marca “WEG”, gerando risco de confusão ou associação indevida entre os consumidores e causando danos irreversíveis à apelante.
Na sentença (), que julgou improcedentes os pedidos de decretação de nulidade dos registros n. 916.480.445 e 916.878.937 para a marca mista "WE", de titularidade da apelada e a apelante foi condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 18% sobre o valor atribuído à causa, em favor do INPI e da WEWORK COMPANIES LLC, pro rata.
Fundamentou no sentido de, apesar de reconhecer uma afinidade mínima entre os serviços (instalações elétricas), concluiu que não há reprodução ou imitação gráfica ou fonética entre o nome empresarial "WEG" da autora e a marca "WE" da ré. Assim, afastou a violação do art. 124, V da LPI, verificou a afinidade mínima dos serviços na classe 37 e concluiu que as marcas "WEG" (composta pelas iniciais dos fundadores, termo de fantasia, tipografia quadrada e geométrica) e "WE" (pronome "nós", evocando coletividade, inserido em círculo, tipografia curvilínea e minimalista) possuem impressões de conjunto distintas em aspectos gráfico, fonético e ideológico.
Considerou que as áreas de atuação e mercados-alvo são diversos, o que possibilita a convivência pacífica das marcas. Julgou improcedente o pedido com base no art. 124, XIX da LPI, pois entendeu que este dispositivo se aplica a marcas não registradas no País, ou, se registradas, se a impugnada for anterior. Como a apelante é titular de marcas registradas "WEG" no Brasil, o art. 124, XXIII da LPI não se aplica ao caso.
Asseverou, por fim, que a proteção por notoriedade não dispensa a existência de colidência, tendo sido afastada a hipótese de colidência entre as marcas por serem suficientemente distintas, a pretensão com base no art. 126 da LPI também foi julgada improcedente.
Em suas razões recursais (), a apelante sustenta que a mera supressão da consoante "G" da marca "WEG" na marca "WE" é insuficiente para afastar a semelhança gráfica e fonética, induzindo o consumidor a erro e gerando risco de confusão e destaca seus registros anteriores na classe 37 para serviços de reparação, manutenção e montagem de máquinas e aparelhos elétricos, eletrônicos e científicos, afirmando que os serviços da marca "WE" abrangem serviços idênticos ou afins, como "Serviços de instalação" e "instalação de sistemas elétricos", o que tornaria inaplicável o princípio da especialidade.
Reitera a notoriedade de sua marca "WEG", construída ao longo de décadas e reconhecida globalmente, e a proteção especial conferida pelo Art. 126 da Lei nº 9.279/96, que estende seus efeitos a todos os ramos de atividade, independentemente da identidade de produtos ou serviços e defende que a notoriedade de "WEG" abrange os serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos, e que a marca "WE" se beneficia indevidamente de sua reputação.
Alega que a reprodução de seu nome empresarial "WEG S.A." pela marca "WE", protegida pelo Art. 124, inciso V, da Lei nº 9.279/96 e pelos artigos do Código Civil, o que geraria um inaceitável risco de confusão e associação indevida e argumenta que a conduta de WEWORK COMPANIES LLC configura concorrência desleal e aproveitamento parasitário, buscando desviar clientela e diluir a força distintiva da marca "WEG", que é resultado de vastos investimentos.
Diante dos argumentos, WEG S.A. requer a concessão de efeito suspensivo à apelação, nos termos do Art. 1.012, § 4º do CPC, devido ao fumus boni iuris e periculum in mora e requer, por fim, que o recurso seja conhecido e provido para reformar integralmente a sentença, declarar a nulidade dos registros das marcas "WE" (nos. 916480445 e 916878937) na classe 37 com efeitos ex tunc, reconhecer a violação de seus direitos marcários, a notoriedade da marca "WEG" e a reprodução de seu nome empresarial, e inverter os ônus sucumbenciais, condenando os apelados ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
Em contrarrazões (), o INPI requer o conhecimento e o desprovimento das razões de apelação, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, destacando que a decisão de primeiro grau teria aplicado corretamente a técnica do direito marcário ao realizar o cotejo global dos sinais, considerando a impressão de conjunto perante o consumidor relevante e que a eventual semelhança parcial, decorrente do compartilhamento de elementos fracos e de uso comum na linguagem ("we", pronome inglês de alta difusão), não possui densidade distintiva apta a induzir erro, especialmente ao se considerar a apresentação figurativa, a arquitetura visual dos signos e o contexto mercadológico de uso.
Reforçou que foi afastado corretamente a incidência do artigo 124, inciso XIX, da LPI, uma vez que não se trata de reprodução ou imitação total ou parcial suscetível de causar confusão para assinalar produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins e argumentou que não assiste razão à invocação do artigo 126 da LPI, que trata da proteção de marca notoriamente conhecida e o simples porte econômico da apelante ou a notoriedade setorial da sigla "WEG" não bastariam para expandir a tutela a classes, mercados ou contextos gráficos alheios ao âmbito em que o renome teria sido demonstrado.
Por fim, contrapõe a tese fundada no artigo 124, inciso V, da LPI, e nas disposições do Código Civil sobre nome empresarial, a norma marcária, segundo o INPI, não confere exclusividade erga omnes do nome empresarial como obstáculo absoluto ao registro de marca com elemento vocabular semelhante, sobretudo quando ausentes identidade de ramos, risco de confusão e sobreposição distintiva e não foi demonstrada prática de concorrência desleal, aproveitamento parasitário ou qualquer outro desvio reprovável, faltando substrato fático que ultrapasse alegações genéricas ou presunções.
Em contrarrazões ao recurso de apelação (), a apelante preliminarmente, a WeWork arguiu a tempestividade de sua manifestação e requereu o indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação, sustentando que a regra do artigo 1.012, § 1º, inciso V, do CPC prevê o recebimento apenas no efeito devolutivo, e que a apelante não demonstrou fumus boni iuris e periculum in mora que justificassem a excepcionalidade.
No mérito, a WeWork defendeu a manutenção dos seus registros marcários e da sentença de primeiro grau, que julgou improcedente a ação de nulidade. Argumentou pela inaplicabilidade dos artigos 124, incisos V, XIX e XXIII, da LPI, em razão da ausência de risco de confusão ou associação indevida entre as marcas.
A WeWork também enfatizou que as marcas "WEG" e "WE" são visualmente, foneticamente e conceitualmente distintas, citando a teoria do todo indivisível. A marca "WEG" é um acrônimo dos nomes dos fundadores da Apelante, ao passo que "WE" é um pronome em inglês que remete a coletividade, alinhado ao negócio de espaços compartilhados da WeWork e evidenciou ainda que o termo "WEG" e suas variações são amplamente utilizados por diversas empresas, inclusive no setor elétrico/mecânico, e que a própria WEG S.A. já convive pacificamente com outros signos semelhantes no mercado, tanto no Brasil quanto no exterior.
O Ministério Público Federal, (), informou que o simples fato de uma das partes ser Pessoa Jurídica de Direito Público não é suficiente a determinar a intervenção do Ministério Público, pois, neste aspecto, faz-se necessário distinguir o interesse público secundário do primário, de modo a restringir a participação do Ministério Público aos processos que cuidem da tutela dos interesses públicos primários, uma vez que a defesa dos entes públicos já é feita por seus próprios procuradores, razão pela qual opina pela não intervenção no feito em virtude dos fundamentos aduzidos.
É o relatório.
VOTO
Conforme relatado, trata-se de apelação interposta tempestivamente, por WEG S.A. contra a sentença proferida pela 13ª Vara Cível Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Nulidade de registros de marca, buscando a reforma integral da decisão, com a consequente declaração de nulidade dos registros das marcas "WE", de titularidade de WEWORK COMPANIES LLC, na classe 37, e a inversão dos ônus sucumbenciais.
A controvérsia recursal limita-se à verificação de eventual colidência entre a marca WEG, da apelante, e a marca WE, da apelada, à luz dos fundamentos previstos na LPI, notadamente quanto à suposta reprodução de nome empresarial, à alegada reprodução ou imitação de marca anteriormente registrada e à invocada notoriedade da marca “WEG”.
Da admissibilidade.
Conheço do recurso de apelação, eis que presentes os seus requisitos admissibilidade.
Da inaplicabilidade do efeito suspensivo
A apelada suscitou, preliminarmente, a inaplicabilidade do efeito suspensivo, afirmando que a apelação não demonstrou os requisitos do art. 1.012, §4º, do CPC.
A análise do mérito confirma essa conclusão: não há probabilidade de provimento e não há risco de dano irreparável, especialmente diante da convivência pacífica das marcas por vários anos e da ausência de qualquer incidente de confusão.
A negativa do efeito suspensivo é consequência lógica.
Da inexistência de reprodução ou imitação apta a atrair o art. 124, V, XIX e XXIII, da LPI.
A sentença examinou de maneira integral o cotejo marcário, valendo-se dos critérios do Manual de Marcas do INPI, concluindo que WEG e WE possuem diferenças substanciais nos planos fonético, gráfico e conceitual.
Tais conclusões encontram ampla sustentação nos autos, especialmente no tocante aos sinais WEG e WE apresentam diferenças substanciais sob os aspectos gráfico, fonético e conceitua; concluindo que WEG constitui termo de fantasia formado pelas iniciais dos fundadores, enquanto WE é o pronome inglês ‘nós’, evocando pertencimento e coletividade e que as marcas possuem composições visuais distintas: a da autora, geométrica e robusta; a da ré, curvilínea e inserida em círculo.
Em termos jurídicos, a aplicação do art. 124, XIX, da LPI exige possibilidade concreta de confusão sob a perspectiva do consumidor médio, circunstância expressamente afastada pelo Juízo a quo: “essa diferenciação, somada à diversidade de públicos e áreas de atuação das empresas, afasta qualquer possibilidade de confusão pelo consumidor médio”
Entendimento este que coaduna com a jurisprudência do TRF, conforme abaixo descrito:
EMENTA: DIREITO MARCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO DE MARCA. ALEGAÇÃO DE REPRODUÇÃO E IMITAÇÃO. SUFICIENTE DISTINÇÃO ENTRE OS SINAIS. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por Grendene S.A. contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade do ato administrativo que concedeu o registro da marca "GRINGA" a Rafaela Reck 82798443091. A autora sustentou violação ao artigo 124, XIX, da Lei nº 9.279/96, alegando semelhança com sua marca "GINGA".
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se o registro da marca "GRINGA" configura reprodução ou imitação da marca "GINGA", de titularidade da apelante, de forma a induzir confusão ou associação indevida no público consumidor, nos termos do artigo 124, XIX, da Lei nº 9.279/96.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A análise dos sinais distintivos indica que, embora compartilhem parte de seus elementos nominativos, há diferenças fonéticas, ideológicas e gráficas suficientes para afastar o risco de confusão.A marca "GRINGA" possui significado próprio e distinto da marca "GINGA", sendo que o acréscimo da letra "r" altera a percepção do público consumidor.A convivência das marcas no mercado desde 2013 sem prova de confusão efetiva reforça a possibilidade de coexistência pacífica dos sinais.O exame marcário deve considerar o conjunto da marca, e não apenas a semelhança de determinados elementos, conforme entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência.O INPI, ao conceder o registro da marca "GRINGA", agiu dentro de sua competência e observou os critérios técnicos aplicáveis, inexistindo violação ao princípio da isonomia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
TESE DE JULGAMENTO:
A semelhança parcial entre marcas não é suficiente para configurar confusão ou associação indevida quando há diferenciação fonética, ideológica e gráfica capaz de garantir sua distintividade.A coexistência pacífica das marcas no mercado por longo período sem comprovação de confusão efetiva reforça a validade do registro contestado.A análise da reprodução ou imitação de marcas deve considerar o conjunto distintivo dos sinais, não se limitando a semelhanças isoladas.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.279/96, art. 124, XIX; CPC/2015, art. 85, §2º, §3º e §11º.
Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes.
DECISAO: Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
(TRF2 , Apelação Cível, 5052471-64.2022.4.02.5101, Rel. S. S. , 1ª TURMA ESPECIALIZADA , Rel. do Acordao - SIMONE SCHREIBER, julgado em 19/03/2025, DJe 20/03/2025 17:13:33)
A apelante não demonstrou fatos concretos que indiquem risco de associação indevida, concorrência desleal ou aproveitamento parasitário, conforme ressaltado nas contrarrazões da WeWork:
“não tendo sido indicados fatos concretos que indiquem atuação parasitária ou concorrência desleal […] é de se admitir a convivência entre nome comercial e marca”
Assim, não se configura nenhum dos impedimentos previstos nos incisos V, XIX ou XXIII do art. 124 da LPI.
Da inexistência de violação ao nome empresarial da autora (art. 124, V, da LPI).
Foi abordado, adequadamente, a respeito da distinção entre marca e nome empresarial, destacando que tais signos possuem natureza e funções diversas e que a coincidência parcial de elementos nominativos não implica, por si só, afronta ao art. 124, V, da LPI.
A análise demonstrou que WEG e WE possuem origem e carga semântica distintas, que não existe prova de que o uso da marca WE induza terceiros a supor vínculo com a empresa apelante e que muitas empresas utilizam fragmentos nominativos semelhantes, que já se encontram “desgastados e diluídos” no mercado, como observado nas contrarrazões da WeWork, reforçando a inexistência de exclusividade natural sobre tais siglas.
Assim, correta a conclusão judicial pela compatibilidade e coexistência pacífica entre nome empresarial e marca.
Da não incidência do art. 126 da LPI (marca notoriamente conhecida).
A sentença enfrentou de modo claro a alegação de notoriedade, concluindo que a autora não logrou demonstrar os requisitos para incidência da proteção especial prevista no art. 126 da LPI.
Com base no conjunto probatório, o Juízo afirmou: “não haveria notoriedade apta a atrair o art. 126 da LPI”.
Ademais, a notoriedade alegada refere-se ao segmento industrial da apelante, não se estendendo automaticamente a todas as classes e ramos. A sentença foi precisa ao ressaltar que as atividades das partes apenas “guardam afinidade mínima” e são “distintas”, uma vez que a WEG atua no setor industrial, enquanto a WeWork presta serviços imobiliários e de locação de espaços corporativos, o que “inviabiliza o risco de concorrência”.
A proteção especial conferida às marcas notoriamente conhecidas exige demonstração inequívoca do renome no ramo de atividade específico e da efetiva possibilidade de associação indevida. O acervo dos autos não comprova notoriedade com alcance suficiente para afastar o princípio da especialidade nem evidencia que a apelada buscou se aproveitar do suposto renome da apelante. A diferença estrutural dos mercados envolvidos, aliada à divergência marcária, inviabiliza a aplicação da exceção ao sistema atributivo de registro.
Ressalte-se que o INPI, no âmbito administrativo, igualmente concluiu pela validade dos registros impugnados, tendo negado provimento ao processo administrativo de nulidade instaurado pela própria apelante, o que reforça a correção da decisão judicial recorrida
Corroborando com entendimento jurisprudencial do TRF2, nesse sentido, conforme abaixo descrito:
DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO DE MARCA. AUSÊNCIA DE COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CONFUSÃO OU CONCORRÊNCIA DESLEAL. INEXISTÊNCIA DE NOTORIEDADE RECONHECIDA PELO INPI. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade do registro da marca mista "LELLYS" (nº 907.946.712), na classe NCL (10) 25, concedido pelo INPI à empresa ré. A apelante/autora sustenta a suposta colidência da marca da apelada/ré com os signos distintivos do grupo "LE LIS" e pleiteia a aplicação da proteção especial prevista para marcas notoriamente conhecidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há colidência entre os sinais marcários capazes de gerar confusão no público consumidor; (ii) estabelecer se a marca da autora faz jus à proteção especial prevista no artigo 126 da Lei de Propriedade Industrial (LPI), na condição de marca notoriamente conhecida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A caracterização da infração marcária exige a demonstração de que a coexistência dos sinais seja apta a gerar confusão no consumidor ou causar prejuízo ao titular anterior, o que não se verifica no caso concreto, ante a diferenciação fonética, gráfica e visual dos signos analisados.
4. A aplicação da Teoria da Distância permite concluir que os elementos distintivos, como a tipografia, o fundo colorido e os elementos gráficos específicos, afastam a possibilidade de confusão ou associação indevida entre as marcas.
5. A diferença entre os públicos-alvo -- um de alto poder aquisitivo, presente em grandes centros urbanos (apelante/autora), e outro local, em município de pequeno porte (apelada/ré) -- reforça a inexistência de concorrência direta ou risco de confusão.
6. A proteção conferida às marcas notoriamente conhecidas, nos termos do art. 126 da LPI e do art. 6º bis da Convenção da União de Paris, pressupõe reconhecimento prévio pelo INPI, o que não ocorreu no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A coexistência de marcas que não apresentam identidade fonética, visual ou gráfica relevante, e que se destinam a públicos-alvo distintos, não configura risco de confusão ou concorrência desleal.
2. O reconhecimento da notoriedade de marca, para fins de proteção especial nos termos do art. 126 da LPI, exige prévia manifestação do INPI ou requerimento administrativo específico.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.279/1996 (LPI), arts. 124, XIX, e 126; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.346.089/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 05.05.2015, DJe 14.05.2015; STJ, REsp 1.190.341/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; TRF2, AC 0225697-74.2017.4.02.5101, Rel. Des. Fed. André Fontes, e-DJF2R 15.07.2019; STJ, REsp 1.773.244, voto-vista Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 05.04.2019.
DECISAO: Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA, para MANTER A SENTENÇA, majorando a verba honorária em 2% (dois por cento), na forma do disposto no artigo 85, §11 do CPC, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
(TRF2 , Apelação Cível, 5019811-80.2023.4.02.5101, Rel. MARCELO LEONARDO TAVARES , 1ª TURMA ESPECIALIZADA , Rel. do Acordao - MARCELO LEONARDO TAVARES, julgado em 11/06/2025, DJe 03/07/2025 12:01:09)
Não há base documental para reconhecer indiscriminadamente notoriedade transsetorial.
Da inexistência de concorrência desleal ou aproveitamento parasitário.
A tese recursal não se sustenta ante o conjunto probatório e o juízo de origem foi categórico ao afirmar que não há qualquer indício de conduta desleal, nas contrarrazões da WeWork reiteraram que a apelante falhou em apresentar fatos ou provas do alegado risco de confusão, aproveitamento parasitário ou concorrência desleal.
A prova dos autos confirma coexistência pacífica, diversidade de segmentos, e ausência total de incidentes de confusão no mercado.
Da atuação regular do INPI.
A sentença afirmou, com apoio documental, que o INPI atuou corretamente ao deferir os registros da WeWork, inexistindo ilegalidade ou afronta à Lei de Propriedade Industrial, bem como consta dos autos que o INPI manteve administrativamente o registro nº 916.878.937, negando provimento ao recurso da WEG, após avaliação técnica aprofundada.
A decisão judicial prestigia o ato administrativo especializado, harmônico com a jurisprudência consolidada de que o exame técnico do INPI é dotado de presunção de legitimidade e especialidade.
Da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
Mantenho os honorários fixados anteriormente pela sentença em 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da causa.
À luz do exposto, não vislumbro qualquer razão para reforma da sentença, que se apresenta tecnicamente fundamentada, coerente com a legislação de regência, com a jurisprudência e com os critérios oficiais do INPI, além de estar inteiramente amparada nas provas dos autos.
Por tais fundamentos, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO à apelação, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência.
Documento eletrônico assinado por CLAUDIA FRANCO CORREA, Desembargadora Federal Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002648910v13 e do código CRC 383fd386.
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Signatário (a): CLAUDIA FRANCO CORREA
Data e Hora: 02/12/2025, às 16:37:29