Apelação Cível Nº 5054081-67.2022.4.02.5101/RJ

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Sandvik Mining and Construction Oy e Sandvik Mining and Rock Technology do Brasil contra sentença que julgou improcedente a ação de nulidade de ato administrativo ajuizada em face do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI (evento 26, SENT1).

Na origem, as autoras pleitearam a anulação do ato administrativo que manteve o indeferimento do pedido de registro marcário nº 917.007.573, referente à marca nominativa “DIGITAL DRILLER”, requerida para assinalar produtos da classe 09, especificados como simuladores constituídos por hardware e software de computador para fins de treinamento. O indeferimento foi fundamentado no art. 124, VI, da Lei nº 9.279/1996, ao entendimento de que o sinal possuiria caráter meramente descritivo, por guardar relação direta com os produtos indicados, carecendo de suficiente distintividade (evento 1, INIC1).

A sentença recorrida acolheu os fundamentos adotados pela Autarquia, consignando que, consideradas as traduções dos termos que compõem a expressão “DIGITAL DRILLER” e a natureza dos produtos a serem assinalados, estaria configurada hipótese de vedação legal ao registro marcário, razão pela qual julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando as autoras ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (evento 26, SENT1).

Inconformadas, as autoras interpuseram o presente recurso de apelação (evento 35, APELACAO1), sustentando que a marca “DIGITAL DRILLER” não possui natureza descritiva, podendo ser classificada como marca arbitrária ou, no máximo, evocativa, dotada de suficiente distintividade, o que afastaria a incidência da vedação prevista no art. 124, VI, da Lei de Propriedade Industrial. Sustentam que o indeferimento administrativo e a sentença se basearam em equívoco linguístico e semântico, ao analisarem o significado do vocábulo “drill”, distinto daquele efetivamente requerido (“driller”), atribuindo à expressão sentido que não corresponde ao objeto do pedido de registro.

Alegam, ainda, que a marca não se traduz como “simulador digital”, tampouco descreve direta ou imediatamente os produtos assinalados, exigindo do consumidor esforço cognitivo para eventual associação, o que afastaria o caráter descritivo. Ressaltam que o sinal encontra-se validamente registrado em mais de sessenta países, inclusive em jurisdições de língua inglesa e signatárias da Convenção da União de Paris, cujas legislações igualmente vedam o registro de marcas descritivas, sendo o Brasil o único país a indeferir o pedido. Nesse contexto, defendem a aplicabilidade do art. 6º quinquies da Convenção da União de Paris, consagrador do princípio do telle quelle, argumento que, segundo afirmam, não foi enfrentado na sentença, em afronta ao art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil.

Aduzem possuir mais de 160 anos no ramo de engenharia de alta tecnologia, atuando em cerca de 150 países e sendo fornecedoras de produtos e serviços para as indústrias de mineração e construção. Destacam o vasto portfólio de marcas, incluindo "DIGITAL DRILLER", utilizada para identificar soluções compactas e flexíveis para treinamento de operadores ou equipes de manutenção de perfuratrizes. Alegam que a expressão "DIGITAL DRILLER" não possui relação direta com a atividade comercial, que a Autarquia já deferiu marcas similares em língua inglesa, e que o caso ampara a aplicação do artigo 6º quinquies da Convenção da União de Paris (CUP).

Sustentam, por fim, que, ainda que se entendesse pela ausência de distintividade originária, a marca teria adquirido distintividade superveniente, em razão do uso contínuo, intenso e global, fenômeno conhecido como secondary meaning, sendo amplamente reconhecida no segmento de mineração e treinamento técnico especializado. Requerem, ao final, a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da nulidade do ato administrativo do INPI e a consequente viabilização do registro marcário, bem como a inversão dos ônus sucumbenciais.

O INPI apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença, ao argumento de que a marca é composta por termos de uso comum e descritivos, incapazes de individualizar a origem dos produtos, sustentando, ainda, que o fato de o sinal ter sido registrado em outros países não vincula a atuação da autoridade administrativa brasileira (evento 41, CONTRAZ1).

O Ministério Público Federal não opinou, ao argumento de que a causa não se reveste de interesse público que justifique sua intervenção (evento 4, PROMOCAO1).

É o relatório.

Documento eletrônico assinado por JULIO DE CASTILHOS, Desembargador Federal Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002679694v4 e do código CRC 6e23dce8.

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Apelação Cível Nº 5054081-67.2022.4.02.5101/RJ

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por Sandvik Mining and Construction Oy e Sandvik Mining and Rock Technology do Brasil contra sentença que julgou improcedente a ação de nulidade de ato administrativo ajuizada em face do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI (evento 26, SENT1).

MÉRITO

As marcas desempenham papel de relevo no sistema jurídico pátrio, exercendo dupla função no âmbito da ordem econômica. De um lado, constituem instrumentos de concorrência, na medida em que permitem a diferenciação entre produtos e serviços de distintos fornecedores, assegurando a cada agente econômico a apropriação de sinais distintivos aptos a individualizar sua atividade. De outro, cumprem função protetiva em relação ao consumidor, ao possibilitar a identificação segura e precisa do produto ou serviço que pretende adquirir, evitando confusão e garantindo a transparência nas relações de consumo. Sobre o tema, ensina Denis Barbosa:

"A marca, ao designar um produto, mercadorias ou serviço, serve para em princípio para identificar a sua origem; mas, usada como propaganda, além de poder também identificar a origem, deve primordialmente incitar ao consumo, ou valorizar a atividade empresarial do titular.

Conforme a clássica justificativa do sistema de marcas, a proteção jurídica tem por finalidade em primeiro lugar proteger o investimento do empresário; em segundo lugar, garantir ao consumidor a capacidade de discernir o bom e o mau produto. O exercício equilibrado e compatível com a função social desta propriedade levaria a que o investimento em qualidade seria reconhecido."

(BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. Editora Lumen Juris, p. 698/699).

Nos termos do art. 122 da LPI, são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, desde que não incidam em hipóteses de proibição legal. Entre estas, o art. 124, VI, veda o registro de sinais genéricos, comuns, vulgares ou meramente descritivos, quando relacionados ao produto ou serviço a distinguir, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva.

A finalidade da norma é clara: impedir o monopólio sobre expressões que devem permanecer disponíveis a todos os agentes do mercado, bem como evitar concorrência desleal e confusão ao consumidor.

No caso, a controvérsia gravita em torno da verificação da registrabilidade da marca nominativa “DIGITAL DRILLER”, requerida para identificar produtos da classe 09, consistentes em simuladores constituídos por hardware e software de computador para fins de treinamento, cujo pedido foi indeferido pelo INPI com fundamento no art. 124, VI, da Lei nº 9.279/1996, ao entendimento de que o sinal seria descritivo e destituído de distintividade.

Nesse passo, importa considerar que a vedação contida no art. 124, VI, da LPI dirige-se aos sinais que descrevam, de forma direta e imediata, a natureza, a finalidade, a qualidade ou outras características do produto ou serviço, de modo que a simples percepção do signo permita ao consumidor identificar, sem esforço intelectual, aquilo que é oferecido.

No caso, entretanto, em que pese a decisão administrativa e os fundamentos da sentença recorrida, não vislumbro que seja esta a hipótese dos autos.

Com efeito, a expressão “DIGITAL DRILLER”, que pode ser traduzida como "perfurador digital", considerada em seu conjunto, não descreve de maneira direta os produtos que se pretende assinalar (simuladores constituídos por hardware de computador e software de computador para fins de treinamento). Ainda que os vocábulos que a compõem possuam significado no idioma inglês, a associação entre a expressão e simuladores digitais para treinamento em mineração não se dá de forma automática ou imediata, exigindo do consumidor um processo interpretativo e associativo.

Tal circunstância afasta o caráter descritivo stricto sensu e insere o sinal, no mínimo, no campo das marcas evocativas, senão arbitrárias, categorias reconhecidamente dotadas de distintividade suficiente para registro.

Como se sabe, as marcas evocativas são aquelas que sugerem, de maneira indireta ou alusiva, alguma característica do produto ou serviço, sem, contudo, descrevê-lo objetivamente. Já as marcas arbitrárias utilizam termos existentes na linguagem comum, porém desvinculados do produto que assinalam. Em ambos os casos, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que tais sinais são registráveis, justamente porque cumprem a função distintiva essencial da marca, qual seja, a de identificar a origem empresarial do produto ou serviço.

Nesse sentido, a interpretação conferida pelo INPI, e acolhida pela sentença recorrida, revela-se excessivamente restritiva, por fragmentar os elementos da marca e lhes atribuir significado isolado, em detrimento da análise do conjunto marcário, método que deve prevalecer segundo a doutrina e a jurisprudência consolidadas. A marca deve ser apreciada tal como percebida pelo consumidor médio, no contexto do mercado, e não a partir de traduções literais ou decomposições semânticas abstratas.

Ressalte-se, ainda, que o fato de determinado signo possuir alguma carga sugestiva ou evocativa não o torna automaticamente irregistrável. A Lei de Propriedade Industrial não veda marcas evocativas; ao contrário, apenas exclui da proteção aquelas que sejam exclusivamente descritivas, genéricas ou necessárias, o que não se verifica no caso concreto.

Outro aspecto relevante reside no fato de que a marca “DIGITAL DRILLER” encontra-se registrada em diversos países, inclusive em jurisdições que igualmente adotam critérios rigorosos quanto à vedação de sinais descritivos. Embora o registro estrangeiro não vincule, por si só, a atuação da autoridade administrativa brasileira, constitui elemento relevante de interpretação, sobretudo à luz da Convenção da União de Paris, da qual o Brasil é signatário, e do art. 6º quinquies, que consagra o princípio do telle quelle.

Ressalte-se que o aludido art. 6º quinquies da CUP autoriza a proteção de marcas registradas no país de origem, admitindo recusa apenas quando houver falta absoluta de distintividade. Como visto, essa não é a situação dos autos. O sinal aqui examinado revela inventividade mínima suficiente para superar a exceção prevista na alínea B(2) do dispositivo convencional.

Neste sentido:

DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MARCAS. ART. 124, VI, DA LPI. EXPRESSÕES EM LÍNGUA ESTRANGEIRA. CARÁTER EVOCATIVO. DISTINTIVIDADE MÍNIMA. PRINCÍPIO TELLE QUELLE. REGISTRO MARCÁRIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Livelong Pet Nutrition Corporation e Livelong Pet Nutrition Comércio de Ração Animal do Brasil Ltda. contra sentença que julgou improcedente ação de nulidade visando desconstituir decisões do INPI que indeferiram os pedidos de registro das marcas “ALIMENTO COMPLETO PARA CÃES LIVELONG HEALTHY & STRONG VEGETAIS SELECIONADOS ALIMENTO SEM GRÃOS” (mista, nº 917910494), “ALIMENTO COMPLETO PARA GATOS LIVELONG HEALTHY STRONG VEGETAIS SELECIONADOS ALIMENTO SEM GRÃOS” (nominativa, nº 917909275) e “LIVELONG HEALTHY & STRONG” (mista, nº 916151964), todas destinadas a assinalar produtos da classe 31.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se as expressões “LIVELONG HEALTHY STRONG”, isoladas ou em conjunto com elementos figurativos e descritivos, configuram sinais meramente descritivos vedados pelo art. 124, VI, da LPI; e
(ii) estabelecer se, à luz do art. 6º quinquies da Convenção da União de Paris, é possível reconhecer distintividade suficiente para permitir o registro da marca no Brasil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Termos evocativos que não descrevem de forma direta e imediata espécie, natureza, qualidade ou finalidade do produto atendem ao requisito de distintividade exigido pela LPI.

4. As expressões em língua inglesa “LIVELONG”, “HEALTHY” e “STRONG” formam conjunto semântico sugestivo, cuja compreensão depende de interpretação mediata do consumidor, afastando o caráter meramente descritivo.

5. A combinação não corresponde a descrição usual no mercado de alimentação animal, apresentando composição frasal peculiar apta a individualizar a origem empresarial.

6. A presença de elementos figurativos nos sinais mistos reforça a individualização do conjunto marcário, contribuindo para conferir distintividade.

7. O art. 124, VI, da LPI não impede o registro de marcas evocativas, apenas vedando sinais genéricos ou exclusivamente descritivos, situações não configuradas no caso concreto.

8. O art. 6º quinquies da Convenção da União de Paris admite recusa apenas quando ausente distintividade absoluta, hipótese não verificada, pois o sinal apresenta arbitrariedade mínima suficiente para proteção.

9. A interpretação harmônica entre territorialidade e proteção internacional conduz ao reconhecimento da possibilidade de registro quando existente distintividade razoável, ainda que presente carga laudatória.

10. O conjunto marcário examinado possui singularidade apta a identificar a origem empresarial, razão pela qual o indeferimento administrativo não se sustenta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Expressões evocativas que não descrevem de modo direto e imediato características do produto possuem distintividade suficiente para registro, nos termos do art. 124, VI, da LPI.

2. A proteção prevista no art. 6º quinquies da Convenção da União de Paris impede a recusa do registro quando haja distintividade mínima, mesmo que o sinal contenha elementos laudatórios.

3. Conjuntos marcários formados por vocábulos estrangeiros e elementos figurativos podem alcançar distintividade apta a afastar a vedação de sinais meramente descritivos.

Dispositivos relevantes citados: LPI (Lei nº 9.279/1996), arts. 122 e 124, VI; Convenção da União de Paris, art. 6º quinquies, B(2).

(TRF-2ª Região, AC nº  5113255-41.2021.4.02.5101/RJ, 1ª Turma Especializada, Rel. Des. JULIO DE CASTILHOS, Julg. 02/12/2025)

Acrescente-se que, no caso, a própria dinâmica do mercado de bens e serviços de alta especialização técnica, como aquele relacionado à mineração e ao treinamento profissional, revela que o público-alvo é composto por consumidores qualificados, aptos a distinguir sinais evocativos e a identificar a origem empresarial dos produtos, o que reforça a aptidão distintiva da marca em análise.

Diante desse cenário, conclui-se que o indeferimento do pedido de registro marcário não se harmoniza com a correta interpretação do art. 124, VI, da Lei nº 9.279/1996, nem com os princípios que regem o direito marcário, razão pela qual o ato administrativo impugnado deve ser declarado nulo.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, VOTO no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, reformando a sentença integralmente de modo a julgar procedente o pedido de invalidação do ato do INPI que não concedeu o pedido de registro nº 917.007.573, para a marca de apresentação nominativa “DIGITAL DRILLER”, na classe 09, em favor da demandante. Devendo o INPI, se observados os demais requisitos legais, providenciar o seu deferimento e concessão, após o pagamento das retribuições devidas. Invertidos os ônus da sucumbência.

Documento eletrônico assinado por JULIO DE CASTILHOS, Desembargador Federal Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002679695v13 e do código CRC 0613fe0a.

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Apelação Cível Nº 5054081-67.2022.4.02.5101/RJ

EMENTA

DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MARCA NOMINATIVA. ART. 124, VI, DA LPI. EXPRESSÃO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA. CARÁTER EVOCATIVO. DISTINTIVIDADE MÍNIMA. PRINCÍPIO TELLE QUELLE. NULIDADE DO INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Sandvik Mining and Construction Oy e Sandvik Mining and Rock Technology do Brasil contra sentença que julgou improcedente ação de nulidade de ato administrativo ajuizada em face do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, objetivando a invalidação do indeferimento do pedido de registro da marca nominativa “DIGITAL DRILLER”, destinada a identificar produtos da classe 09, consistentes em simuladores compostos por hardware e software para fins de treinamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a expressão nominativa “DIGITAL DRILLER” configura sinal meramente descritivo, genérico ou destituído de distintividade, atraindo a vedação prevista no art. 124, VI, da Lei nº 9.279/1996, ou se apresenta caráter evocativo suficiente a autorizar o registro marcário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A vedação do art. 124, VI, da LPI alcança apenas sinais que descrevem de forma direta e imediata a natureza, finalidade ou características do produto ou serviço, hipótese não configurada quando a compreensão do signo demanda esforço interpretativo.

4. A expressão “DIGITAL DRILLER”, considerada em seu conjunto, não descreve de maneira objetiva e automática simuladores digitais de treinamento, afastando o caráter descritivo stricto sensu.

5. O sinal possui natureza evocativa, ao sugerir indiretamente o contexto de perfuração e tecnologia digital, enquadrando-se em categoria de marcas dotadas de distintividade suficiente para registro.

6. A análise do conjunto marcário deve prevalecer sobre a decomposição semântica isolada dos vocábulos, conforme a percepção do consumidor médio no contexto do mercado.

7. A Lei de Propriedade Industrial não veda marcas evocativas, restringindo-se a excluir sinais genéricos, necessários ou exclusivamente descritivos.

8. O público-alvo especializado do setor de mineração e treinamento técnico é capaz de distinguir sinais evocativos e identificar a origem empresarial dos produtos.

9. O registro da marca em outros países constitui elemento interpretativo relevante, à luz do art. 6º quinquies da Convenção da União de Paris, que admite recusa apenas na hipótese de ausência absoluta de distintividade.

10. Inexistente falta absoluta de distintividade, o indeferimento administrativo do INPI revela-se incompatível com a correta interpretação da legislação marcária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Marcas evocativas que não descrevem de forma direta e imediata características do produto ou serviço atendem ao requisito de distintividade exigido pelo art. 124, VI, da LPI.

2. A apreciação do caráter descritivo do sinal deve considerar o conjunto marcário, tal como percebido pelo consumidor médio, e não a fragmentação semântica de seus elementos.

3. O art. 6º quinquies da Convenção da União de Paris impede a recusa do registro quando presente distintividade mínima, inexistindo falta absoluta de capacidade distintiva.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.279/1996 (LPI), arts. 122 e 124, VI; Convenção da União de Paris, art. 6º quinquies, B(2).

Jurisprudência relevante citada: TRF-2ª Região, AC nº 5113255-41.2021.4.02.5101/RJ, 1ª Turma Especializada, Rel. Des. Julio de Castilhos, j. 02.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, reformando a sentença integralmente de modo a julgar procedente o pedido de invalidação do ato do INPI que não concedeu o pedido de registro nº 917.007.573, para a marca de apresentação nominativa "DIGITAL DRILLER", na classe 09, em favor da demandante. Devendo o INPI, se observados os demais requisitos legais, providenciar o seu deferimento e concessão, após o pagamento das retribuições devidas, invertidos os ônus da sucumbência, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 03 de março de 2026.

Documento eletrônico assinado por JULIO DE CASTILHOS, Desembargador Federal Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002679696v3 e do código CRC 12398292.

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EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 03/03/2026

Apelação Cível Nº 5054081-67.2022.4.02.5101/RJ

RELATOR: Desembargador Federal JULIO DE CASTILHOS

PRESIDENTE: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

PROCURADOR(A): MARIA CRISTINA MANELLA CORDEIRO

SUSTENTAÇÃO ORAL PRESENCIAL: PEDRO GUSTAVO LYRA GUIMARAES por SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION OY

SUSTENTAÇÃO ORAL PRESENCIAL: PEDRO GUSTAVO LYRA GUIMARAES por SANDVIK MINING AND ROCK TECHNOLOGY DO BRASIL LTDA

RELATOR DO ACÓRDÃO: Desembargador Federal JULIO DE CASTILHOS

Votante: Desembargador Federal JULIO DE CASTILHOS

Votante: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

Votante: Juiz Federal MARCELO LEONARDO TAVARES

SANDRO VIEGAS DA SILVA

Secretário