Apelação Cível Nº 5000501-88.2023.4.02.5101/RJ

PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5000501-88.2023.4.02.5101/RJ

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por Senko Participações Societarias Ltda e Molitor & Molitor Ltda – ME contra sentença proferida pelo juízo da 25ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, que julgou parcialmente procedente a ação anulatória proposta por HOLLEY PERFORMANCE PRODUCTS INC em face do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI e das ora Apelantes.

A sentença (evento 84, SENT1), posteriormente retificada por Embargos de Declaração no Evento (evento 98, SENT1), afastou a prejudicial de prescrição, reconhecendo a má-fé das rés e aplicando a imprescritibilidade prevista no artigo 6º bis (3) da CUP. Indeferiu o pedido de adjudicação, por não ter sido comprovada relação comercial direta entre as partes, e rejeitou a alegação de notoriedade da marca da autora, por ser atribuição do INPI. No entanto, julgou parcialmente procedente o pedido alternativo da autora, declarando a nulidade dos registros da marca “NOS” de titularidade das rés, com base no artigo 124, inciso XXIII, da LPI, em razão da identidade dos sinais e da afinidade mercadológica entre os produtos, o que caracterizou a impossibilidade das rés de desconhecerem a marca da autora. Em consequência, condenou as sociedades rés a se absterem do uso da marca “NOS”, no prazo de 60 dias da intimação pessoal, sem fixação de multa imediata. Por fim, condenou o INPI e as sociedades rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da autora.

A apelante SENKO Participações Societárias Ltda. sustenta, inicialmente, que a ação está prescrita, pois não houve reconhecimento administrativo ou judicial da notoriedade da marca “NOS”, requisito indispensável para afastar a incidência do prazo prescricional. Aponta que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), ao se manifestar no processo, expressamente rejeitou a alegação de marca notoriamente conhecida e também não identificou má-fé na conduta da apelante. Assevera que a sentença incorreu em contradição ao afastar a notoriedade, mas, ainda assim, presumir má-fé para afastar a prescrição. No mérito, argumenta ser indevida a aplicação do art. 124, XXIII, da Lei de Propriedade Industrial, porque não há afinidade mercadológica entre os produtos das partes. Sustenta que a autora atua essencialmente no setor de equipamentos automotivos (classes NCL 01 e 07), enquanto os registros da apelante abrangem confecções, suplementos, bebidas, acessórios e outros segmentos diversos. Afirma que inexistem relações comerciais, proximidade concorrencial ou elementos que indiquem que a apelante “evidentemente” conheceria a marca da autora, como exige o dispositivo. Acrescenta que a suposta atuação da autora em bebidas energéticas e vestuário não foi comprovada, apoiando-se apenas em material frágil e posterior ao ajuizamento. Ao final, requer a reforma integral da sentença para reconhecer a prescrição e extinguir a ação; alternativamente, que se julgue totalmente improcedente o pedido de nulidade registral por ausência de má-fé e inexistência de risco de confusão ou associação indevida entre os sinais. Pleiteia, ainda, a inversão dos ônus sucumbenciais (evento 95, APELACAO1).

A apelante Molitor & Molitor Ltda. ME,  em preliminar, sustenta ilegitimidade passiva, ao argumento de que não detém mais titularidade sobre quaisquer registros, inclusive os dois que permanecem formalmente em seu nome apenas por impedimento administrativo, mas já transferidos à Senko por contrato de cessão. Afirma, ainda, que a pretensão anulatória está prescrita, pois todos os registros foram depositados e concedidos há mais de cinco anos e a autora não comprovou notoriedade nem má-fé das rés, requisitos que afastariam o prazo prescricional. Requer o benefício da gratuidade de justiça. No mérito, reafirma que não praticou má-fé, tendo obtido regularmente os registros perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), em processos nos quais o órgão analisou anterioridades, oposições e outros elementos pertinentes. Sustenta que a autora não demonstrou uso anterior ou notoriedade do sinal “NOS” no Brasil e que inexistem afinidades mercadológicas entre os segmentos das partes, razão pela qual não se aplica o art. 124, XXIII, da Lei de Propriedade Industrial. Requer, ao final, o provimento da apelação para: (i) reconhecer sua ilegitimidade passiva e extinguir o processo sem resolução do mérito; ou, alternativamente, (ii) declarar a prescrição da ação de nulidade; e, no mérito, (iii) julgar improcedentes todos os pedidos formulados pela autora (evento 106, APELACAO1).

A autora apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença, destacando a má-fé das apelantes e a correta aplicação do artigo 124, XXIII, da LPI (evento 113, CONTRAZAP1).

O Ministério Público Federal opinou no sentido do provimento dos recursos (evento 4, PARECER1).

É o relatório.

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Apelação Cível Nº 5000501-88.2023.4.02.5101/RJ

PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5000501-88.2023.4.02.5101/RJ

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recursos de apelação interpostos por Senko Participações Societarias Ltda e Molitor & Molitor Ltda – ME contra sentença proferida pelo juízo da 25ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, que julgou parcialmente procedente a ação anulatória proposta por Holley Performance Products Inc em face do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI e das ora Apelantes.

Inicialmente, cabe examinar o pedido de Gratuidade da Justiça formulado pela Apelante MOLITOR & MOLITOR LTDA – ME.

Na hipótese, a Apelante, em preliminar de apelação, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, com fundamento nos artigos 98 e seguintes do CPC, em razão de alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais. Sustenta que não exerce qualquer atividade comercial desde 2014, quando cedeu todos os direitos relativos às marcas que possuía à primeira Ré SENKO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA., conforme documento de cessão e transferência juntado aos autos, inexistindo, desde então, qualquer fonte de faturamento. Argumenta que a gratuidade é plenamente aplicável também às pessoas jurídicas que comprovem incapacidade financeira, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 481/STJ e AgRg no Ag 1098616/SP). Diante da alegada situação econômica desfavorável, requer o deferimento do benefício para isentá-la do pagamento das custas e despesas processuais.

A teor do art. 5º, LXXIV, da CF/88 e do art. 98, caput, do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode ser requerida a qualquer tempo, desde que comprovada a insuficiência de recursos. Ademais, a Súmula 481 do STJ prevê que pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos fazem jus ao benefício, desde que demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Na hipótese em exame, verifica-se que a documentação apresentada (evento 10, OUT2) comprova a baixa da empresa Ré/Apelante, por liquidação voluntária, ocorrida em 12/06/2023, situação que corrobora a alegação inexistência de recursos financeiros.

Destarte, diante da alegação de ausência de atividade comercial e faturamento, e na ausência de elementos probatórios nos autos que infirmem a declaração de hipossuficiência, defiro o benefício postulado, garantindo o amplo acesso à justiça. Frise-se, contudo, que os efeitos da concessão do benefício se operam somente a partir do respectivo requerimento ("ex nunc"), ou seja, da interposição do recurso de apelação, não alcançando, portanto, a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios imposta na sentença.

Nessa perspectiva, atendidos os pressupostos de admissibilidade, passo à análise dos recursos de apelação. 

Preliminares

(i) Da alegação de Ilegitimidade Passiva da MOLITOR & MOLITOR LTDA – ME

A Apelante MOLITOR & MOLITOR LTDA – ME arguiu sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que cedeu todos os direitos sobre as marcas em questão à sociedade SENKO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA em 2014.

Contudo, do exame dos autos, verifica-se que dois dos pedidos de registro (nºs 826076882 e 826076904) tiveram sua transferência sobrestada pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial em decorrência de decisão judicial anterior. A legitimidade das partes, essencial para o desenvolvimento válido e regular do processo (art 17 do Código de Processo Civil), pressupõe que autor e réu sejam, respectivamente, o titular do direito afirmado e o sujeito da obrigação correspondente ou da pretensão resistida.

Destarte, considerando que os registros mencionados ainda figuram em nome da MOLITOR & MOLITOR LTDA – ME perante o INPI, eventuais efeitos da decisão judicial irão repercutir diretamente em sua esfera jurídica, circunstância que mantém sua pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

(ii) Da inocorrência de Prescrição

As apelantes afirmam que a pretensão de anular os registros está prescrita. Sustentam que se aplica o prazo quinquenal previsto no art. 174 da Lei de Propriedade Industrial, segundo o qual o pedido de nulidade deve ser apresentado em até 5 anos contados da concessão do registro.

Entretanto, não lhes assiste razão. Com efeito, o  princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422 do Código Civil, impõe a todos os que participam de relações jurídicas o dever de agir com lealdade e transparência, inclusive antes e depois da formação do vínculo. Por seu turno, a Lei de Propriedade Industrial, ao assegurar a lealdade concorrencial, veda o registro de marcas obtidas com intenção parasitária ou ardilosa, por representar desvio da função do sistema de proteção marcária.

No caso, as provas colhidas demonstram que as marcas registradas pelas rés reproduzem integralmente o sinal utilizado pela autora, que já possuía reconhecimento internacional. A coincidência entre a projeção alcançada pela marca NOS () após sua aparição no filme “Velozes e Furiosos” (evento 1, ANEXO8) e o depósito dos pedidos de registro no Brasil (evento 1, ANEXO7), seguida de publicidade voltada a segmentos como automobilismo, motociclismo e velocidade, evidencia o propósito de aproveitar indevidamente o renome construído por titular alheio.

A má-fé se caracteriza, nesse contexto, pela apropriação de marca notoriamente utilizada em outro país signatário da Convenção da União de Paris, com o objetivo de explorar a reputação e a distintividade desenvolvidas pelo verdadeiro titular, ainda que inexista relação comercial prévia. Trata-se de conduta que viola os deveres de lealdade e probidade e configura, ademais, hipótese de enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil.

O art. 6º bis (3) da Convenção da União de Paris, norma especial de direito internacional acolhida pelo ordenamento jurídico brasileiro, estabelece que, havendo má-fé no depósito ou no uso da marca, não se aplica limitação temporal ao exercício da pretensão de nulidade, pois conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça: "A Lei n. 9279/96 (art. 174) estabelece a prescrição quinquenal para a pretensão de nulidade do registro, tendo a Convenção da União de Paris de 1883 - CUP (art. 6 bis, 3) excepcionado a regra ao determinar que não haverá prazo para se anular as marcas registradas com má-fé." (REsp n. 1.306.335/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 16/5/2017).

Assim, comprovada, na hipótese, a má-fé das rés na obtenção e exploração dos registros, a imprescritibilidade da pretensão se impõe, razão pela qual a prejudicial de mérito deve ser rejeitada.

Mérito

(i) Nulidade dos Registros de Marca por Violação ao Art. 124, XXIII da LPI

O cerne da questão reside em determinar se os registros de marca das apelantes violam o artigo 124, inciso XXIII, da Lei de Propriedade Industrial. Este dispositivo legal proíbe o registro de "sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.".

A autora comprovou a titularidade e o uso anterior de sua marca “” nos Estados Unidos, país também signatário da Convenção da União de Paris de 1883 - CUP, com o qual o Brasil mantém, portanto, acordo de reciprocidade. O sinal registrado pelas rés é graficamente idêntico à marca da autora. Ademais, o requisito de que o requerente "evidentemente não poderia desconhecer" a marca alheia é robustamente demonstrado pelos fatos: a fama mundial da marca “”, especialmente após sua exposição em mídia de grande alcance, torna inverossímil a alegação de desconhecimento pelas rés. A atitude das rés de reproduzir um sinal já consolidado globalmente, em um momento estratégico após o aumento de sua visibilidade, é um indicativo claro de que tinham pleno conhecimento da existência e do prestígio da marca original.

Por seu turno, as apelantes argumentam a inexistência de afinidade mercadológica, invocando o princípio da especialidade, segundo o qual a proteção de uma marca se restringe aos produtos ou serviços para os quais foi registrada e àqueles afins.

 No entanto, o princípio da especialidade não é absoluto e pode ser mitigado em situações em que há o risco de associação indevida ou de diluição do poder distintivo da marca original, pois como já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça: "o princípio da especialidade não se restringe à Classificação Internacional de Produtos e Serviços, devendo levar em consideração o potencial concreto de se gerar dúvida no consumidor e desvirtuar a concorrência." (REsp n. 1.730.067/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020).

Na espécie, embora a autora e as rés atuem em classes diferentes, a análise não pode se restringir a uma mera categorização administrativa. É fundamental verificar a percepção do consumidor e a possibilidade de se estabelecer uma associação indevida. A própria autora demonstrou ter licenciado o uso da marca para uma linha de bebidas energéticas, evidenciando uma expansão natural de sua marca para outros segmentos (evento 65, REPLICA1 e evento 65, ANEXO2). Por sua vez, as rés adotaram, inicialmente, publicidade focada no automobilismo e na velocidade, criando uma clara aproximação com o universo de atuação da HOLLEY.

Essa estratégia de posicionamento mercadológico, somada à identidade visual dos produtos das rés com os da autora, como a garrafa de energético que remete ao cilindro de óxido nitroso, sugere uma intenção de capitalizar a imagem e a reputação da marca “” da HOLLEY.

Tal conduta gera um evidente risco de associação indevida, pois o consumidor pode ser levado a crer que os produtos das rés são provenientes da mesma empresa ou que há algum tipo de endosso ou parceria comercial. Isso acarreta a diluição do poder distintivo da marca original e configura um aproveitamento parasitário, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, especialmente pelo artigo 130, inciso III, da LPI, que assegura ao titular o direito de zelar pela integridade material ou reputação de sua marca. Portanto, a coexistência de marcas com configuração visual idêntica em segmentos de mercado afins, com potencial de causar associação indevida, justifica a nulidade dos registros com base no artigo 124, inciso XXIII, da LPI.

Conclusão

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento aos recursos, majorando a verba honorária em 2% (dois por cento), na forma do art. 85, §11 do CPC, restando suspensa a majoração, em relação à Apelante Molitor & Molitor Ltda – ME, em razão do benefício da gratuidade de justiça concedido inicialmente.

Documento eletrônico assinado por JULIO DE CASTILHOS, Desembargador Federal Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002561493v29 e do código CRC 9398bf01.

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Apelação Cível Nº 5000501-88.2023.4.02.5101/RJ

PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5000501-88.2023.4.02.5101/RJ

EMENTA

DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÕES CÍVEIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA À PESSOA JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. NULIDADE DE MARCAS. MÁ-FÉ. VIOLAÇÃO AO ART. 124, XXIII, DA LPI. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos por Senko Participações Societarias Ltda e Molitor & Molitor Ltda – ME contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória proposta por Holley Performance Products Inc em face do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI e das Apelantes.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a Apelante Molitor & Molitor Ltda – ME faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça; (ii) saber se a Apelante Molitor & Molitor Ltda – ME possui legitimidade passiva para a causa; (iii) saber se a pretensão de nulidade dos registros de marca está prescrita; e (iv) saber se os registros de marca das apelantes violam o art. 124, XXIII, da Lei de Propriedade Industrial, e se o princípio da especialidade é aplicável de forma absoluta.

III. Razões de decidir

3. O benefício da gratuidade de justiça foi deferido à Apelante Molitor & Molitor Ltda – ME, uma vez que a documentação apresentada comprova a baixa da empresa por liquidação voluntária, corroborando a alegação de ausência de recursos financeiros, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/88, do art. 98 do CPC, e da Súmula 481/STJ. Contudo, os efeitos da concessão operam-se somente a partir do requerimento (ex nunc), não alcançando a condenação ao pagamento das custas e honorários imposta na sentença.

4. A preliminar de ilegitimidade passiva da Apelante Molitor & Molitor Ltda – ME foi rejeitada, visto que, apesar da cessão de direitos, dois pedidos de registro de marca ainda figuram em seu nome perante o INPI. Esta circunstância mantém sua pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que os eventuais efeitos da decisão judicial repercutirão diretamente em sua esfera jurídica, conforme o art. 17 do CPC.

5. A prejudicial de mérito de prescrição foi rejeitada, considerando que a má-fé das rés, na obtenção e exploração dos registros de marca, evidenciada pela apropriação de sinal manifestamente conhecido para aproveitamento parasitário, viola a boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e configura enriquecimento sem causa (art. 884 do CC). Tal conduta, conforme o art. 6º bis (3) da Convenção da União de Paris e o entendimento do STJ (REsp n. 1.306.335/RJ), torna a pretensão de nulidade imprescritível, afastando a aplicação do prazo quinquenal do art. 174 da Lei nº 9.279/1996.

6. A nulidade dos registros de marca foi mantida por violação ao art. 124, XXIII, da Lei nº 9.279/1996. A autora comprovou a titularidade e o uso anterior de sua marca "" nos EUA, país signatário da CUP, e o sinal registrado pelas rés é graficamente idêntico. O reconhecimento internacional da marca original e a estratégia mercadológica das rés, com publicidade e identidade visual similares, demonstram que as requerentes "evidentemente não poderiam desconhecer" a marca, gerando risco de associação indevida, diluição do poder distintivo e aproveitamento parasitário, vedado pelo art. 130, III, da Lei nº 9.279/1996.

7. O princípio da especialidade foi mitigado, e a nulidade dos registros mantida, pois, embora a autora e as rés atuem em classes diferentes, o princípio não é absoluto e deve considerar o potencial de gerar dúvida no consumidor e desvirtuar a concorrência, conforme o entendimento do STJ (REsp n. 1.730.067/SP). A expansão da marca da autora para bebidas energéticas e a publicidade das rés voltada ao automobilismo criam um risco evidente de associação indevida, justificando a nulidade dos registros.

IV. Dispositivo

8. Recursos de apelação desprovidos. Verba honorária majorada em 2% na forma do art. 85, § 11, do CPC, com suspensão da majoração em relação à Apelante Molitor & Molitor Ltda – ME, em razão do benefício da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 17; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 98; CC, art. 422; CC, art. 884; Lei nº 9.279/1996, art. 124, XXIII; Lei nº 9.279/1996, art. 130, III; Lei nº 9.279/1996, art. 174; e Convenção da União de Paris, art. 6º bis (3).

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; STJ, AgRg no Ag 1098616/SP; STJ, REsp n. 1.306.335/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25.04.2017, DJe de 16.05.2017; e STJ, REsp n. 1.730.067/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.12.2020, DJe de 18.12.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, negar provimento aos recursos, majorando a verba honorária em 2% (dois por cento), na forma do art. 85, §11 do CPC, restando suspensa a majoração, em relação à Apelante Molitor & Molitor Ltda - ME, em razão do benefício da gratuidade de justiça concedido inicialmente, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 03 de março de 2026.

Documento eletrônico assinado por JULIO DE CASTILHOS, Desembargador Federal Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002561494v8 e do código CRC e717f059.

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EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 03/03/2026

Apelação Cível Nº 5000501-88.2023.4.02.5101/RJ

RELATOR: Desembargador Federal JULIO DE CASTILHOS

PRESIDENTE: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

PROCURADOR(A): MARIA CRISTINA MANELLA CORDEIRO

SUSTENTAÇÃO ORAL POR VIDEOCONFERÊNCIA: PIETRA LEVATO DO NASCIMENTO por SENKO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

SUSTENTAÇÃO ORAL PRESENCIAL: ROBERTA DE MAGALHAES FONTELES CABRAL por HOLLEY PERFORMANCE PRODUCTS INC.

RELATOR DO ACÓRDÃO: Desembargador Federal JULIO DE CASTILHOS

Votante: Desembargador Federal JULIO DE CASTILHOS

Votante: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

Votante: Juiz Federal MARCELO LEONARDO TAVARES

SANDRO VIEGAS DA SILVA

Secretário