Agravo de Instrumento Nº 5007318-77.2025.4.02.0000/RJ

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por D. H. B. contra decisão da 31ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro que, nos autos da ação declaratória de nulidade de registro de marca cumulada com pedido de tutela de urgência, ajuizada por M2000 do Brasil Indústria e Comércio de Calçados e Acessórios Ltda., extinguiu sem resolução do mérito a reconvenção apresentada pelo réu, sob o fundamento de incompetência da Justiça Federal, e o condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais.

A decisão agravada se encontra vazada nos seguintes termos:

Em suas razões, o agravante afirma que o recurso é cabível nos termos do art. 354, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sustenta a competência da Justiça Federal para processar e julgar a reconvenção por se tratar de questão conexa à ação principal, na qual se discute a nulidade de registro marcário com a participação do INPI, e aponta omissão da decisão agravada quanto ao pedido liminar de abstenção de uso da marca, formulado na reconvenção. Alega, ainda, a necessidade de concessão de efeito suspensivo para suspender a exigibilidade da verba sucumbencial e os efeitos da decisão, diante do risco de dano de difícil reparação.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, consoante decisão constante do evento 2, DESPADEC1.

Os agravados, apesar de regularmente intimados, não apresentaram contrarrazões.

O Ministério Público Federal não opinou, ao argumento de que a matéria tratada nos autos não se reveste de interesse público (evento 15, PROMOCAO1).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Documento eletrônico assinado por JULIO DE CASTILHOS, Desembargador Federal Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002520169v4 e do código CRC 2b6c3907.

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Agravo de Instrumento Nº 5007318-77.2025.4.02.0000/RJ

VOTO

Conforme exposto no relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto por D. H. B. contra decisão da 31ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro que, nos autos da ação declaratória de nulidade de registro de marca cumulada com pedido de tutela de urgência, ajuizada por M2000 do Brasil Indústria e Comércio de Calçados e Acessórios Ltda., extinguiu sem resolução do mérito a reconvenção apresentada pelo réu, sob o fundamento de incompetência da Justiça Federal, e o condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais.

A controvérsia exige verificar se o juízo de primeiro grau detinha competência para processar e julgar a reconvenção, que visava compelir a autora à abstenção de uso da marca “M2000”.

De início, cabe salientar que a reconvenção é instrumento processual previsto no art. 343 do Código de Processo Civil e somente pode ser conhecida quanto estiver conectada ao pedido inicial, ou seja, deve haver uma relação de conexão ou dependência entre as duas demandas. Essa regra, contudo, não afasta a necessidade de que o mesmo juízo seja competente para apreciar o pedido principal e reconvencional, pois a reconvenção não pode ampliar a competência do magistrado para além da matéria que a lei lhe atribui.

No caso, a ação principal versa sobre nulidade de registro marcário, com a participação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, o que justifica a competência da Justiça Federal (art. 109, I da CF/88). Todavia, o pedido reconvencional de abstenção de uso da marca dirige-se unicamente à parte autora, pessoa jurídica de direito privado, sem repercussão direta sobre o ato administrativo de concessão do registro ou sobre interesse institucional da autarquia federal.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 950, fixou entendimento no sentido de que as demandas relativas a trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal e outras demandas afins, quando travadas apenas entre particulares, são da competência da Justiça Estadual. Compete à Justiça Federal apenas, em ação de nulidade de registro de marca com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, como consectário da análise da validade do registro.

Assim, embora a reconvenção se refira a marca registrada, sua formulação não tem por objeto o registro em si, mas apenas a conduta da autora, sem envolver o INPI. Nessa hipótese, a competência permanece da Justiça Estadual, sendo correta a decisão que reconheceu a incompetência da Justiça Federal para apreciar o pedido reconvencional.

De outro lado, não há que se falar em nulidade, ainda que parcial, da decisão agravada, por ausência de apreciação do pedido de liminar formulada na reconvenção, pois tendo sido extinta a demanda reconvencional, em razão da incompetência absoluta do Juízo, restou irremediavelmente prejudicada a análise do pedido liminar nela deduzido.

Por fim, importa considerar que os honorários advocatícios na reconvenção são independentes daqueles fixados na ação principal, sendo, no caso, decorrência lógica do princípio da sucumbência, ou seja, do insucesso da demanda reconvencional, circunstância que impõe a manutenção integral da decisão agravada.

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Documento eletrônico assinado por JULIO DE CASTILHOS, Desembargador Federal Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002520170v8 e do código CRC 9a5df402.

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Agravo de Instrumento Nº 5007318-77.2025.4.02.0000/RJ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA COM PARTICIPAÇÃO DO INPI. RECONVENÇÃO VISANDO À ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por D. H. B. contra decisão da 31ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro que, nos autos de ação declaratória de nulidade de registro de marca ajuizada por M2000 do Brasil Indústria e Comércio de Calçados e Acessórios Ltda., extinguiu sem resolução do mérito a reconvenção formulada pelo réu, por incompetência da Justiça Federal, e o condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais. O pedido reconvencional buscava compelir a autora à abstenção de uso da marca “M2000”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a Justiça Federal detém competência para processar e julgar reconvenção de abstenção de uso de marca ajuizada apenas contra particular;
(ii) estabelecer se a extinção da reconvenção sem apreciação de tutela liminar e a condenação em honorários sucumbenciais foram juridicamente adequadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reconvenção, prevista no art. 343 do CPC, deve guardar conexão com a ação principal, mas não tem o condão de ampliar a competência do juízo além dos limites estabelecidos pela Constituição e pela lei.

4. A competência da Justiça Federal em matéria de marcas decorre da participação do INPI, nos termos do art. 109, I, da CF/88, sendo restrita às ações em que se discute a validade do registro ou interesse direto da autarquia.

5. O pedido reconvencional de abstenção de uso da marca dirige-se exclusivamente à parte autora, pessoa jurídica de direito privado, sem envolver o INPI ou a validade do registro, o que atrai a competência da Justiça Estadual.

6. O STJ, no Tema Repetitivo nº 950, firmou tese de que ações de concorrência desleal, trade dress e correlatas, quando propostas apenas entre particulares, são de competência da Justiça Estadual.

7. A extinção da reconvenção por incompetência absoluta do juízo prejudica a análise da tutela liminar nela requerida, não havendo nulidade a ser reconhecida.

8. Os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência na reconvenção são autônomos em relação à ação principal e devem ser mantidos diante do insucesso do pedido reconvencional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A reconvenção não amplia a competência do juízo, devendo respeitar a competência material estabelecida pela Constituição e pela lei.

2. Compete à Justiça Estadual julgar pedidos de abstenção de uso de marca formulados apenas contra particulares, sem participação do INPI.

3. A extinção da reconvenção por incompetência absoluta prejudica a análise da tutela de urgência nela requerida.

4. Honorários advocatícios na reconvenção decorrem da sucumbência e são independentes daqueles fixados na ação principal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, art. 343.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 950.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 03 de fevereiro de 2026.

Documento eletrônico assinado por JULIO DE CASTILHOS, Desembargador Federal Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002520171v4 e do código CRC d9634875.

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EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 04/11/2025

Agravo de Instrumento Nº 5007318-77.2025.4.02.0000/RJ

RELATOR: Desembargador Federal JULIO DE CASTILHOS

PRESIDENTE: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

PROCURADOR(A): LILIAN GUILHON DORE

Votante: Desembargador Federal JULIO DE CASTILHOS

Pedido Vista: Desembargador Federal MACARIO RAMOS JUDICE NETO

SANDRO VIEGAS DA SILVA

Secretário

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 03/02/2026

Agravo de Instrumento Nº 5007318-77.2025.4.02.0000/RJ

RELATOR: Desembargador Federal JULIO DE CASTILHOS

PRESIDENTE: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

PROCURADOR(A): MARCELO DE FIGUEIREDO FREIRE

RELATOR DO ACÓRDÃO: Desembargador Federal JULIO DE CASTILHOS

VOTANTE: Juiz Federal MARCELO LEONARDO TAVARES

Votante: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

SANDRO VIEGAS DA SILVA

Secretário