Apelação Cível Nº 5007123-86.2023.4.02.5101/RJ

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN – COLÉGIO E CURSO MASTER – LTDA (processo 5007123-86.2023.4.02.5101/RJ, evento 84, APELACAO1) contra a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de ato administrativo praticado pelo INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI).

A ação foi ajuizada objetivando a anulação do ato do INPI que indeferiu o pedido de registro nº 916.111.920 para o sinal misto "COLÉGIO MASTER", destinado a identificar serviços de educação na Classe 41.

Alega a autora que o termo "MASTER" é de uso comum e está diluído no mercado educacional, enquanto "COLÉGIO" possui natureza meramente descritiva.

Sustentou que a marca pretendida é mista e possui elementos figurativos suficientemente distintos das marcas apontadas como impedimento. Invocou a aplicação da Teoria da Distância, argumentando que o próprio INPI permitiu, por décadas, a coexistência de registros idênticos para diferentes titulares, o que confirmaria a baixa distintividade do sinal nominativo.

Contestação da ré CENTRO EDUCACIONAL MASTER LTDA. no evento 16, CONT1 sustentando não ser titular do registro marcário nº 822.347.059, pois o seu CNPJ seria distinto do real titular da referida marca. 

Petição da autora no evento 16, CONT1 requerendo a exclusão da sociedade CENTRO EDUCACIONAL MASTER LTDA (CNPJ nº 05.422.854.0001-80) do polo passivo do presente feito e, em substituição, a inclusão da empresa CENTRO EDUCACIONAL MASTER S/S LTDA - EPP (CNPJ nº 03.413.105/0001-60), em razão de ser a real titular do registro apontado como anterioridade impeditiva à marca autoral. 

Em réplica, dentre outros, a autora requer a exclusão da empresa CENTRO EDUCACIONAL MASTER S/C LTDA e a consequente inclusão e citação da empresa CENTRO EDUCACIONAL MASTER S/S LTDA - EPP (processo 5007123-86.2023.4.02.5101/RJ, evento 37, REPLICA1).

A sentença julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação à empresa CENTRO EDUCACIONAL MASTER LTDA, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, e improcedentes os pedidos (processo 5007123-86.2023.4.02.5101/RJ, evento 54, SENT1. O juiz considerou que, embora as marcas sejam estilizadas, a identidade nominativa e fonética e o destaque dado à letra "M" em ambos os sinais criariam um risco concreto de erro para o consumidor.

Afastou a Teoria da Distância sob o fundamento de que a coexistência anterior decorreu de entendimento administrativo superado e que um dos registros paradigmas foi extinto no curso do processo. 

Apelação do CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN – COLÉGIO E CURSO MASTER – LTDA (processo 5007123-86.2023.4.02.5101/RJ, evento 84, APELACAO1), pleiteando a reforma integral da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial, com base nos seguintes argumentos:

1. A apelante reitera a tese de "marca fraca" da expressão "COLÉGIO MASTER", e a 2ª apelada deve suportar o ônus de conviver com marcas semelhantes — como conviveu e ainda convive —, não há que se falar em qualquer risco de confusão.

2. A extinção de um dos registros não apaga o fato de que o INPI chancelou a convivência de termos idênticos por 20 anos, o que consolida a baixa distintividade do sinal. 

3. O termo “MASTER” se encontra completamente diluído na classe 41 para identificar serviços de educação. 

Contrarrazões do INPI (processo 5007123-86.2023.4.02.5101/RJ, evento 96, CONTRAZ1) pela manutenção da sentença.

Contrarrazões da LOCAÇÕES MASTER LTDA. (processo 5007123-86.2023.4.02.5101/RJ, evento 98, CONTRAZAP1), aduzindo, em resumo, que:

1. A reprodução integral do elemento nominativo em serviços idênticos impede a coexistência. 

2. A análise de conjunto (Todo Indivisível) foi feita e justamente por isso se apurou que: (i) o elemento nominativo é idêntico (“COLÉGIO MASTER”); e (ii) há preponderância visual da letra “M” em ambos os sinais. As variações estilísticas apontadas pela Apelante não alcançam o patamar de distinção suficiente para neutralizar a associação indevida pelo consumidor médio do segmento.

3. A Teoria da Distância não se aplica aqui por duas razões complementares: (i) os registros pretéritos com “MASTER” refletiam um paradigma antigo de exame (mais permissivo); (ii) com a caducidade de uma das anterioridades, restou um único registro com “COLÉGIO MASTER”, que não pode ser “aproximado” por outro sinal muito similar sem incrementar o risco de confusão — o que a teoria visa evitar.

4. A apelante invoca “convivência pacífica” desde os anos 1990 e exemplos de terceiros no mercado. A registrabilidade, porém, é preventiva e erga omnes; não se condiciona à prova de confusões pretéritas, mas ao potencial de confusão à luz do conjunto global e do cenário concorrencial atual — exatamente o que o juízo reconheceu.

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL manifestou-se pelo desprovimento do recurso (evento 5, PARECER1).

É o relatório.1

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Apelação Cível Nº 5007123-86.2023.4.02.5101/RJ

VOTO

Conforme relatado, CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN – COLÉGIO E CURSO MASTER – LTDA (processo 5007123-86.2023.4.02.5101/RJ, evento 84, APELACAO1) interpôs apelação contra a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de ato administrativo praticado pelo INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI), que indeferiu o pedido de registro nº 916.111.920 para a marca mista "COLÉGIO MASTER" na Classe 41 para identificar serviços de educação. 

DO LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO

 A ausência de formação do litisconsórcio passivo necessário conduz à verificação de uma nulidade absoluta, cognoscível de ofício pelo magistrado a qualquer tempo e grau de jurisdição. (AC - APELAÇÃO CÍVEL 0012838-54.2010.4.02.5101, JOSÉ ANTONIO NEIVA, TRF2.)

 Segundo o artigo 114 do CPC, há litisconsórcio necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

Neste caso, o pedido de registro da autora foi indeferido pelo INPI com base no inciso XIX do art. 124 da LPI, em razão da existência de duas anterioridades impeditivas:

Detalhes do despacho: A marca reproduz ou imita os seguintes registros de terceiros, sendo, portanto, irregistrável de acordo com o inciso XIX do Art. 124 da LPI: Processo 821650726 (COLÉGIO MASTER) e Processo 822347059 (COLÉGIO MASTER). Art. 124 - Não são registráveis como marca: XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;

A titular da primeira anterioridade (nº 821.650.726), LOCAÇÕES MASTER LTDA, foi devidamente citada e contestou a ação. Todavia, a titular do segundo registro impeditivo (nº 822.347.059), CENTRO EDUCACIONAL MASTER S/C LTDA, não foi integrada à lide.

Houve citação equivocada de terceira empresa, cuja ilegitimidade passiva foi reconhecida na sentença. O Juízo a quo considerou implicitamente superada a necessidade de citação da titular da anterioridade nº 822.347.059 porque o referido registro foi extinto por caducidade no curso do processo.

Destacado trecho da sentença:

Há diversos precedentes deste e. Tribunal e do c. STJ no sentido de reconhecer efeitos ex nunc à extinção de registro marcário decorrente da caducidade (RESP - RECURSO ESPECIAL - 1080074 2008.01.73308-2, LUIS FELIPE SALOMÃO, STJ - QUARTA TURMA, DJE DATA:13/03/2013..DTPB:.). 

Ocorre que a extinção pela caducidade do registro nº 822.347.059 ocorreu apenas em 14/05/2024, data posterior ao indeferimento administrativo da marca solicitada pela autora (06/08/2019) e à sua confirmação em segunda instância (24/08/2021).

Segundo o princípio do tempus regit actum, a legalidade de um ato administrativo deve ser avaliada com base na legislação e nos fatos existentes no momento em que o ato foi praticado. Mudanças fáticas posteriores — como a extinção por caducidade — não devem repercutir no plano de validade do ato.

Como a anterioridade estava vigente à época do ato administrativo questionado, a citação de sua titular era indispensável, conforme inclusive requerido pela autora em diversas oportunidades (eventos 17 e 37 da origem). A natureza da relação jurídica controvertida exige a presença da empresa CENTRO EDUCACIONAL MASTER S/S LTDA, pois o provimento judicial pretendido afeta diretamente a esfera jurídica do detentor do registro que impediu a pretensão da autora.

A ausência de litisconsorte necessário constitui vício insanável que impõe a nulidade da sentença, nos termos do art. 115 do CPC.

Nesse quadro, conclui-se que, pela natureza da relação jurídica, a hipótese era de litisconsórcio passivo necessário, devendo ser aplicado o art. 114 do CPC, segundo o qual a eficácia da sentença depende da citação de todos que devam ser litisconsortes. Consequentemente, devem ser declarados inexistentes todos os atos judiciais praticados a partir da citação (inclusive), o que abrange a sentença. 

 Voto no sentido de anular, de ofício, todos os atos judiciais praticados a partir da citação, inclusive a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para que se proceda à citação de CENTRO EDUCACIONAL MASTER S/S LTDA – EPP (CNPJ nº 03.413.105/0001-60). Prejudicada a apelação.

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Apelação Cível Nº 5007123-86.2023.4.02.5101/RJ

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO DE MARCA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de ato administrativo do INPI, o qual indeferiu o registro da marca mista "COLÉGIO MASTER" com fundamento em anterioridades impeditivas de terceiros.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de citação de titular de registro marcário que fundamentou o indeferimento administrativo configura nulidade por falta de formação de litisconsórcio passivo necessário, independentemente da extinção posterior do referido registro por caducidade.

III. Razões de decidir

3. O tribunal decidiu anular o processo de ofício pois a eficácia da sentença depende da citação de todos os litisconsortes necessários, conforme o art. 114 do CPC. No caso, a titular do registro nº 822.347.059 não foi integrada à lide, sendo sua presença indispensável por ter sido uma das causas do indeferimento da marca com base no art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/1996. Embora o registro tenha sido extinto por caducidade em 2024, a legalidade do ato administrativo deve ser aferida segundo o princípio do tempus regit actum, considerando a realidade de 2019 e 2021. Como a caducidade opera efeitos ex nunc, conforme entendimento do STJ (REsp 1.080.074, Rel. Min. Luis Felipe Salomão), a ausência da citação constitui vício insanável nos termos do art. 115 do CPC.

IV. Dispositivo

4. Sentença anulada de ofício, com determinação de retorno dos autos à origem para citação da litisconsorte necessária. Apelação prejudicada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 114 e 115; e Lei nº 9.279/1996, art. 124, XIX.

Jurisprudência relevante citada: TRF2, AC 0012838-54.2010.4.02.5101, Rel. José Antonio Neiva; e STJ, REsp 1.080.074, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13.03.2013.1

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, anular, de ofício, todos os atos judiciais praticados a partir da citação, inclusive a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para que se proceda à citação de CENTRO EDUCACIONAL MASTER S/S LTDA - EPP, restando prejudicada a apelação, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 17 de março de 2026.

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EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 17/03/2026

Apelação Cível Nº 5007123-86.2023.4.02.5101/RJ

RELATOR: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

PRESIDENTE: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

PROCURADOR(A): GINO AUGUSTO DE OLIVEIRA LICCIONE

PREFERÊNCIA: ANA LUIZA CASTELLO BRIGAGÃO por CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLEGIO E CURSO MASTER - LTDA

RELATOR DO ACÓRDÃO: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

Votante: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

Votante: Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTAS

Votante: Desembargador Federal ALFREDO HILARIO DE SOUZA

FLAVIA JANOT DE MATTOS BURKE

Secretária