Apelação/Remessa Necessária Nº 5037902-87.2024.4.02.5101/RJ
RELATORA: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER
RELATÓRIO
Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL contra a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Federal do Rio de Janeiro () que, nos autos do mandado de segurança impetrado por NOVELIS INC., concedeu a segurança para reconhecer a tempestividade do pedido de patente dividido nº BR 12 2023 013517 2, determinando que a Autarquia adotasse as providências necessárias ao exame de mérito, com remissão expressa aos artigos 50 e 63 da Portaria INPI DIRPA nº 14, assegurando à impetrante a análise regular do pedido.
Na hipótese, a impetrante NOVELIS INC ajuizou mandado de segurança contra ato atribuído ao Presidente do INPI, consistente em decisão que negou provimento ao recurso administrativo e manteve o arquivamento do pedido de patente dividido BR122023013517-2, ao fundamento de que a divisão teria sido apresentada após o ‘final do exame’ do pedido base BR112019005681-5.
Alegou, em síntese, que é depositante do pedido de patente original nº BR 11 2019 005681 5 e que, diante de um parecer técnico apontando falta de unidade de invenção, protocolou o pedido dividido nº BR 12 2023 013517 2 em 05/07/2023. Sustentou que o protocolo foi tempestivo, uma vez que a decisão de deferimento do pedido original somente foi publicada na Revista da Propriedade Industrial (RPI) em 25/07/2023. Argumentou que o arquivamento do pedido dividido pelo INPI, fundamentado no artigo 32 da Instrução Normativa nº 30/2013, seria ilegal por restringir o direito de divisão a marcos temporais não públicos, violando o artigo 26 da Lei nº 9.279/96 e o princípio da publicidade. Postulou a anulação do ato administrativo que manteve o arquivamento, a declaração de tempestividade do pedido dividido e a determinação para que o INPI promova, em prazo razoável, o exame de mérito do requerimento, sem adentrar no juízo técnico de patenteabilidade, matéria que permanece afeta à autarquia.
O Juízo de origem, ao julgar o feito (), consignou que a superveniência da Portaria INPI/DIRPA nº 14/2024 constitui fato novo modificativo do direito, nos termos do artigo 493 do CPC. Destacou que a nova normativa da autarquia estabelece expressamente que o prazo para a divisão se estende até a publicação da decisão de deferimento, indeferimento ou arquivamento definitivo em primeira instância. Assim, reconheceu que o entendimento anterior da autarquia não guardava consonância com o novo marco normativo e com a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, concedendo a ordem para reconhecer a tempestividade do depósito realizado em 05/07/2023.
Em suas razões recursais (), o INPI requer a reforma da sentença ao argumento de que o ato administrativo foi praticado sob a égide da Instrução Normativa nº 30/2013, vigente à época do processamento. Sustenta que a aplicação de norma posterior (Portaria nº 14/2024) para invalidar ato pretérito compromete a segurança jurídica e a estabilidade das decisões administrativas. Afirma que, segundo o regramento anterior, o termo final era a data do parecer técnico conclusivo (04/07/2023) e que a impetrante teria tido tempo hábil para a providência, mas quedou-se inerte.
Foram apresentadas contrarrazões (), em que a apelada reforça a tese de ilegalidade da Instrução Normativa nº 30/2013 por criar marcos temporais sigilosos. Pontuou que o parecer técnico utilizado pelo INPI para marcar o fim do exame só foi assinado eletronicamente em 20/07/2023, data posterior ao depósito do dividido, o que tornaria o ato de arquivamento nulo também por vício fático.
Na qualidade de fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público Federal manifestou-se pela ausência de interesse público que justificasse sua intervenção no feito ().
VOTO
Conheço da apelação e da remessa necessária, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
A controvérsia central dos autos cinge-se a verificar a legalidade do ato administrativo que determinou o arquivamento do pedido de patente dividida nº BR 12 2023 013517 2 por suposta intempestividade. O cerne da questão reside na interpretação da expressão “até o final do exame”, contida no artigo 26 da Lei nº 9.279/96, para fins de fixação do termo final para o depósito de pedidos divididos.
No caso concreto, o pedido de patente dividida BR122023013517-2 foi apresentado em 05/07/2023, ao passo que o pedido-base BR112019005681-5 teve a decisão de deferimento publicada em 25/07/2023. Por sua vez, o parecer de deferimento do pedido foi elaborado em 04/07/2023 e assinado em 20/07/2023.
Na análise de tempestividade do pedido de patente dividida, o INPI considerou como “final do exame” o dia 04/07/2023 , data do parecer de deferimento do pedido-base, motivo pelo qual reputou intempestivo o depósito do pedido dividido formulado em 05/07/2023, determinando o arquivamento .
O art. 226, caput, da LPI estabelece que o ato administrativo capaz de produzir efeitos perante o administrado, sobretudo quando delimita prazo e extingue uma faculdade legalmente prevista, deve ser publicado na Revista da Propriedade Industrial, mecanismo pelo qual se dá ciência oficial aos interessados.
Já o art. 26 da LPI preceitua que o pedido de patente poderá ser dividido em dois ou mais, de ofício ou a requerimento do depositante, até o final do exame, desde que o pedido dividido faça referência específica ao pedido original e não exceda à matéria revelada constante do pedido original.
A redação do art. 26 da LPI, contudo, não define expressamente o momento exato que configura o final do exame, o que levou o INPI a editar atos normativos para regulamentar a matéria. Por tal motivo, na data de apresentação do pedido dividido (05/07/2023), vigorava a Instrução Normativa nº 30/2013, cujo artigo 32 dispunha que considera-se final de exame em primeira instância a data do parecer conclusivo do técnico quanto à patenteabilidade ou o trigésimo dia que antecede a publicação da decisão de deferimento, indeferimento ou arquivamento definitivo, o que ocorrer por último.
Com base nesse dispositivo infralegal, o INPI considerou que o exame do pedido original (BR 11 2019 005681 5) encerrou-se na data do parecer técnico (04/07/2023), motivo pelo qual o pedido dividido depositado em 05/07/2023 foi tido como intempestivo. Todavia, a decisão de deferimento do pedido original somente foi publicada na Revista da Propriedade Industrial (RPI) em 25/07/2023.
Pois bem. Verifica-se que o artigo 32 da Instrução Normativa nº 30/2013, ao eleger como marco temporal um ato interno (data do parecer técnico ou data anterior à publicação), cria uma situação de incerteza para o administrado, que se vê impedido de exercer o direito de divisão garantido por lei em razão de um termo final que não lhe é cognoscível de imediato.
Isso porque a regulamentação promovida pelo artigo 32 da Instrução Normativa nº 30/2013, ao fixar o encerramento do exame em data anterior à publicidade do ato decisório, extrapola os limites do poder regulamentar e afronta diretamente o artigo 226 da LPI, segundo o qual os atos do INPI nos processos administrativos referentes à propriedade industrial só produzem efeitos a partir da sua publicação.
Cumpre destacar que o INPI reconheceu a inadequação do seu procedimento anterior ao editar a Portaria INPI/DIRPA nº 14/2024, que substituiu a Instrução Normativa nº 30/2013. Os artigos 50 e 63 da referida portaria, ao estabelecerem que o prazo para apresentação de pedido dividido se estende até a publicação da decisão, apenas conformam a norma administrativa ao que já decorria da correta interpretação da legislação federal e dos preceitos constitucionais. A nova norma alinhou-se aos ditames legais e constitucionais ao dispor:
Art. 50. O pedido de patente poderá ser dividido somente até a data do final de exame do pedido original em 1ª instância, que consiste na data de publicação da decisão de deferimento, indeferimento ou arquivamento definitivo.
Art. 63. Para os efeitos dos artigos 26 e 31 da LPI, será considerado final de exame em primeira instância a data de publicação na RPI da decisão de deferimento, indeferimento ou arquivamento definitivo.
Embora a Portaria INPI/DIRPA nº 14/2024 seja posterior aos fatos, ela reflete o reconhecimento, pela própria Administração, da inadequação do regramento anterior frente aos princípios da publicidade e da razoabilidade. O novo marco normativo nada mais fez do que adequar a prática administrativa à interpretação que já vinha sendo consolidada pelo Poder Judiciário.
Esse e. Tribunal Regional Federal da 2ª Região consolidou o entendimento no sentido de que a fixação do termo final do exame com base em atos internos, anteriores à publicação na RPI, viola o princípio da publicidade. O final do exame a que alude o artigo 26 da LPI deve ser interpretado de forma sistemática, coincidindo com o momento em que a decisão de deferimento, indeferimento ou arquivamento se torna pública e eficaz perante terceiros. Antes da publicação, o processo administrativo encontra-se em curso, e o administrado mantém a legítima expectativa de poder exercer as faculdades processuais previstas em lei, inclusive a divisão do pedido. Veja-se, a propósito, a ementa de julgado desta Corte:
DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIVISÃO DO PEDIDO DE PATENTE PREVISTO NO ART. 26 DA LPI E NO ART. 4º G, (1) E (2), DA CUP. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA CONFERIDA PELO ART. 32 DA IN 30/2013 DO INPI AO TERMO “ATÉ O FINAL DO EXAME”. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.
1. Apelação interposta de sentença que denegou a ordem postulada em mandado de segurança que objetiva a invalidação do ato do INPI que arquivou “requerimento de patente dividida”, com fundamento no disposto no artigo 26 da Lei nº 9.279-96, em interpretação conjunta com o artigo 32 da Instrução Normativa nº 30-2013.
2. O caput do artigo 26 da Lei nº 9.279/96 estabelece que " O pedido de patente poderá ser dividido em dois ou mais, de ofício ou a requerimento do depositante, até o final do exame, desde que o pedido dividido:(...)"; Já o artigo 32 da Instrução Normativa nº 30/2013 dispõe "Para os efeitos dos artigos 26 e 31 da LPI, considera-se final de exame em Primeira instância, a data do parecer conclusivo do técnico quanto à patenteabilidade, ou o trigésimo dia que antecede a publicação da decisão de deferimento, indeferimento ou arquivamento definitivo, o que ocorrer por último”."
3. Não se ignora que uma primeira leitura dos dispositivos concernentes ao caso, levando em conta até mesmo a posição topográfica dos artigos, resulta na conclusão inicial de que o exame técnico da patente é encerrado em momento anterior ao grau recursal na esfera administrativa (“Art. 37. Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de patente”), corroborando, a princípio, a interpretação dada ao caput do artigo 26 da Lei nº 9.279/96 pela Instrução Normativa nº 30/2013.
4. Entretanto, a própria Lei nº 9.279/96 confere aos recursos administrativos interpostos perante o INPI efeito devolutivo pleno (art. 212, §1º, LPI), do qual se depreende a ausência de limitação quanto à reapreciação do procedimento instaurado no primeiro grau administrativo, inclusive, com a produção de novos exames técnicos em sede recursal. É dizer, tomando-se por norte uma interpretação teleológica e sistemática dos dispositivos da lei, não se pode afirmar que o exame do requerimento da patente encerrar-se-á no primeiro grau administrativo, já que tal exame pode ser retomado, em sua forma plena, se interposto recurso da decisão que eventualmente indeferiu o privilégio.
5. Como bem colocado pelo Procurador Regional da República, quando da emissão do parecer "Mas, em que pese se tratar de norma regulamentadora emanada do próprio órgão que possui atribuição para a análise dos pedidos de patente – que, diga-se, possui a atribuição regulamentadora da matéria e com conhecimento técnico sobre o assunto -, concordamos com a argumentação segundo a qual trata-se de regulamento contra legem uma vez que contraria os dispositivos da LPI que preveem o efeito devolutivo pleno aos recursos administrativos – com a aplicação, na segunda instância administrativa, de todos os dispositivos pertinentes à primeira - e o julgamento do recurso como final de tal procedimento."
6. O artigo 32 da Instrução Normativa nº 30/2013 INPI extrapolou o comando literal da lei (art. 26 da LPI) ao promover uma interpretação restritiva da expressão “até o final do exame”, além de negar aplicação ao art. 212, §1º, da LPI.
7. Há que se admitir que, no caso de ser chancelado o art. 32 da IN 30/2013, estar-se-ia indo de encontro ao princípio da publicidade dos atos administrativos, haja vista que os eventos eleitos como marco final pelo mencionado dispositivo da IN 30/2013 ocorrem antes da publicação da decisão de primeira instância sobre o pedido de patente na RPI. Também se constata violação aos direitos constitucionais à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal.
8. Por fim, não há que se cogitar de extrapolação das atribuições do Judiciário o seu pronunciamento a respeito da IN nº 30/2013, tendo em vista que o caso dos autos se trata de “exercício do Poder Regulamentar por parte do INPI no âmbito de sua discricionariedade técnica”. Com efeito, a jurisprudência de nossa Corte Suprema já firmou entendimento de que inexiste óbice para o Judiciário apreciar eventual violação da ordem jurídica por ato normativo editado pela Administração se constatada “manifesta ilegalidade ou irrazoabilidade” (nesse sentido: STF, Pleno, Ação Cível Originária nº 834, Relatora Ministra Rosa Weber, julgamento em 25.10.2021; STF, Pleno, Ação Cível Originária nº 444, Relator Ministro Roberto Barroso, julgamento em 22.06.2020; STF, Pleno, Mandado de Segurança nº 24883, Relator Ministro Roberto Barroso, julgamento em 24.02.2017). (TRF2 - 2ª Turma - APELAÇÃO CÍVEL Nº 5103102-46.2021.4.02.5101/RJ RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRÉ FONTES).
9. Recurso de Apelação PROVIDO.
(TRF-2, AC nº 5103112-90.2021.4.02.5101/RJ, Rel. Des. Federal Wanderley Sanan Dantas, Segunda Turma Especializada, j. 25.07.2023)
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ARTIGO 32 DA IN 30/2013. PRAZO PARA APRESENTAR PEDIDO DIVIDIDO DE PATENTE. PRAZO RESIDUAL. ARTIGO 224 DA LEI Nº 9.279/96. TERMO INICIAL. SENTIDO E ALCANCE DA EXPRESSÃO "FINAL DO EXAME" (ARTIGO 26 DA LPI).
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato da Diretora de Patentes, Programa de Computador e Topografias de Circuitos Integrados do INPI-Instituto Nacional da Propriedade Industrial, em que se discute a legalidade do ato administrativo que arquivou o pedido dividido de patente BR 12 2021 005784-2, com base no art. 32 da IN nº 30/2013 do INPI.
2. Mais especificamente, a controvérsia diz respeito à correta interpretação da expressão "final do exame", contida nos artigos 26 e 31 da LPI, e eventual incompatibilidade do disposto no art. 32 da Instrução Normativa nº 30/2013 com o preceito legal.
3. Este colegiado já firmou entendimento acerca da premissa de que a interpretação conferida pelo art. 32 da IN 30/2013 à expressão "final do exame" (artigos 26 e 31 da Lei nº 9.279/96) é ilegal, incorrendo em clara violação ao princípio da publicidade dos atos administrativos, bem como aos princípios da segurança jurídica, da ampla defesa e do contraditório.
4. Afinal, de um lado, se a Lei nº 9.279/96 não prevê a publicação do parecer conclusivo técnico, de outro, não poderia a autarquia, no exercício do seu poder regulamentar, fixar como data limite para o requerimento de divisão da patente um marco temporal que só virá a ser conhecido pelo interessado em momento posterior.
5. Portanto, a exegese da expressão "final do exame", contida nos artigos 26 e 31 da LPI, deve ser extraída a partir da interpretação sistemática dos dispositivos legais pertinentes.
6. Nesse ponto, é crucial que se faça uma distinção. O pedido de divisão de patente pode ocorrer tanto a requerimento do próprio titular do pedido, quanto por recomendação do INPI, quando se manifesta a no sentido de que não há unidade de invenção.
7. Na hipótese de pedido de divisão formulado por iniciativa do próprio titular do pedido, a fim de evitar eventual abuso de direito, o prazo para apresentação do pedido dividido deve se iniciar a partir do momento de indeferimento do pedido de patente (em primeira instância administrativa), e se encerrar 60 (sessenta) dias após a publicação da decisão, aplicando-se o prazo residual do art. 224 da Lei nº 9.279/96.
8. Noutro giro, se o INPI se manifesta no sentido de não haver unidade de invenção, recomendando a divisão, a interpretação que se afigura mais adequada é no sentido de que o art. 26, ao ressalvar a possibilidade de divisão do pedido “até o final do exame”, refere-se ao esgotamento da via administrativa, que inclui a fase recursal. Dessa forma, a parte interessada teria assegurado o direito de defesa para discutir se há unidade ou não da invenção.
9. Neste segundo caso, portanto, o prazo para apresentação do(s) pedido(s) dividido(s) deve se iniciar a partir da decisão de indeferimento do recurso, e se encerrar 60 (sessenta) dias após a decisão definitiva sobre o recurso administrativo, aplicando-se o prazo residual do art. 224 da Lei nº 9.279/96.
10. Na espécie, o INPI publicou a respectiva decisão de indeferimento do pedido principal na RPI nº 2612, de 26/01/2021, enquanto o depósito do pedido dividido ocorreu em 25/03/2021, ou seja, transcorridos 58 (cinquenta e oito) dias da publicação do ato, antes de superado o prazo de 60 (sessenta) dias para a apresentação do pedido dividido.
10. Logo, nos termos das premissas acima expendidas, deve a segurança ser concedida para anular o ato coator e, por conseguinte, determinar à autoridade impetrada que publique a decisão de anulação na RPI subsequente e que proceda ao efetivo exame do Pedido Dividido BR 12 2021 005784-2, publicando-se na RPI a decisão sobre o mérito do aludido pedido em prazo razoável.
11. Apelação provida.
(Apelação Cível Nº 5103078-18.2021.4.02.5101/RJ, RELATOR: Juiz Federal ROGÉRIO TOBIAS DE CARVALHO, j. 07/11/2023).
A alegação do INPI de que a impetrante teve ciência de pareceres anteriores e tempo suficiente para a divisão não legitima a antecipação do termo final estabelecido em lei. A LPI garante a faculdade de divisão até o final do exame, e este termo somente pode ser oposto ao particular após a devida publicação oficial, momento em que o ato administrativo torna-se eficaz e o exame é considerado tecnicamente encerrado para fins de preclusão de direitos das partes.
Considerando que o pedido dividido foi apresentado antes da publicação da decisão de deferimento do pedido original, resta evidente a sua tempestividade. Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer a tempestividade do pedido BR 12 2023 013517 2 e determinar o seu regular processamento.
Isso posto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO à remessa necessária e à apelação interposta pelo INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau, nos termos da fundamentação.
Documento eletrônico assinado por SIMONE SCHREIBER, Desembargadora Federal Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002726652v16 e do código CRC 5955b795.
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Data e Hora: 19/02/2026, às 13:12:39