Apelação/Remessa Necessária Nº 5064272-45.2020.4.02.5101/RJ

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e de recurso de apelação interposto por AGRO MATÃO LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido em ação de nulidade de ato administrativo. A demanda original buscava anular a decisão do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) que indeferiu o pedido de patente de Modelo de Utilidade BR 20 2014 011081-5 U2, referente a um implemento agrícola.

A autora alegou que seu invento apresenta nova forma e disposição que resulta em melhoria funcional no preparo do solo, cumprindo os requisitos legais. O INPI, em sua defesa, sustentou que o objeto não possuía ato inventivo por decorrer de maneira comum do estado da técnica, citando anterioridades estrangeiras. Durante o processo, realizou-se perícia técnica para analisar as características do equipamento e sua descrição no relatório depositado.

A sentença reconheceu que a Reivindicação 1 do pedido preenchia os requisitos de novidade e ato inventivo, determinando ao INPI que procedesse à concessão. Contudo, o magistrado manteve a exclusão da Reivindicação 2. O fundamento foi a ausência de suficiência descritiva, uma vez que o relatório não detalhou como o sistema de motor hidráulico mencionado geraria a melhoria funcional pretendida, nem apresentou ilustrações técnicas desse componente específico, violando as regras da Lei de Propriedade Industrial.

Inconformada, a empresa autora recorreu buscando a reforma da decisão para incluir a Reivindicação 2. Sustenta que houve confusão entre os requisitos de inventividade e de suficiência descritiva. Argumenta que motores hidráulicos são componentes padronizados na indústria agrícola, dispensando detalhamento exaustivo ou representação gráfica minuciosa para que um técnico no assunto possa reproduzir a invenção.

O INPI apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença, reiterando que a falta de precisão técnica no relatório descritivo impede a compreensão da vantagem funcional alegada na segunda reivindicação. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.1

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Apelação/Remessa Necessária Nº 5064272-45.2020.4.02.5101/RJ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária e de recurso de apelação interposto por AGRO MATÃO LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido em ação de nulidade de ato administrativo. A demanda original buscava anular a decisão do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) que indeferiu o pedido de patente de Modelo de Utilidade BR 20 2014 011081-5 U2, referente a um implemento agrícola.

A parte autora, na inicial, buscou a nulidade do ato administrativo que indeferiu o seu pedido de patente de modelo de utilidade BR 20 2014 011081 5. Trata-se de um implemento agrícola para preparo do solo no plantio de cana-de-açúcar, chamado “Implemento Hexa para Canterização no Preparo do Solo para o Plantio de Cana-de-Açúcar”.

O INPI entendeu, depois de duas manifestações da depositante a pareceres da autarquia, que uma patente americana seria impeditiva à concessão do modelo de utilidade da autora por ausência de ato inventivo.

A demandante alegou que o equipamento agrícola desenvolvido para o preparo do solo no plantio de cana-de-açúcar apresenta características técnicas próprias e melhorias funcionais que o diferenciam da patente americana utilizada como anterioridade pelo INPI. Segundo a empresa, o documento citado refere-se a implemento voltado para culturas superficiais, como grãos e hortaliças, enquanto seu equipamento atua em culturas perenes e em maior profundidade, possuindo estrutura distinta, como hastes em formato específico para revolvimento profundo do solo e operação diferente do mecanismo anterior. A autora afirma ainda que seu modelo reduz diversas etapas do preparo tradicional do solo, gerando ganho de eficiência agrícola, o que configura ato inventivo suficiente para proteção como modelo de utilidade, conforme os artigos 9º e 14 da Lei de Propriedade Industrial. Além disso, alega que o INPI deixou de observar o princípio da isonomia e decisões anteriores do próprio órgão que reconheceram patenteabilidade em situações semelhantes, defendendo, portanto, que o indeferimento foi ilegal e deve ser anulado para permitir a concessão da patente.

A sentença concluiu que o documento usado pelo INPI como anterioridade não era adequado para comparação, pois se refere a equipamento com função e condições de uso diferentes. Analisou-se ainda o pedido BR 10 2012 015529-0 A2, de titularidade da própria autora. O magistrado consignou que, para fins de aferição de ato inventivo, tal documento não integra o estado da técnica por ter sido publicado após o depósito do pedido em litígio. Quanto à novidade, embora pudesse ser oponível via art. 11, §2º, da LPI, verificou-se que não há identidade completa entre os objetos, subsistindo a novidade do modelo atual. Assim, reconheceu que o pedido apresenta novidade e ato inventivo em relação a esse documento, mas entendeu que uma das reivindicações (sobre o motor hidráulico) não foi suficientemente descrita. Dessa forma, o pedido foi julgado parcialmente procedente, anulando o indeferimento do INPI e determinando a concessão da patente, com exclusão da reivindicação 2, além de condenar o INPI ao pagamento das despesas processuais e honorários.

Entendo, contudo, que a sentença deve ser anulada, com a realização de nova perícia técnica.

1. Do Erro no Objeto da Perícia e Sentença Extra Petita

Inicialmente, cumpre reconstituir o histórico do pedido de patente de modelo de utilidade, a fim de delimitar com precisão a causa de pedir da demanda, a qual, como se sabe, vincula o pronunciamento judicial.

De acordo com as informações prestadas pelo INPI (processo 5064272-45.2020.4.02.5101/RJ, evento 25, OFIC2), o pedido foi depositado em 08/05/2014, sob o protocolo 860140067545, com notificação de depósito publicada na RPI 2266 de 10/06/2014. A publicação do pedido ocorreu na RPI 2344 de 08/12/2015.

Posteriormente, em 25/04/2016, por meio da petição 870160015386, foram apresentados subsídios ao exame técnico por ANTONIOSI TECNOLOGIA AGROINDUSTRIAL LTDA. A solicitação de exame foi formulada pela petição 800170192494, de 20/06/2017, sem alteração do quadro reivindicatório inicialmente depositado.

Em 21/11/2017, por meio da petição 870170089399, foi requerido exame prioritário, cuja notificação consta da RPI 2455 de 23/01/2018, tendo sido concedida a prioridade de exame na RPI 2460 de 27/02/2018.

O primeiro parecer técnico acerca da patenteabilidade foi publicado na RPI 2469 de 02/05/2018, apontando ausência de ato inventivo da matéria reivindicada (art. 14 da LPI), bem como insuficiência e obscuridade na descrição do objeto pretendido (art. 24 da LPI), falta de suporte das reivindicações no relatório descritivo e ausência de clareza e precisão da matéria reivindicada (art. 25 da LPI).

Em resposta, o depositante apresentou manifestação acompanhada de novas vias do pedido, por meio da petição 870180057792, de 04/07/2018. Após análise do conteúdo apresentado, foi publicada nova ciência na RPI 2492 de 09/10/2018, reiterando a ausência de ato inventivo (art. 14 da LPI) e apontando irregularidades decorrentes da ampliação do escopo da matéria inicialmente reivindicada (art. 32 da LPI).

O depositante apresentou nova manifestação ao parecer técnico por meio da petição 870190000389, de 03/01/2019, com novas vias do pedido e novas argumentações. Após análise técnica, o pedido foi indeferido, conforme publicação na RPI 2524 de 21/05/2019, sob o fundamento de que não estavam presentes todos os requisitos de patenteabilidade exigidos para patentes de modelo de utilidade (art. 9º da LPI), especificamente em razão da ausência de ato inventivo (art. 14 da LPI).

Contra essa decisão foi interposto recurso administrativo em 22/07/2019, por meio da petição 870190069088, cuja notificação consta da RPI 2534 de 30/07/2019. Após nova análise técnica, o indeferimento foi mantido, conforme decisão publicada na RPI 2563 de 18/02/2020.

Observa-se, portanto, que o ato administrativo impugnado — mantido em grau recursal — baseou-se na análise do quadro reivindicatório apresentado na petição 870190000389, de 03/01/2019.

O laudo pericial elaborado nos autos (processo 5064272-45.2020.4.02.5101/RJ, evento 79, PET1), contudo, pautou-se nas duas reivindicações constantes do endereço eletrônico do INPI, embora o próprio perito tenha reconhecido que, no curso do procedimento administrativo, a autora promoveu alterações no quadro reivindicatório, passando a existir apenas uma reivindicação.

Ao impugnar o laudo pericial, a autora expressamente consignou que a reivindicação 2 havia sido eliminada e que o pedido passou a contar com apenas uma reivindicação (evento 88).

Nessas circunstâncias, o laudo pericial produzido em juízo pautou-se no quadro reivindicatório original, que continha duas reivindicações. Esse equívoco metodológico fez com que a perícia e a sentença analisassem o requisito do art. 25 da LPI em relação a uma reivindicação que já havia sido retirada pela própria autora no processo administrativo, reacendendo temática já superada administrativamente.

Esse equívoco metodológico conduziu a conclusões técnicas dissociadas do objeto da controvérsia, pois a causa de pedir da presente demanda está delimitada à verificação da existência ou não de ato inventivo, fundamento exclusivo do indeferimento administrativo.

Diferente das ações que visam anular uma patente já concedida — onde o controle judicial é pleno sobre todos os requisitos —, nas ações que impugnam o indeferimento de um pedido, o controle jurisdicional deve limitar-se ao fundamento específico da negativa administrativa. Ao decidir sobre requisitos superados e não constantes na causa de pedir, a sentença incorreu em vício extra petita.

Nesse ponto, é importante distinguir a hipótese de nulidade de patente já concedida daquela em que se pretende a invalidação de decisão administrativa de indeferimento de pedido de patente.

Nas ações de nulidade de patente concedida, o exame judicial necessariamente abrange todos os requisitos de patenteabilidade, uma vez que o título já foi concedido pela administração, presumindo-se que tais requisitos tenham sido analisados no procedimento administrativo. Nesse contexto, a ação judicial tem por objeto a própria validade do título patentário, permitindo controle jurisdicional pleno acerca de todos os requisitos previstos na Lei de Propriedade Industrial.

Situação diversa ocorre nas demandas que visam à anulação do ato administrativo de indeferimento de pedido de patente. Nessas hipóteses, o objeto da demanda não é a validade de uma patente existente, mas a legalidade da decisão administrativa que negou a concessão do privilégio. Por essa razão, o controle jurisdicional deve se ater ao fundamento específico que motivou o indeferimento.

Quando o INPI indefere um pedido com base em determinado requisito de patenteabilidade, presume-se que a autarquia técnica tenha analisado os demais requisitos no curso do exame administrativo. Assim, a controvérsia judicial deve restringir-se à correção técnica e jurídica do fundamento determinante do indeferimento, sob pena de transferir ao Poder Judiciário atividade administrativa técnica que não foi objeto de decisão administrativa definitiva.

Ressalte-se que o fato de a petição nº 870190000389 não ter sido inicialmente juntada aos autos não autorizava que a perícia se desenvolvesse com base em quadro reivindicatório superado no procedimento administrativo. Proceder dessa forma implicaria reabrir a análise de requisitos que não integraram o fundamento determinante do indeferimento, além de gerar incerteza quanto ao efetivo objeto da proteção pleiteada.

Cumpre destacar, ademais, que durante a instrução processual houve correção da delimitação da causa de pedir, restringindo-se a controvérsia ao requisito do ato inventivo (processo 5064272-45.2020.4.02.5101/RJ, evento 36, DESPADEC1). Contudo, ao restringir a comparação ao único documento apontado pelo INPI como estado da técnica — a patente US3347188 — o juízo de origem acabou por mitigar indevidamente a produção probatória relativa ao requisito do ato inventivo, como veremos a seguir.

2. Da Necessidade de Exame Amplo do Estado da Técnica

A conclusão quanto à presença de ato inventivo na reivindicação 1 fundamentou-se em critérios de exclusão e dedução equivocados. Baseou-se na premissa de que a desconsideração de documentos como estado da técnica e a mera existência de novidade perante uma das anterioridades seriam suficientes para atestar a inventividade.

Todavia, o fato de um documento não constituir referência válida de estado da técnica não induz, por si só, ao reconhecimento automático de ato inventivo. Ademais, novidade e ato inventivo são requisitos cumulativos e independentes para a patenteabilidade, de modo que um modelo de utilidade que apresenta novidade em relação a uma anterioridade específica não tem automaticamente ato inventivo. 

Compete ao perito examinar o estado da técnica de forma ampla, inclusive mediante a identificação de outras anterioridades eventualmente relevantes, de modo a evitar conclusões desprovidas de suporte técnico adequado. Não se mostra consistente, por exemplo, desconsiderar a patente US3347188 para fins de comparação e, simultaneamente, afirmar que as reivindicações decorreriam de forma vulgar do estado da técnica na visão de um técnico no assunto, sem indicar qualquer documento que sustente tal conclusão.

O estado da técnica constitui parâmetro objetivo de análise, definido pelo art. 11, §1º, da Lei de Propriedade Industrial como tudo aquilo que se tornou acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente. Em matéria de propriedade industrial, o interesse público exige que a legalidade do ato administrativo seja aferida à luz da realidade técnica completa, e não apenas com base nos documentos selecionados no processo administrativo ou indicados pelas partes.

Nesse sentido, já decidiu esta Egrégia Turma Especializada nos processos nº 5064289-13.2022.4.02.5101, 5014843-13.2025.4.02.0000 e 5007823-39.2023.4.02.0000.

Não há contradição entre a afirmação de que o controle jurisdicional deve permanecer adstrito ao fundamento do indeferimento administrativo e a conclusão de que a perícia pode considerar outras anterioridades além daquelas inicialmente examinadas pelo INPI.

Com efeito, o objeto da cognição judicial permanece limitado ao requisito de patenteabilidade que fundamentou o indeferimento — no caso, a ausência de ato inventivo. Todavia, essa delimitação não implica restringir artificialmente os meios de prova aptos à verificação desse requisito.

O exame do estado da técnica constitui instrumento técnico necessário para a aferição do ato inventivo. Assim, admitir que o perito examine outras anterioridades pertinentes não implica ampliação da causa de pedir nem introdução de novos fundamentos de invalidação do ato administrativo, mas apenas permite o adequado desenvolvimento da prova técnica necessária à verificação do requisito efetivamente controvertido.

3. Conclusão

A prova pericial é imprestável, pois se baseou em quadro reivindicatório superado e restringiu indevidamente a análise do estado da técnica. É indispensável que nova perícia seja realizada para avaliar o requisito do ato inventivo sobre o quadro reivindicatório da petição nº 870190000389 (03/01/2019), mediante amplo exame do estado da técnica.

Ressalva-se ao perito a faculdade de analisar outros requisitos técnicos caso sejam estritamente necessários para a aferição do ato inventivo. É vedada, entretanto, a formulação de quesitos específicos sobre temas que não foram fundamento do indeferimento administrativo, sob pena de ampliação indevida da lide.

Por conseguinte, a sentença deve ser anulada, uma vez que se apoiou, ainda que em parte, em laudo pericial elaborado a partir de quadro reivindicatório superado no procedimento administrativo e em premissas técnicas dissociadas do objeto da controvérsia.

Voto no sentido de dar provimento à remessa necessária para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a realização de nova perícia técnica, nos termos da fundamentação. Julgo prejudicada a apelação.

Documento eletrônico assinado por FLAVIO OLIVEIRA LUCAS, Desembargador Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002772944v61 e do código CRC 846b78d3.

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Apelação/Remessa Necessária Nº 5064272-45.2020.4.02.5101/RJ

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO DE PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE. ERRO NO OBJETO DA PERÍCIA. SENTENÇA EXTRA PETITA. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária e apelação cível em face de sentença que julgou parcialmente procedente pedido de nulidade de ato administrativo do INPI. O ato impugnado indeferiu pedido de patente de modelo de utilidade para implemento agrícola por ausência de ato inventivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a perícia judicial incidiu em erro metodológico ao analisar quadro reivindicatório superado; (ii) a sentença incorreu em vício extra petita ao julgar requisitos estranhos ao fundamento do indeferimento; e (iii) a análise do ato inventivo requer exame amplo do estado da técnica.

III. Razões de decidir

3. A sentença é anulada por vício extra petita e erro metodológico. O laudo pericial pautou-se em quadro reivindicatório original com duas reivindicações, ignorando alteração no processo administrativo que reduziu o pedido a apenas uma reivindicação. O controle jurisdicional de ato que indefere pedido de patente deve limitar-se ao fundamento específico da negativa administrativa. Ao decidir sobre requisitos técnicos que não motivaram o indeferimento, o juízo de origem extrapolou os limites da lide.

4. Determina-se a realização de nova perícia técnica para avaliar o requisito do ato inventivo sobre o quadro reivindicatório de 03/01/2019. A análise deve considerar o estado da técnica de forma ampla e não se restringir apenas aos documentos indicados pelo INPI no processo administrativo. Conforme os arts. 9º e 14 da Lei nº 9.279/1996, a novidade em relação a uma anterioridade não garante a inventividade, exigindo-se que o modelo apresente melhoria funcional não vulgar.

IV. Dispositivo

5. Remessa necessária provida para anular a sentença. Apelação julgada prejudicada.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.279/1996, arts. 9º, 11, § 1º, 11, § 2º, 14, 24, 25 e 32; e CPC, art. 492.

Jurisprudência relevante citada: TRF2, Apelação Cível nº 5064289-13.2022.4.02.5101; TRF2, Agravo de Instrumento nº 5014843-13.2025.4.02.0000; e TRF2, Apelação Cível nº 5007823-39.2023.4.02.0000.1

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, dar provimento à remessa necessária para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a realização de nova perícia técnica. Prejudicada a apelação, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 15 de abril de 2026.

Documento eletrônico assinado por FLAVIO OLIVEIRA LUCAS, Desembargador Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002772945v7 e do código CRC 2d994f2d.

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EXTRATO DE ATA DA SESSÃO NOVA SESSÃO VIRTUAL DE 08/04/2026 A 15/04/2026

Apelação/Remessa Necessária Nº 5064272-45.2020.4.02.5101/RJ

RELATOR: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

PRESIDENTE: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

PROCURADOR(A): ANA PADILHA LUCIANO DE OLIVEIRA

RELATOR DO ACÓRDÃO: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

Votante: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

Votante: Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTAS

Votante: Desembargador Federal ALFREDO HILARIO DE SOUZA

CLEBER DE SOUZA LOPES

Secretário