Apelação Cível Nº 5014174-80.2025.4.02.5101/RJ
RELATORA: Desembargadora Federal CLAUDIA FRANCO CORREA
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por VITTALLE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA contra a sentença proferida, integrada pela decisão de embargos de declaração (), pelo Juízo da 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que julgou procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade do ato administrativo de concessão do registro de marca nº 922.872.333 ("SENSE PHARMA") e do ato que indeferiu o pedido de registro nº 931.012.953 ("SENSE FARMA"), determinando a abstenção de uso da marca pela apelante e o deferimento do registro em favor da apelada.
Na inicial (), a apelada, SENSE FARMA LTDA, alegou ser uma farmácia constituída em 13/03/2020 na cidade de Ribeirão Preto/SP, utilizando o signo "SENSE FARMA" desde sua fundação para o comércio de cosméticos e produtos de higiene.
Afirmou que, ao solicitar o registro da marca perante o INPI em 2023 (processo nº 931.012.953), obteve o indeferimento fundamentado no art. 124, XIX, da LPI, devido à existência do registro anterior nº 922.872.333 ("SENSE PHARMA"), depositado pela apelante VITTALLE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA em 06/05/2021.
Sustentou possuir direito de precedência ao registro, nos termos do art. 129, § 1º, da LPI, pois já utilizava a marca de boa-fé há mais de seis meses antes do depósito efetuado pela apelada, comprovando tal uso por meio de contrato social, cartão de CNPJ, registro de domínio de internet (criado em 15/02/2020) e publicações em redes sociais (datadas de março de 2020).
Requereu a declaração de nulidade do registro da apelante, a anulação do ato administrativo que indeferiu sua própria marca e a condenação da apelante à abstenção definitiva de uso do signo "SENSE PHARMA".
Na sentença (), integrada pela decisão de embargos de declaração para sanar omissão no dispositivo, o Juízo de origem consignou que, embora o Brasil adote o sistema atributivo de marcas (art. 129, caput, da LPI), o § 1º do mesmo artigo estabelece uma exceção baseada na precedência de uso de boa-fé.
O magistrado fixou como "janela crítica" para comprovação do uso o período entre 06/11/2020 e 07/05/2021 (seis meses anteriores ao depósito da apelada). Reconheceu que a documentação apresentada pela apelada (domínio "sensefarma.com.br" e publicações no Instagram de 2020) era suficiente para comprovar o uso anterior, de boa-fé, da expressão.
Assim, declarou a nulidade do registro nº 922.872.333 ("SENSE PHARMA") e do indeferimento do pedido nº 931.012.953, ordenando ao INPI o deferimento deste último.
Condenou a à abstenção de uso da marca no prazo de 60 dias, sob pena de medidas coercitivas, e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 4º, III, do CPC. O INPI foi isento de sucumbência com base no princípio da causalidade e no Enunciado nº 108 da III Jornada de Direito Comercial do CJF.
Em suas razões recursais (), a Apelante VITTALLE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA sustenta, preliminarmente, erro material e incongruência no dispositivo, que mencionou a abstenção da marca "SENSE FARMA" (da apelada) em vez de "SENSE PHARMA" (da apelante), violando o art. 494, I, do CPC; julgamento extra/ultra petita, alegando violação ao art. 492 do CPC, pois o juízo determinou a concessão automática da marca em vez de apenas anular o ato e determinar o reexame pelo INPI (art. 175 da LPI e art. 497 do CPC); nulidade por fundamentação insuficiente (art. 489, § 1º, IV, do CPC), alegando que o juízo admitiu que a prova "não era robusta"; e cerceamento de defesa (arts. 10, 355, I, e 370 do CPC), pela ausência de perícia marcária.
No mérito, defende que a apelada não comprovou uso "como marca" na janela crítica, mas apenas atos preparatórios ou nome empresarial. Invoca a preservação do sistema atributivo (art. 129, caput, da LPI) e a regra "first come, first served", citando que o direito de precedência (art. 129, § 1º) exige prova qualificada.
Aponta que as marcas são distintas (mista vs. nominativa) e utilizam elementos descritivos ("FARMA/PHARMA"), o que afastaria a nulidade conforme o art. 165 da LPI. Requereu efeito suspensivo com base no art. 1.012, § 4º, do CPC, alegando risco de dano grave pela interrupção abrupta de suas atividades.
Prequestionou diversos dispositivos, incluindo os arts. 124, XIX, 129, 158, 165, 169, 173, 174 e 175 da LPI, bem como preceitos constitucionais (art. 5º, XXXV, LIV e LV; art. 93, IX, da CF/88).
Em contrarrazões (), a Apelada SENSE FARMA LTDA defende a manutenção da sentença, alegando que o erro material foi sanado em embargos e é irrelevante para o mérito.
Afirmou que o Judiciário tem competência para determinar o deferimento do registro quando a fase técnica já ocorreu, conforme o art. 497 do CPC e que não há cerceamento de defesa, pois a prova é documental e o magistrado é o destinatário desta (art. 355, I, do CPC).
Destacou que a precedência foi demonstrada por documentos de validade jurídica (CNPJ, JUCESP, Domínio e redes sociais de 2020), cumprindo o art. 129, § 1º, da LPI e reforça que a confundibilidade é evidente, pois o elemento dominante "SENSE" é idêntico e os termos "FARMA" e "PHARMA" são foneticamente equivalentes, atuando no mesmo setor. Requer o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários sucumbenciais (art. 85, § 11, do CPC).
Em parecer (), o Ministério Público Federal manifestou-se pela não intervenção no feito. Entendeu que a controvérsia envolve interesses meramente patrimoniais, individuais e disponíveis entre partes devidamente representadas, não se configurando as hipóteses de intervenção obrigatória previstas no art. 178 do CPC ou na Recomendação nº 34/2016 do CNMP.
É o relatório.
VOTO
Cuida-se de apelação interposta por Vittalle Farmácia de Manipulação Ltda. contra sentença que, em ação de nulidade de registro de marca cumulada com anulação de ato administrativo e abstenção de uso, julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do ato concessório do registro nº 922.872.333 (“SENSE PHARMA”), de titularidade da ora apelante; declarar a nulidade do indeferimento do pedido de registro nº 931.012.953 (“SENSE FARMA”), formulado pela apelada; determinar ao INPI o deferimento e posterior concessão do registro pretendido pela apelada; impor à apelante obrigação de abstenção de uso da expressão reputada colidente e determinar a anotação e publicação da decisão na RPI.
A controvérsia foi dirimida com base no direito de precedência estabelecido no art. 129, § 1º, da Lei nº 9.279/1996, além da aplicação dos artigos 124, XIX, e 165 do referido diploma legal e do art. 487, I, do Código de Processo Civil.
Da admissibilidade.
A apelação é, em tese, cabível contra sentença de procedência (CPC, art. 1.009). A tempestividade é afirmada no recurso.
Passo ao exame das questões.
Questões preliminares da apelação.
Interesse de agir e alegado “não uso” da via administrativa.
A preliminar foi rejeitada na origem com fundamento expresso: o esgotamento da via administrativa não é requisito do interesse processual. Coaduno do mesmo entendimento.
A discussão judicial sobre nulidade de ato do INPI não se condiciona, por si, à prévia oposição ou nulidade administrativa, sobretudo quando o pedido é de natureza desconstitutiva de registro e de ato administrativo já praticado.
Posição processual do INPI.
O Juízo de primeiro grau enfrentou a matéria e rejeitou a preliminar, assentando que, em ação que pretende anular ato do INPI, a autarquia deve figurar como parte ré. Não havendo nada a ser reformado acerca deste ponto.
Alegado erro material no dispositivo.
A apelação aponta incongruência na ordem de abstenção, ocorre que, após a sentença, houve decisão integrativa em embargos de declaração que reescreveu o dispositivo, deixando claro que a abstenção se refere à marca “SENSE PHARMA”, correlata ao registro nº 922.872.333.
Assim, eventual defeito redacional anterior foi superado. Prejudicada a discussão como causa autônoma de nulidade, remanescendo o mérito propriamente dito.
Extra/ultra petita por “concessão automática”.
A apelante sustenta que o comando “deferimento e posterior concessão” substituiria exame técnico do INPI, contudo, a decisão integrativa manteve a mesma estrutura de comando, determinando ao INPI providenciar deferimento e posterior concessão, condicionada ao pagamento das retribuições devidas, e ordenando anotação/publicação na RPI.
A controvérsia, portanto, desloca-se para o alcance do provimento judicial em ação anulatória envolvendo ato do INPI: se o Judiciário pode impor resultado específico ou se deve limitar-se a anular e determinar reexame.
Como o próprio magistrado de primeiro grau fundamentou que a nulidade do indeferimento decorre como “consequência lógica” da nulidade do registro anterior impeditivo e que o pedido da apelada objetivava o deferimento do registro, a análise não é de mero vício de congruência “em abstrato”, mas de correção (ou não) do encadeamento lógico-jurídico adotado.
Acerca deste ponto, o mesmo será tratado no mérito, em virtude de estar vinculado com a conclusão sobre o direito de precedência e sobre a própria nulidade do registro da apelante.
Cerceamento de defesa e necessidade de perícia.
A apelante alegou julgamento antecipado inadequado por ausência de perícia e de instrução adicional.
Destaca-se que o processo foi julgado antecipadamente pois o juízo de primeiro grau compreendeu ser matéria de prova documental e as partes declararam não ter outras provas a produzir, inclusive a apelada afirmou expressamente não haver outras provas além das já juntadas.
Nestes termos, não se identifica, pelos elementos constantes dos autos fornecidos, nulidade por cerceamento. Foi oportunizado o requerimento de prova; e, registrada a desnecessidade/ausência de requerimento útil, o julgamento antecipado foi expressamente motivado.
Do mérito.
Parâmetros jurídicos: sistema atributivo e exceção do art. 129, §1º, LPI.
A sentença reconhece: (i) o Brasil adota sistema atributivo (propriedade da marca, em regra, pelo registro); (ii) o art. 129, §1º, LPI é exceção; (iii) é possível reconhecer judicialmente nulidade do registro com base em direito de precedência; e (iv) o ônus probatório, por se tratar de exceção, exige suporte consistente, cabendo a quem alega demonstrar uso como marca por ao menos seis meses antes do depósito do terceiro.
A sentença também delimitou, com precisão, o recorte temporal mínimo aplicável ao caso: para depósito da apelante em 06/05/2021, deveria haver uso de boa-fé no período contínuo de, no mínimo, seis meses anteriores, explicitado como 06/11/2020 a 07/05/2021.
Prova do uso anterior: suficiência (ou não) no caso concreto.
O Juízo de origem registrou expressamente quais foram os elementos que considerou comprovados: (i) domínio “sensefarma.com.br” criado em 15/02/2020 e (ii) criação do Instagram e primeiras publicações em fevereiro/março de 2020. Ao mesmo tempo, consignou que a prova “não é robusta”, mas a reputou suficiente para reconhecer o direito de precedência e, com isso, declarar nulo o registro da apelante.
Aqui reside o núcleo da controvérsia no caso em tela: a apelação sustenta que tais elementos indicariam mera existência formal/presença digital, sem demonstrar uso como marca para distinguir efetivamente serviços/produtos ao público dentro da janela crítica.
O INPI, na contestação, alinhou-se a essa leitura, distinguindo nome empresarial e marca e afirmando que as postagens não identificariam prestação de serviços.
Por outro lado, a apelada, nas contrarrazões, defende que a jurisprudência aceita presença digital e comunicações comerciais como meios idôneos, e que os documentos juntados evidenciariam uso contínuo anterior ao depósito de 2021.
Com os documentos efetivamente descritos na sentença (domínio e redes sociais) e sem notícia, nos trechos fornecidos, de documentação típica de circulação mercadológica na janela crítica (p.ex., peças de oferta, notas, catálogo, prints funcionais de e-commerce), a própria sentença reconhece fragilidade (“não robusta”). E, ainda assim, fez incidir a exceção do art. 129, §1º, LPI.
Nessa esteira, e limitando-me estritamente ao que consta do material fornecido, entendo que a sentença ressaltou: “existência digital anterior” para “uso marcário efetivo e contínuo” dentro da janela mínima. O INPI e a apelante atacam justamente essa passagem lógica.
Na sentença está descrito que “restou comprovado pelo segundo apelado o uso anterior, de boa-fé, da expressão ‘SENSE FARMA’ como marca”, mas os elementos explicitados no próprio decisum, tal como transcritos, não demonstram de forma inequívoca a aplicação do signo para distinguir, no comércio, serviços/produtos na janela crítica; demonstram anterioridade de presença e a mesma decisão reconhece que a prova não é robusta, embora exija, em tese, suporte probatório consistente por se tratar de exceção ao sistema atributivo.
Nessas condições, a procedência integral (nulidade do registro da apelante e o comando positivo de deferimento/concessão à apelada) se mostra, nos limites do acervo descrito, juridicamente vulnerável por insuficiência de demonstração do fato constitutivo excepcional.
Efeito em cadeia: nulidade do indeferimento do pedido da apelada e “deferimento/concessão”.
A sentença construiu uma consequência lógica: sendo nulo o registro impeditivo da apelante, deve ser nulo o indeferimento do pedido da apelada, impondo-se seu deferimento.
Isso só se sustenta se a nulidade do registro da apelante por precedência da apelada se mantiver, contudo, se a precedência não estiver comprovada com o grau exigido para afastar o sistema atributivo, não há base, no material fornecido, para desconstituir o registro concedido à apelante nem para impor o resultado registral em favor da apelada.
Diante do quadro fático-probatório tal como explicitado na sentença e nos demais atos juntados, dou provimento à apelação para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos, por insuficiência de comprovação inequívoca do uso anterior “como marca” no período mínimo exigido pelo art. 129, §1º, da LPI, conforme a própria sentença delimitou (06/11/2020 a 07/05/2021) e reconheceu não haver prova robusta.
Da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
Invertendo-se o ônus da sucumbência. Condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Voto no sentido de DAR PROVIMENTO à apelação, e consequentemente: (i) afasto a declaração de nulidade do registro nº 922.872.333 (“SENSE PHARMA”); (ii) afasto a nulidade do ato de indeferimento do pedido nº 931.012.953 (“SENSE FARMA”) e (iii) o comando de deferimento/concessão e prejudico a ordem de abstenção e a determinação de anotação/publicação correlata (art. 175, §2º, LPI) tal como constou do dispositivo integrativo.
Documento eletrônico assinado por CLAUDIA FRANCO CORREA, Desembargadora Federal Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002738674v14 e do código CRC 9b1b809e.
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