Apelação Cível Nº 5046514-82.2022.4.02.5101/RJ
RELATORA: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação interposto por G+ COMMUNICATIONS LLC. em face da sentença, proferida pelo Juízo da 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA., para declarar a nulidade parcial da patente BR 1120120197290 B1, "especificamente quanto às reivindicações 1 e 7, que fazem parte do estado da técnica ao analisar D1 e D2 combinados, cabendo registrar que a reivindicação 5 apresenta atividade inventiva". Ademais, condenou as sociedades autora e ré ao pagamento das despesas processuais, rateadas proporcionalmente, bem como de honorários advocatícios no "percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, sendo metade devida pela autora ao INPI e a sociedade Ré e, ainda, metade devida pela sociedade Ré à parte autora" ().
O objeto da controvérsia é a patente de invenção BR 11 2012 019729 0 B1, intitulada "Método de mapeamento de uma camada para uma porta de símbolo de referência de demodulação de multiplexação e aparato para alcançar pré-codificação baseado em um símbolo de referência de demodulação de multiplexação", de titularidade da empresa apelante, conforme documentos constantes no .
Na petição inicial, a empresa SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA., ora apelada, sustentou que o ato administrativo de concessão da referida patente pelo INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL — INPI seria nulo por inobservância dos requisitos legais de novidade e atividade inventiva, nos termos dos artigos 8º, 11 e 13 da Lei nº 9.279/96 (LPI). A autora/apelada fundamentou sua pretensão na existência de anterioridades constantes do estado da técnica que já descreveriam ou tornariam óbvia a solução tecnológica reivindicada, citando especificamente os documentos técnicos identificados como D1 (Huawei, R1-100249), D2 (NTT DOCOMO, R1-093503) e D3 (Padrão LTE, TS 36.211), todos publicados em data anterior à prioridade unionista da patente impugnada.
Foi produzida prova pericial judicial, vindo aos autos laudo técnico extenso, no qual o perito do juízo concluiu pela existência de novidade e inventividade nas reivindicações independentes 1 e 7 da patente BR 729, quando confrontadas com os documentos D1, D2 e D3 .
Em seguida, considerando os questionamentos levantados pelas partes ( ), a propósito das premissas e conclusões do trabalho pericial, o juízo de origem determinou ao perito que prestasse esclarecimentos complementares, com exame específico das objeções técnicas então deduzidas ().
Atendendo à determinação judicial, foi juntado laudo complementar, vindo posteriormente aos autos as considerações de SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA., G+ COMMUNICATIONS LLC. e INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI sobre o novo pronunciamento técnico ().
Encerrada a instrução, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença julgando parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade parcial da patente BR 11 2012 019729 0 B1, especificamente no tocante às reivindicações independentes 1 e 7, ao fundamento de que tais reivindicações já se encontravam compreendidas no estado da técnica, a partir da análise combinada dos documentos D1 e D2, ressalvada, contudo, a higidez da reivindicação 5, reputada dotada de atividade inventiva. Consta do decisum que, à luz do princípio do livre convencimento motivado, consagrado nos artigos 479 e 480 do CPC, embora o perito judicial detivesse expertise na matéria, deveria prevalecer a segunda manifestação técnica do INPI, especialmente no ponto em que concluiu pela ausência de atividade inventiva das reivindicações 1 e 7 diante da combinação de D1 e D2, com destaque para a característica 1.3, em relação à qual a autarquia assentou que a aplicação de TDM decorreria de forma evidente do estado da técnica e que não haveria suficiência descritiva para a aplicação conjugada de TDM e FDM.
Inconformada, a empresa G+ COMMUNICATIONS LLC interpôs apelação, arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença por vício de fundamentação, ao argumento de que o juízo de origem teria desconsiderado o laudo pericial judicial sem motivação técnica adequada, em afronta aos arts. 371, 479, 480 e 489, § 1º, do CPC. Alega, ainda, ocorrência de decisão surpresa, violação aos arts. 7º, 10 e 156 do CPC, além de indevida prevalência da manifestação do INPI, que, por ser parte no feito, não poderia ser tratado como intérprete técnico imparcial da controvérsia. No mérito, alegou que o juízo de origem agiu com excessiva deferência à posição da autarquia ré e ignorou a prova técnica imparcial produzida sob o crivo do contraditório. Sustentou que a patente preenche todos os requisitos de validade e requereu a reforma integral da sentença para que a ação de nulidade seja julgada improcedente.
Em contrarrazões, a apelada SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. pugnou pela manutenção do julgado. Argumentou que o magistrado exerceu o livre convencimento motivado ao adotar o parecer técnico do órgão público competente para a concessão de patentes, destacando que a apelação reflete mero inconformismo com o resultado que reconheceu a obviedade da solução patenteada frente ao estado da técnica, conforme manifestação do .
Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal limitou-se a informar que a matéria discutida não atrai sua intervenção obrigatória (art. 178 do CPC), devolvendo os autos para regular prosseguimento ().
É o relatório.
VOTO
Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.
A controvérsia recursal cinge-se, preliminarmente, à verificação de eventual nulidade da sentença, por alegado vício de fundamentação, em razão do afastamento do laudo pericial judicial. No mérito recursal, cumpre examinar se subsistem, no plano material, os requisitos de patenteabilidade da Carta-Patente BR 11 2012 019729-0 B1, especialmente no tocante à novidade e à atividade inventiva, à luz do estado da técnica e das manifestações técnicas produzidas nos autos.
QUESTÕES PRELIMINARES
A apelante sustenta a nulidade da sentença por vício de fundamentação, alegando que o juízo de origem violou o artigo 489 do CPC ao afastar as conclusões do laudo pericial constante no Evento 168 sem apresentar base técnica idônea.
Argumenta que o magistrado de primeiro grau teria acolhido a manifestação técnica do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI) de forma automática, fundamentando-se apenas em uma suposta imparcialidade institucional da autarquia, sem enfrentar adequadamente os fundamentos expostos pelo perito judicial que atestou a validade da patente. Afirma, nesse contexto, que a decisão seria omissa e carente de análise crítica sobre a prova técnica produzida sob o crivo do contraditório.
Contudo, a pretensão de nulidade da sentença não merece prosperar.
O ordenamento jurídico brasileiro adota o sistema da persuasão racional ou princípio do livre convencimento motivado, conforme estabelecido nos artigos 371 e 479 do CPC. De acordo com essa orientação, o juiz não está vinculado nem adstrito às conclusões vertidas no laudo pericial judicial, podendo divergir do parecer do experto quando outros elementos de prova fundamentarem conclusão distinta.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte Regional consolidou o entendimento de que o laudo pericial não possui caráter absoluto e deve ser valorado em conjunto com as demais provas técnicas, especialmente em matérias afetas à propriedade industrial:
EMENTA: DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE NULIDADE DE PATENTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE ATIVIDADE INVENTIVA. VALORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA DESCONSTITUIR O ATO ADMINISTRATIVO DO INPI. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME. Apelação cível interposta por STARA S.A. Indústria de Implementos Agrícolas contra sentença da 12ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que julgou improcedente pedido de nulidade da patente de invenção PI 0521063-1, intitulada "Chassi para colheitadeira com suspensão flexível e com direção dianteira móvel". A apelante pleiteia (i) o reconhecimento da nulidade da patente por ausência de atividade inventiva ou, subsidiariamente, (ii) a realização de nova perícia judicial com especialista em engenharia agrícola e mecânica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) definir se a patente PI 0521063-1 deve ser anulada por ausência de atividade inventiva; (ii) estabelecer se é necessária a realização de nova perícia judicial para a adequada apreciação do mérito patentário.
III. RAZÕES DE DECIDIR. A invenção é patenteável quando reúne simultaneamente os requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial (LPI, art. 8º). A atividade inventiva se caracteriza quando, para um técnico no assunto, a solução proposta não decorre de forma evidente ou óbvia do estado da técnica (LPI, art. 13). O magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção a partir do conjunto probatório, nos termos do princípio do livre convencimento motivado (CPC/2015, arts. 371, 479 e 480). O laudo pericial judicial apresentou inconsistências, especialmente por extrapolar o campo técnico da patente para veículos agrícolas em geral, em desacordo com a especificidade do invento. O parecer técnico do INPI destacou que a invenção atende aos requisitos de novidade e atividade inventiva, considerando o problema técnico específico das colheitadeiras agrícolas e o efeito técnico proporcionado pela solução patenteada. A perícia realizada e os pareceres técnicos do INPI constituem elementos suficientes para a apreciação do mérito patentário, sendo desnecessária nova perícia, pois não há demonstração de prejuízo ou lacuna probatória. A decisão de primeira instância examinou de forma fundamentada as questões suscitadas, inexistindo erro material ou nulidade a justificar a reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão de patente só pode ser anulada quando demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos legais de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. O magistrado pode valorar livremente os elementos probatórios constantes dos autos, não estando vinculado ao laudo pericial. A manifestação técnica do INPI goza de especial relevância na análise de nulidade de patente, por se tratar de autarquia especializada e desinteressada no resultado econômico do invento. A realização de nova perícia é desnecessária quando os elementos probatórios já são suficientes para a formação do convencimento judicial.
Dispositivos relevantes citados: LPI (Lei nº 9.279/1996), arts. 8º, 11, §§ 1º e 2º, 13 e 46; CPC/2015, arts. 371, 479 e 480; Lei nº 5.648/1970, art. 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 863.214, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 07/04/2020.
(TRF2, Apelação Cível, 5071069-37.2020.4.02.5101, Rel. CLAUDIA FRANCO CORREA, 1ª TURMA ESPECIALIZADA, Rel. do Acórdão - CLAUDIA FRANCO CORREA, julgado em 15/09/2025, DJe 17/09/2025 12:16:45)
A análise detida da sentença proferida revela que o juízo de origem explicitou pormenorizadamente as razões pelas quais optou por prestigiar as manifestações técnicas do INPI em detrimento do laudo pericial.
Assim, não se verifica qualquer violação ao artigo 489 do CPC ou cerceamento de defesa. O fato de a decisão ser contrária aos interesses da ré/apelante não implica falta de fundamentação.
Tampouco se configura a alegada decisão surpresa. O contraditório foi exercido de forma plena durante toda a fase de instrução. O INPI apresentou suas manifestações técnicas e o seu parecer divergente após a elaboração do laudo pericial e do laudo complementar.
Observa-se que no decorrer da instrução processual a ré/apelante teve acesso a todos esses documentos e manifestou-se sobre o conteúdo das impugnações da autarquia. A adoção, na sentença, de uma tese jurídica e técnica que foi amplamente debatida pelas partes não caracteriza qualquer violação ao artigo 10 do CPC. O juiz apenas decidiu a lide com base nos argumentos que já integravam o debate processual.
Rejeitam-se, portanto, todas as alegações preliminares de nulidade da sentença.
MÉRITO
Contextualização da Controvérsia e Requisitos de Patenteabilidade
A controvérsia do presente recurso reside na aferição da validade da patente de invenção BR 11 2012 019729 0 B1, de titularidade da empresa ré/apelante.
A ação anulatória foi ajuizada pela autora/apelada com o objetivo de desconstituir o ato administrativo concessório, sob a alegação de que a patente carece dos requisitos de novidade e de atividade inventiva, exigidos pelos artigos 8º, 11 e 13 da Lei nº 9.279/96, considerando o estado da técnica representado pelos documentos anteriores denominados D1 e D2.
A ré/apelante objetiva a reforma integral da r. sentença para que seja reconhecida a validade de todas as reivindicações, baseando-se nas conclusões do perito judicial.
Pois bem. Para a concessão de uma patente de invenção, a Lei nº 9.279/96 exige o preenchimento cumulativo dos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.
A patente de invenção, nos termos do art. 8º da LPI, exige o atendimento cumulativo de três requisitos, quais sejam: (i) novidade: aferida de forma objetiva a partir do estado da técnica, o qual compreende tudo aquilo tornado acessível ao público, no Brasil ou no exterior, por qualquer meio, antes da data de depósito ou de prioridade do pedido, de modo que a invenção não pode estar compreendida nesse acervo, independentemente de eventual conhecimento subjetivo do inventor, incluindo-se, ainda, o conteúdo de pedidos de patente anteriores, ainda que não publicados (art. 11); (ii) atividade inventiva: verificada quando a invenção, considerada à luz do estado da técnica, não decorre de maneira evidente ou óbvia para um técnico no assunto — entendido como o profissional com conhecimentos médios na área técnica pertinente, dotado do conhecimento geral disponível à época do depósito e apto à realização de experimentações rotineiras (art. 13); (iii) aplicação industrial: caracterizada pela aptidão da invenção para ser utilizada ou produzida em qualquer tipo de indústria, em sentido amplo, compreendendo sua efetiva inserção em atividades produtivas ou de exploração econômica, inclusive em setores industriais, agrícolas ou extrativos (art. 15).
A suficiência descritiva, relevante para a análise da característica 1.3 das reivindicações impugnadas, é disciplinada no art. 24, dispondo que "o relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução."
O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade apenas das reivindicações 1 e 7 da referida patente, mantendo a validade da reivindicação 5, por acolher o entendimento técnico de que as reivindicações anuladas não possuem atividade inventiva quando analisadas sob a ótica da combinação dos documentos de anterioridade D1 e D2.
A r. sentença reconheceu que a patente BR 1120120197290 B1, intitulada "método de mapeamento de uma camada para uma porta de símbolo de referência de demodulação de multiplexação e aparato para alcançar pré-codificação baseado em um símbolo de referência de demodulação de multiplexação" (), não atendeu ao requisito da atividade inventiva, no que concerne às reivindicações 1 e 7, porquanto estas já se encontravam acessíveis ao público em razão da divulgação prévia decorrente da combinação das anterioridades D1 (3GPP TSG RAN WG1#59bis, R1-100249, “Control Signalling for MU-MIMO — ) e D2 (3GPP TSG RAN #58, R1-093503, “DL DM-RS Design for LTE-Advanced” — ).
A reinvindicação 1 se refere ao "método de mapeamento de uma camada para uma porta de símbolo de referência de demodulação, DMRS, de multiplexação, aplicado em um método de pré-codificação baseado em um dmrs de multiplexação, compreendendo: determinar (301) uma relação de multiplexação entre portas de DMRS; e mapear (302) camadas de transporte de dados, respectivamente, a portas de DMRS com a relação de multiplexação determinada, caracterizado por ao mapear camadas de transporte de dados, respectivamente, para portas de DMRS com a relação de multiplexação determinada, uma relação fixa é definido entre a camada de transporte de dados e as portas de DMRS, camada0 ↔ porta0 camada1 ↔ porta1 camada2 ↔ porta2 camada3 ↔ porta3 camada4 ↔ porta4 camada5 ↔ porta5 camada6 ↔ porta6 camada7 ↔ porta7 em que, porta0, porta1, porta2, porta3, porta4, porta5, porta6, porta7 são portas de DMRS 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, respectivamente, o passo de determinar uma relação de multiplexação entre portas de DMRS refere-se ao seguinte: classificar as portas de DMRS 7, 8, 11 e 13 como um grupo de portas de DMRS, classificar as portas de DMRS 9, 10, 12 e 14 como outro grupo de portas de DMRS, em que várias portas de DMRS em grupos de portas de DMRS classificados empregam um modo de multiplexação por divisão de código, e diferentes grupos de portas de DMRS empregam um modo de multiplexação por divisão de tempo e/ou divisão de frequência".
Já a reivindicação 7 diz respeito ao "aparato para alcançar pré-codificação baseado em um símbolo de referência de demodulação, DMRS, de multiplexação, compreendendo um módulo de mapeamento e um módulo de pré-codificação, em que o módulo de mapeamento é configurado para: determinar uma relação de multiplexação entre portas de DMRS e mapear camadas de transporte de dados, respectivamente, a várias portas de DMRS com a relação de multiplexação determinada; e o módulo de pré-codificação é configurado para: pré-codificar sequências-piloto correspondentes a várias portas de DMRS de acordo com uma relação entre as camadas de transporte de dados e as portas de DMRS, caracterizado por o módulo de mapeamento ser configurado para: ao mapear camadas de transporte de dados, respectivamente, para portas de DMRS com a relação de multiplexação determinada, uma relação fixa é definida entre a camada de transporte de dados e a porta de DMRS, camada0 ↔ porta0 camada1 ↔ porta1 camada2 ↔ porta2 camada3 ↔ porta3 camada4 ↔ porta4 camada5 ↔ porta5 camada6 ↔ porta6 camada7 ↔ porta7 em que, porta0, porta1, porta2, porta3, porta4, porta5, porta6, porta7 são portas de DMRS 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, respectivamente, o módulo de mapeamento ser configurado para determinar a relação de multiplexação entre portas de DMRS de acordo com um modo seguinte: classificar as portas de DMRS 7, 8, 11 e 13 como um grupo de portas de DMRS, classificar as portas de DMRS 9, 10, 12 e 14 como outro grupo de portas de DMRS, em que várias portas de DMRS em dois grupos de portas de DMRS classificados empregam um modo de multiplexação por divisão de código, e diferentes grupos de portas de DMRS empregam um modo de multiplexação por divisão de tempo e/ou divisão de frequência".
Por sua vez, a reivindicação 5 se refere ao método, de acordo com a reivindicação 4, caracterizado por, no passo de mapear camadas do mesmo fluxo de palavra de código as portas de DMRS do mesmo grupo de portas de DMRS com prioridade e mapear as camadas de diferentes fluxos de palavras de código as portas de DMRS de diferentes grupos de portas de DMRS respectivamente, quando o número total M de camadas correspondentes ao mesmo fluxo de palavra de código for maior do que o número máximo N de portas suportados por um grupo de portas de DMRS, mapear N camadas em todas as camadas correspondentes ao mesmo fluxo de palavra de código as portas de DMRS do mesmo grupo de portas de DMRS com prioridade, então mapear as restantes MN camadas as portas de DMRS de diferentes grupos de portas de DMRS, ou mapear N camadas em todas as camadas correspondentes ao mesmo fluxo de palavra de código as portas de DMRS de diferentes grupos de portas de DMRS com prioridade, então mapear as restantes MN camadas as portas de DMRS do mesmo grupo de portas de DMRS; ou quando todas as referidas camadas correspondem a dois fluxos de palavras de código, mapear camadas correspondentes a um fluxo de palavra de código nelas as portas de DMRS de um grupo de portas de DMRS, e mapear camadas correspondentes ao outro fluxo de palavra de código as portas de DMRS de outro grupo de portas de DMRS.
A apelante sustenta que a r. sentença deve ser reformada, ao argumento de que desconsiderou as conclusões do perito judicial, embora este atue com imparcialidade, ao passo que o INPI figura como parte interessada no processo.
Cumpre destacar que a atuação do INPI em ações anulatórias de patente decorre de sua missão institucional de zelar pela higidez do sistema de propriedade intelectual no Brasil. Nesse cenário, os pareceres técnicos do INPI não constituem manifestações opinativas destituídas de base metodológica, mas pronunciamentos elaborados por órgão técnico especializado, cujos agentes atuam segundo diretrizes normativas, a exemplo da Resolução INPI nº 169/2016.
Havendo, nos autos, dissenso entre a conclusão do perito do juízo e a da área técnica da INPI, compete ao magistrado examinar a consistência interna, a aderência metodológica e a força persuasiva de cada construção argumentativa, para então adotar a que melhor traduza a incidência da disciplina legal sobre os fatos apurados.
Portanto, não há reparo a ser feito à r. sentença tão somente pelo fato de haver prestigiado - com exposição dos fundamentos - a conclusão técnica do INPI, se esta se revelou mais consistente e persuasiva à luz do conjunto probatório
Estabelecidas essas premissas e considerando as teses e os argumentos recursais deduzidos pela ré/apelante, passa-se ao cotejo analítico entre os fundamentos técnicos do laudo pericial e de suas complementações e as manifestações técnicas apresentadas pelo INPI, com vistas a aferir qual deles se revela metodologicamente mais consistente e, portanto, apto a orientar o julgamento da controvérsia posta em exame.
No caso dos autos, a discussão recai preponderantemente sobre o requisito da atividade inventiva. A controvérsia de maior destaque concentra-se na reivindicação da característica designada "1.3" no laudo pericial, relativa à utilização da multiplexação por divisão de tempo (TDM) e/ou divisão de frequência (FDM) entre grupos distintos de portas DMRS, em conjunção com as características 1.1 (relação fixa entre camadas de transporte de dados e portas DMRS 7 a 14) e 1.2 (classificação das portas em dois grupos específicos).
As reivindicações 1 e 7 foram objeto de conclusões técnicas divergentes: o perito judicial entendeu que a combinação nelas descrita produz efeito técnico inesperado e, por conseguinte, revela atividade inventiva; o INPI, por sua vez, concluiu pela ausência de demonstração desse efeito técnico, pela evidência da aplicação do TDM para o técnico no assunto e pela insuficiência descritiva da aplicação conjunta de TDM e FDM.
Para a exata compreensão das divergências técnicas em exame, transcrevo as posições técnicas veiculadas nos autos pelo perito judicial e pelo INPI.
O Perito Judicial, ao concluir o laudo principal (), assim sintetizou sua avaliação acerca dos requisitos de patenteabilidade das reivindicações 1 e 7:
"Quanto à novidade, os elementos caracterizantes não são antecipados integralmente por D1, mesmo acrescido de D2, pois constata-se que demandaria interpretação de um técnico no assunto para chegar aos números de portas referidos, bem como ao uso da multiplexação por divisão de tempo e estratégias de multiplexação e grupos de portas.
Já o caráter de atividade inventiva é mantido em cada um dos três elementos caracterizantes, dado que:
- incorpora característica distintiva única, caso do mapeamento fixo em 1.1;
- propõe técnicas que, embora conhecidas, são aplicadas de forma inédita para resolver um determinado problema, buscando um efeito ainda não antecipado, caso da multiplexação por divisão de tempo ou multiplexação por divisão de tempo e frequência em 1.3;
- e propõe uma configuração que, embora tenha sido antecipada, sua aplicação em conjunto com as demais características propostas, diante da complexidade do problema e dos inúmeros caminhos possíveis para compor a solução, tornam a sua adoção não óbvia, como no caso da configuração dos grupos proposta em 1.2."
E, na síntese final, consignou:
- "O conteúdo da matéria reivindicada na patente BR112012019729-0 é novo, posto que não está integralmente descrito em nenhum dos documentos do estado da técnica identificados por este parecerista, nem tampouco em documentos que estejam literalmente referenciados uns nos outros;
- O conteúdo da matéria reivindicada na patente BR112012019729-0 contém atividade inventiva, dado que os elementos de proteção apresentam soluções que não decorrem de maneira direta para um técnico do assunto quando exposto às anterioridades acostadas."
Em resposta ao laudo pericial, o INPI apresentou manifestação técnica (, na qual apontou, em síntese, as seguintes incongruências metodológicas na análise do perito:
"O perito apresentou posição contrária ao INPI, justificando que os elementos contidos nas reivindicações independentes, apesar de conhecidos e antecipados, possuem um efeito novo e inesperado quando combinados.
Consideramos que a análise do perito não levou em consideração, de forma integral, as normas e diretrizes do INPI, em especial a Resolução 169/2016 do INPI, conhecida como Diretrizes de exame de pedidos de patente — Bloco II, como pontuado durante esse parecer e sumarizado a seguir.
Em sua análise, os conceitos de combinação de elementos não foram observados em sua integralidade, pois, para caracterizar uma invenção por combinação de elementos, é necessário identificar um efeito técnico inesperado, não tendo sido demonstrado que o efeito técnico após a combinação é diferente do somatório dos efeitos técnicos das características individuais do efeito técnico após a combinação.
Como justificativa de efeito técnico inesperado, o perito também se refere ao sucesso comercial do produto de maneira infundada, contrariando de forma expressa o parágrafo 5.59 da Resolução 169/2016.
O perito interpreta as reivindicações independentes a seu critério, aumentando o seu escopo de proteção de maneira contrária à Resolução 169/2016, em especial aos parágrafos 3.21 e 3.44, que versam que uma reivindicação deve ser formulada de modo a incluir todas as características técnicas que são consideradas essenciais para o alcance do efeito técnico, contidas no relatório descritivo.
E, finalmente, o douto perito se equivoca sobre conceitos sobre a proteção com diversas alternativas em uma reivindicação, conforme apresentado nos parágrafos 59 a 68 deste parecer. A diretriz versa que, ao serem pleiteadas formas alternativas em uma reivindicação, além de ser necessária a fundamentação de cada uma das características, basta que o estado da técnica contemple uma das múltiplas alternativas pleiteadas para que a reivindicação como um todo deixe de atender ao requisito de atividade inventiva. Ou seja, uma vez que uma reivindicação almeja a proteção de múltiplas alternativas, caso uma destas seja evidente a partir do estado da técnica, toda a reivindicação deixa de atender ao requisito de atividade inventiva."
Intimando para esclarecer os questionamentos formulados pelas partes, o Perito apresentou laudo complementar (), no qual, em síntese, reconheceu que a alternativa de emprego da técnica FDM pura, sem combinação com TDM, poderia ser considerada não inventiva.
Nesta questão o INPI ressalta que o elemento caracterizante 1.3 estabelece que o modo CDM é empregado entre portas de um mesmo grupo, e o modo TDM e/ou FDM é empregado para diferentes grupos de portas. Com isso, existem três possibilidades alternativas para diferentes grupos de portas: (i) somente FDM; (ii) somente TDM; ou (iii) TDM e FDM de forma simultânea. Há antecipação, no estado da técnica de D2, relativa ao uso do modo CDM entre portas de um mesmo grupo, bem como ao emprego do FDM para diferentes grupos de portas de DMRS. A inventividade no elemento caracterizante 1.3 face aos documentos elencados se restringiria ao uso para diferentes grupos de portas de (ii) TDM ou (iii) TDM com FDM
Os peritos da Autarquia, então, apontam haver equívoco conceitual na análise em relação à propriedade industrial, uma vez que, numa reivindicação que almeja a proteção de múltiplas alternativas, caso uma destas seja evidente a partir do estado da técnica, deixa-se de atender ao requisito de atividade inventiva.
Em outras palavras, o elemento caracterizante 1.3 abrange três possibilidades para multiplexação entre grupos de portas (FDM, TDM, ou FDM/TDM), sendo uma delas (FDM) reconhecidamente antecipada por D2. Em consequência, afirmar que há inventividade no elemento caracterizante 1.3 seria permitir que o escopo de proteção da reivindicação independente 1 inclua a possibilidade (i) somente FDM, que já se encontra em D2. Ou seja, seria conceder proteção a algo revelado pelo estado da técnica.
A autarquia prossegue sugerindo que a inventividade do elemento caracterizante 1.3 seria pertinente caso seu texto limitasse as possibilidades de multiplexação entre grupos de portas a (ii) TDM ou (iii) TDM/FDM. Tal característica seria pleiteada se a redação da reivindicação fosse “TDM ou TDM e FDM” e não “FDM e/ou TDM”. Oportunamente, o INPI lembra a diretriz de acordo com a qual poderiam ser criadas reivindicações independentes distintas, cada uma com uma alternativa da multiplexação desejada (parágrafo 66 do Documento de Subsídio Técnico).
Assim, quanto ao elemento caracterizante 1.3, discordando dos argumentos da autora, entendemos que a proposta de uso da técnica TDM para multiplexação entre grupos distintos de portas mantém seu caráter inventivo. Entretanto, concordamos com o INPI no sentido de que a alternativa de emprego da técnica FDM “pura” (não combinada com TDM) para tal multiplexação, implicitamente proposta na expressão “FDM e/ou TDM”, induz à qualificação deste elemento caracterizante como não-inventivo, da forma que está, por falta de inventividade de uma de suas alternativas
Contudo, reafirmou a inventividade da solução quando analisada em seu conjunto, e especialmente no tocante à aplicação do TDM como modo de multiplexação entre grupos distintos de portas DMRS.
"Ou seja, a aplicação do método da BR729 faz com que cada símbolo de determinada palavra-código seja multiplexado por CDM com dois símbolos da outra palavra-código e por FDM (no caso específico do LTE-A) com outros dois símbolos da outra palavra-código. Desta forma, busca-se minimizar a “interferência entre as camadas correspondentes a diferentes fluxos de palavras de código”. Este efeito só se obtém com a aplicação conjunta dos elementos 1.1, 1.2 e 1.3
(...)
Portanto, concluímos que a combinação dos três elementos da reivindicação 1 traz os efeitos, não alcançáveis por cada elemento isoladamente, de minimização da interferência entre fluxos de palavras-código distintas, redução do overhead e flexibilidade de aplicação. Além disto, é de fato surpreendente, por contraintuitivo, que o mapeamento fixo característico do elemento 1.1, que à primeira vista retira-lhe a flexibilidade, quando combinado aos demais elementos garante a sua flexibilidade de aplicação."
Relativamente às manifestações técnicas apresentadas pelo INPI antes da elaboração do laudo pericial, cumpre reproduzir os seguintes trechos. Na primeira manifestação técnica (), o INPI concluiu:
"Considerando a análise da atividade inventiva exarada na Seção 5.2 Atividade Inventiva – Arts. 8º e 13, tecidas a partir das argumentações da autora e das nossas considerações, conclui-se que as reivindicações 1 e 7 fazem parte do estado da técnica ao analisar D1 e D2 combinados.
Ainda, em complemento, a reivindicação 5 apresenta atividade inventiva ante os documentos avaliados neste parecer, logo estão em acordo com os arts. 8º e 13 da Lei 9279/1996.
Perante as considerações realizadas nesta manifestação reafirmamos que assiste parcialmente razão à parte autora no tocante à nulidade da patente BR112012019729-0 B1 uma vez que os objetos protegidos pelas reivindicações 1 e 7 da mesma não podem ser considerados dotados de atividade inventiva ante os ensinamentos dos documentos D1 (Huawei) e D2 (NTT DOCOMO), tomado isoladamente pois o documento D1 faz referência explicita a D2. Entretanto, os objetos da reivindicação 5 da mesma patente não são antecipados, implícita ou explicitamente, por quaisquer dos documentos apresentados pela autora, isolados ou em combinação, sendo, portanto, dotados de novidade e atividade inventiva."
Na segunda manifestação técnica (), reafirmou:
"Primeiramente, conforme argumentos expostos anteriormente, não consideramos pertinente que D1 não possa ser considerado estado da técnica mais próximo, ou que possa ser descartado. Fica evidente que os argumentos expostos nestes parágrafos somente têm sentido se D1 deixar de ser considerado estado da técnica mais próximo, portanto aparentando uma intenção de destituir D1 de sua relevância para a presente análise.
Uma vez que mantemos entendimento de que D1 pode ser considerado estado da técnica mais próximo, reiteramos a análise que consta no parecer emitido pelo INPI de que seria evidente para um técnico no assunto combinar D2 a D1.
Por tal razão, em destaque, consideramos que um técnico no assunto com conhecimento de D1 seria motivado a buscar um agrupamento que obtivesse uma melhoria de desempenho. Não haveria dificuldade em obter acesso a D2, uma vez que esta anterioridade é uma das referências citadas por D1. Tendo conhecimento de D2, seria evidente para um técnico no assunto adotar o agrupamento da opção 3 (citado como opção 2 no parecer da Ré), já que dentre as opções é a que oferece o melhor desempenho, conforme a própria Ré reconhece em seu parecer. Uma vez escolhida a opção 3 de D2, conforme pode ser observado na Figura 1(c) de D2 reproduzida, seria evidente empregar multiplexação por código (CDM) aos grupos, e multiplexação por frequência (FDM) entre os grupos, assim como realizado na reivindicação 1 da patente BR729.
(...)
Com relação aos documentos D1 e D2, após a análise de todos os argumentos apresentados, por ambas as partes autora e da segunda ré, as reivindicações 1 e 7 fazem parte do estado da técnica. A reivindicação 5 apresenta atividade inventiva frente a D1 e D2.
Com relação às combinações dos documentos D1, D2 e D3, da mesma forma as reivindicações as reivindicações 1 e 7 fazem parte do estado da técnica, mas não foi encontrado nenhum ensinamento em D1, D2 ou D3 capaz de retirar a atividade inventiva da reivindicação dependente 5. Dessa forma, a reivindicação 5 combinada às reivindicações a que se refere apresenta atividade inventiva.
As reivindicações independentes 1 e 7 não presentam atividade inventiva frente a D1 e D2 de forma isolada. A reivindicação dependente 5 apresenta atividade inventiva frente a D1 e D2 de forma isolada e em relação a D1, D2 e D3 de forma combinada. Como não são apresentados pela autora e pela segunda ré argumentos fundamentados referentes à todas as reivindicações dependentes, as análises das demais reivindicações dependentes não são expostas neste parecer.
(...) assiste parcialmente razão à parte autora no tocante à nulidade da patente BR112012019729-0 B1, uma vez que os objetos protegidos pelas reivindicações 1 e 7 da mesma não podem ser considerados dotados de atividade inventiva ante os ensinamentos dos documentos D1 (Huawei) e D2 (NTT DOCOMO), tomados isoladamente, pois o documento D1 faz referência explícita a D2. Entretanto, os objetos da reivindicação 5 da mesma patente não são antecipados, implícita ou explicitamente, por quaisquer dos documentos apresentados pela autora, isolados ou em combinação, sendo, portanto, dotados de novidade e atividade inventiva."
Sobre a manifestação do INPI acerca do laudo complementar (), merece destaque o parágrafo que o magistrado sentenciante identificou como decisivo para sua convicção :
20. Por fim, com relação a denominada característica 1.3, mantemos o entendimento exarado anteriormente de que aplicar TDM seria evidente a partir do estado da técnica e não há suficiência descritiva para aplicação de “TDM e FDM”. Em sua manifestação, o douto perito somente aponta a diferença técnica com relação a D2 (aplicação do TDM) como característica inventiva. Contudo, não foram apresentados argumentos do porquê a referida diferença técnica não seria evidente para um técnico no assunto. Portanto, não constatamos contra-argumentação suficiente para que o entendimento exarado anteriormente pelo INPI seja alterado.
E, na conclusão da mesma manifestação:
68. Pelas razões expostas neste parecer, em conformidade com o laudo pericial, concluímos que:
69. O perito apresentou posição contrária ao INPI, justificando que os elementos contidos nas reivindicações independentes, apesar de conhecidas e antecipadas, possuem um efeito novo e inesperado quando combinados.
70. Consideramos que a análise do perito não levou em consideração de forma integral as normas e diretrizes do INPI, em especial a Resolução 169/2016 do INPI, conhecida como Diretrizes de exame de pedidos de patente - Bloco II, como pontuado durante esse parecer e sumarizado a seguir.
71. Em sua análise, os conceitos de combinação de elementos não foram observados em sua integralidade, pois para caracterizar uma invenção por combinação de elementos é necessário identificar um efeito técnico inesperado, onde não foi demostrado que o efeito técnico após a combinação é diferente que o somatório dos efeitos técnicos das características individuais efeito técnico após a combinação.
72. Como justificativa de efeito técnico inesperado, o perito também se refere ao sucesso comercial do produto de maneira infundada, contrariando de forma expressa o parágrafo 5.59 da Resolução 169/2016.
73. O perito interpreta as reivindicações independentes a seu critério, aumentando o seu escopo de proteção de maneira contrária a Resolução 169/2016, em especial aos parágrafos 3.21 e 3.44, que versam que uma reivindicação deve ser formulada de modo a incluir todas as características técnicas que são consideradas essenciais para o alcance do efeito técnico, contidas no relatório descritivo.
74. E, o douto perito concorda com o INPI, de forma parcial, sobre o emprego das modulações FDM e/ou TDM, que, conforme escritos na reivindicação 1, almeja a proteção de múltiplas alternativas. Obtêm-se a conclusão de que ao menos uma das alternativas, FDM, é antecipada pelo estado da técnica. Em discordância com o entendimento do INPI, que considera que não é fundamentado no relatório descritivo o uso de TDM ou TDM e FDM de forma isolada, o perito sugere a mudança da redação da Reivindicação 1.
75. Assim, considerando a análise do laudo do perito exarada neste parecer, incluindo as respostas aos quesitos formulados pelo INPI, concordamos com o perito e mantemos nossa opinião de que as reivindicações apresentam novidade frente aos documentos D1 e D2, de forma combinada ou isoladamente, estando em acordo com o disposto nos art. 8º combinado com art. 11 da LPI.
76. Perante as considerações realizadas nesta manifestação reafirmamos que assiste parcialmente razão à parte autora no tocante à nulidade da patente BR112012019729-0 B1 uma vez que os objetos protegidos pelas reivindicações 1 e 7 da mesma não podem ser considerados dotados de atividade inventiva ante os ensinamentos dos documentos D1 (Huawei) e D2 (NTT DOCOMO), tomado isoladamente pois o documento D1 faz referência explicita a D2. Entretanto, os objetos da reivindicação 5 da mesma patente não são antecipados, implícita ou explicitamente, por quaisquer dos documentos apresentados pela autora, isolados ou em combinação, sendo, portanto, dotados de novidade e atividade inventiva.
Diante dessas posições técnicas antagônicas, o juízo sentenciante explicitou as razões que o levaram a acolher a análise técnica do INPI. Nas palavras do próprio decisum :
"Analisando todo o conjunto probatório descrito nos autos, e, não obstante o cuidadoso laudo pericial apresentado e a inegável expertise do Perito que o produziu, considero que, na hipótese dos presentes autos, deve ser privilegiado o entendimento esposado pelo corpo técnico do INPI, autarquia que tem a atribuição de analisar e conceder patentes em nosso País e que atua, em regra, de forma imparcial e isenta, sem vinculação com os interesses das empresas envolvidas na lide.
Ressalte-se que, caso haja, como na presente hipótese, dois laudos técnicos com conclusões divergentes e antagônicas, pode o Magistrado, com base no princípio do livre convencimento motivado, optar por qualquer um para proferir sua decisão."
O juízo sentenciante destacou qual o argumento técnico do INPI que entendeu determinante na formação de seu convencimento:
"Em suma, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, o Magistrado, na condição de destinatário das provas, tem liberdade para apreciá-las e, com base nelas, proferir decisão. [...] entendo que a segunda análise no INPI, quanto à falta de atividade inventiva, deve ser acatada, especialmente no que tange à seguinte conclusão: '20. Por fim, com relação à denominada característica 1.3, mantemos o entendimento exarado anteriormente de que aplicar TDM seria evidente a partir do estado da técnica e não há suficiência descritiva para aplicação de TDM e FDM. Em sua manifestação, o douto perito somente aponta a diferença técnica com relação a D2 (aplicação do TDM) como característica inventiva. Contudo, não foram apresentados argumentos do porquê a referida diferença técnica não seria evidente para um técnico no assunto. Portanto, não constatamos contra-argumentação suficiente para que o entendimento exarado anteriormente pelo INPI seja alterado.”
Na hipótese, entendo que a opção do juízo de origem pela posição técnica do INPI é a que melhor se coaduna com os requisitos legais de patenteabilidade e com a metodologia de exame estabelecida pelas diretrizes normativas aplicáveis.
Expõem-se, a seguir, as razões que sustentam essa conclusão.
O perito reconhece que os três elementos caracterizadores das reivindicações 1 e 7 eram, individualmente, conhecidos ou parcialmente conhecidos no estado da técnica. Afirma, em seguida, que sua combinação produz um efeito técnico inesperado. Sobre esse ponto, confira-se o trecho da manifestação complementar do perito, na qual se consignou que “o elemento 1.3 propõe o uso de técnicas de multiplexação que, embora conhecidas e, pelo menos parcialmente, evidentes a um técnico no assunto, são aplicadas buscando-se um efeito ainda não antecipado”, concluindo, ainda, que “a combinação dos três elementos da reivindicação 1 possui, de forma surpreendente, os efeitos vantajosos e não alcançáveis por cada elemento isoladamente, de minimização da interferência entre fluxos de palavras-código distintas, redução do overhead e flexibilidade de aplicação” ().
Ocorre que, no laudo pericial e na manifestação complementar , a demonstração desse efeito inesperado não atende ao critério legal exigido, na medida em que o expert registra que a combinação produz “melhor desempenho”, que a solução “não decorre de maneira direta” do estado da técnica e que, como justificativa para seu posicionamento, invoca o sucesso comercial do produto. A propósito, transcrevem-se os seguintes trechos da manifestação do perito: “a qualidade de um modo particular de mapeamento depende de sua capacidade de proporcionar um ‘melhor desempenho’ na transmissão, ao mesmo tempo em que reduz o overhead”. Mais adiante, afirma o expert que “o conteúdo da matéria reivindicada na patente BR112012019729-0 contém atividade inventiva, dado que os elementos de proteção apresentam soluções que não decorrem de maneira direta para um técnico do assunto quando exposto às anterioridades acostadas”; e, ainda, invoca fundamento de índole mercadológica ao assentar que a patente BR729, “por estar incorporada ao padrão LTE-A, demonstra que sua aplicabilidade industrial, além de comprovada, possui forte apelo comercial, dado o sucesso e difusão do referido padrão tanto no Brasil quanto mundialmente” (Evento 208, PET1, p. 19, 31 e 33).
Esses argumentos, analisados em conjunto, não satisfazem a exigência de demonstrar que o efeito técnico da combinação é diverso do que seria esperado a partir da adição das características individuais.
O INPI destacou essa imprecisão no parágrafo 136 de sua manifestação (): “não foi demonstrado que o efeito técnico após a combinação é diferente do somatório dos efeitos técnicos das características individuais”. E esse questionamento não foi adequadamente respondido pelo perito no laudo complementar, que se limitou a afirmar a inventividade sem rebater ou desenvolver, com substância técnica suficiente, o argumento específico sobre a inexistência de efeito técnico supraditivo.
O perito invocou, em passagens do laudo, o fato de a tecnologia protegida pela patente BR729 ter sido incorporada ao padrão técnico LTE-Advanced como elemento corroborador da atividade inventiva. Nesse sentido, confira-se o seguinte excerto: “Assim, concluímos que a patente BR729, por estar incorporada ao padrão LTE-A, demonstra que sua aplicabilidade industrial, além de comprovada, possui forte apelo comercial, dado o sucesso e difusão do referido padrão tanto no Brasil quanto mundialmente” (, p. 19).
O INPI rebateu esse argumento com fundamento expresso no item 5.59 da Resolução nº 169/2016, que assim dispõe:
“5.59 Quando uma invenção alcança sucesso comercial, tal como o licenciamento de tecnologia, se esse sucesso está diretamente relacionado com as características técnicas da invenção, isso pode significar que a invenção apresenta atividade inventiva. Entretanto, se o sucesso se deve a outros fatores, tais como campanhas de venda ou propaganda, esse critério não deve ser utilizado como único indicador.”
Neste ponto, as indagações do INPI são precisas: a incorporação de determinada solução ao padrão técnico 3GPP, no contexto de discussões desenvolvidas em grupos técnicos dos quais participaram dezenas de empresas, com inúmeras contribuições competindo pela adoção, não é indicativo seguro de que foi especificamente a patente da ré/apelada G+ que determinou aquela escolha tecnológica.
Os documentos D1 e D2, que integraram o estado da técnica disponível no mesmo período de discussões do 3GPP, foram apresentados e apreciados nas mesmas discussões que culminaram na especificação técnica do LTE-A. A atribuição causal entre a patente e a adoção do padrão é, portanto, conjectural, e o laudo não demonstrou essa relação com a certeza e a precisão técnica necessárias para seu uso como argumento de inventividade. Sobre o tema, transcrevem-se trechos da manifestação do INPI: “não existem evidências ou menções, na patente, que afirmem, mostrem ou sugiram ‘a adoção do método reivindicado no padrão LTE-A’”. Além disso, “não é possível identificar se a suposta ‘adoção do método reivindicado’ foi fruto da combinação dos documentos D1 e D2 ou da patente BR729, visto que os documentos D1 e D2 foram apresentados, apreciados e discutidos nas discussões de formação da especificação técnica do LTE-A”. Prossegue a autarquia afirmando que “as especificações técnicas do LTE-A são compostas por inúmeras contribuições” e que “é incauto afirmar que o sucesso comercial do LTE-A é decorrente da patente BR729 e não de múltiplas outras contribuições, técnicas e não técnicas”, concluindo, por isso, que “não podemos levar em consideração, para o sucesso comercial e para o efeito surpreendente, as declarações do perito de que tal patente está incorporada ao padrão LTE-A” (, p. 12-14).
No que se refere à obviedade da aplicação do TDM e à ausência de suficiência descritiva para TDM e FDM combinados, esse constitui o ponto central das divergências conclusivas entre o expert e o INPI, posição esta que foi adotada pelo juízo sentenciante como razão decisiva para o acolhimento da posição do INPI.
Observa-se que o elemento caracterizante 1.3 das reivindicações 1 e 7 prevê que “diferentes grupos de portas de DMRS empregam um modo de multiplexação por divisão de tempo e/ou divisão de frequência”, locução que, ao empregar a fórmula “e/ou”, passa a abranger três configurações diversas: exclusivamente FDM, exclusivamente TDM, ou TDM e FDM em combinação.
O INPI sustentou, de forma reiterada em suas manifestações e tecnicamente fundamentada, que: (i) a aplicação do FDM já estava antecipada no estado da técnica, especialmente em D2; (ii) a aplicação do TDM, isoladamente, seria evidente para um técnico no assunto exposto a D1 e D2, dado que ambas as técnicas são conhecimentos básicos da área de telecomunicações e que o próprio documento D2 utiliza TDM em suas simulações; e (iii) a aplicação conjunta de TDM e FDM carece de suficiência descritiva, pois a patente não apresenta descrição clara e suficiente de como as duas técnicas seriam empregadas concomitantemente, limitando-se ao emprego de terminologias genéricas como “FDM/TDM” ou “FDM e/ou TDM”, sem exemplificação ou explicação técnica que permita ao técnico no assunto implementar essa modalidade combinada. A esse respeito, merece transcrição o seguinte trecho da manifestação do INPI: “consideramos a aplicação somente do TDM como evidente para um técnico no assunto, enquanto que a aplicação do TDM em conjunto com o FDM carece de suficiência descritiva”. Assinalou, ainda, a autarquia que “seria óbvio para um técnico no assunto aplicar o TDM no lugar do FDM nas aplicações reveladas em D2”, bem como que a patente “não apresenta distinção e/ou particularidades para aplicação do FDM ou TDM” e “não ensina como seria aplicado especificamente o TDM”. Acrescentou, por fim, que “ao longo do relatório descritivo só há menção através das terminologias ‘FDM/TDM’ ou ‘FDM e/ou TDM’, não apresentando descrição ou exemplificação de como as duas técnicas seriam aplicadas concomitantemente”, razão pela qual “não há suficiência descritiva para aplicação de ‘TDM e FDM’” (, p. 7-8).
Por sua vez, o perito, ao analisar esses argumentos no laudo complementar, reconheceu, em trecho que o próprio INPI reproduziu em sua manifestação subsequente, que a alternativa FDM pura seria não inventiva. Sustentou, contudo, que o TDM encerra inventividade. Confira-se o trecho pertinente: “a proposta de uso da técnica TDM para multiplexação entre grupos distintos de portas mantém seu caráter inventivo. Entretanto, concordamos com o INPI no sentido de que a alternativa de emprego da técnica FDM ‘pura’ (não combinada com TDM) para tal multiplexação, implicitamente proposta na expressão ‘FDM e/ou TDM’, induz à qualificação deste elemento caracterizante como não inventivo, da forma que está, por falta de inventividade de uma de suas alternativas” ( p. 14).
Neste ponto, a resposta do INPI foi precisa ao destacar que o perito aponta apenas a diferença técnica em relação a D2, qual seja, a aplicação do TDM, sem apresentar argumentação que demonstre o motivo pelo qual essa diferença não seria evidente para um técnico no assunto. No parágrafo 20 da manifestação do INPI (Evento 218, PET1, Anexo 2), adotado pelo juízo:
“Em sua manifestação, o douto perito somente aponta a diferença técnica com relação a D2 (aplicação do TDM) como característica inventiva. Contudo, não foram apresentados argumentos sobre o motivo pelo qual a referida diferença técnica não seria evidente para um técnico no assunto.”
Essa crítica é tecnicamente precisa, pois, conforme consignado pelo INPI, um técnico no assunto, exposto a esses dois documentos, seria naturalmente conduzido a considerar o TDM como alternativa de multiplexação entre os grupos de portas, dado que se trata de técnica do conhecimento padrão da área. O expert, contudo, não demonstrou, com a necessária densidade técnica, por que, no contexto específico da data do depósito, a adoção do TDM extrapolaria a mera aplicação de conhecimento técnico ordinário do setor.
Vale frisar que a reivindicação 1, em sua característica 1.3, objetiva proteger alternativas múltiplas de uma mesma característica técnica: o emprego do FDM, do TDM ou de ambos combinados.
Nessas hipóteses, a Resolução do INPI nº 169/2016 estabelece que, quando uma reivindicação busca proteção para alternativas distintas, basta que o estado da técnica contemple ao menos uma dessas alternativas para que a reivindicação, como um todo, não atenda ao requisito de atividade inventiva.
Conforme explicitado no parágrafo 139 de sua manifestação (), o INPI adotou corretamente o parâmetro normativo que deve orientar o exame da característica 1.3.
139. E, finalmente, o douto perito se equivoca sobre conceitos sobre a proteção com diversas alternativas em uma reinvindicação, conforme apresentado nos parágrafos 59 a 68 deste parecer. A diretriz versa que, ao ser pleiteado formas alternativas em uma reivindicação, além de ser necessária a fundamentação de cada uma das características, basta que o estado da técnica contemple uma das múltiplas alternativas pleiteadas para que a reivindicação como um todo deixe de atender ao requisito de atividade inventiva. Ou seja, uma vez que uma reivindicação almeja a proteção de múltiplas alternativas, caso uma destas seja evidente a partir do estado da técnica, toda a reivindicação deixa de atender ao requisito de atividade inventiva.
O perito, por sua vez, não submeteu cada uma das alternativas nela contidas à análise autônoma e, por isso, deixou sem enfrentamento a verificação de eventual revelação ou evidência dessas hipóteses no estado da técnica, deficiência metodológica que fragiliza as premissas periciais relativas às reivindicações 1 e 7.
Em síntese comparativa, tem-se que o perito reconheceu a não inventividade da alternativa FDM pura, mas reputou inventiva a adoção do TDM; ao passo que o INPI sustentou, de um lado, que o FDM já se achava antecipado em D2 e, de outro, que o TDM, isoladamente, era evidente ao técnico no assunto, além de apontar ausência de suficiência descritiva para a aplicação conjunta de TDM e FDM. Essa divergência revela que o ponto efetivamente distintivo remanescente indicado pelo expert restringiu-se ao emprego do TDM, sem que tivesse sido demonstrado, porém, por que tal solução, à vista de D1 e D2, ultrapassaria o agir ordinário do técnico no assunto.
As insuficiências metodológicas apontadas pelo INPI, relativas à ausência de demonstração de efeito técnico inesperado distinto do somatório dos efeitos individuais e às incompletudes na análise de reivindicações com alternativas múltiplas, corroboram a conclusão de que a análise pericial das reivindicações 1 e 7 não satisfez, com a profundidade necessária, os critérios metodológicos aplicáveis.
Nesse sentido, os fundamentos expostos na sentença recorrida, ao revés de configurar escolha arbitrária ou reverência indevida à autarquia, basearam-se no conteúdo da argumentação técnica desenvolvida pelo INPI ao longo de toda a instrução, em contraponto a uma análise pericial que reconhece as limitações de seus próprios fundamentos ao admitir, no laudo complementar, que a alternativa FDM pura seria não inventiva.
Por conseguinte, a declaração de nulidade parcial das reivindicações 1 e 7 da patente BR 11 2012 019729-0 B1 constitui, portanto, medida que se impõe à luz da legislação aplicável e do acervo probatório dos autos, conforme decidido pelo juízo sentenciante.
No tocante à reivindicação 5, há convergência entre a perícia judicial e a análise técnica empreendida pelo INPI, ambas no sentido de reconhecer a presença dos requisitos de novidade e atividade inventiva, ausente qualquer antecipação pelos documentos D1, D2 e D3, quer isoladamente considerados, quer em exame combinado. Não por outra razão, a sentença recorrida acolheu tal conclusão.
No que se refere à arguição de omissão da sentença quanto ao apostilamento da carta-patente, o art. 175, § 2º, da LPI, ao determinar a anotação e publicação na Revista da Propriedade Industrial, confere ao INPI o poder-dever de promover, no âmbito administrativo, os atos necessários para adequar a carta-patente ao conteúdo da decisão judicial.
A declaração de nulidade parcial, tal como proferida, delimita com precisão quais reivindicações foram invalidadas e qual foi preservada. A operacionalização dessa delimitação no título patentário, mediante apostilamento ou outro procedimento administrativo pertinente, é atribuição que recai sobre o INPI por força das normas que disciplinam a administração dos registros, sendo desnecessária qualquer especificação adicional.
Honorários Sucumbenciais
A sentença de primeiro grau condenou cada parte ao pagamento de metade das despesas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, sendo metade devida pela autora/apelada Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda. ao INPI e à G+ Communications LLC e metade devida pela ré/apelante G+ Communications LLC à autora/apelada Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda.
Em razão do não provimento da apelação, ficam majorados os honorários advocatícios devidos pela G+ Communications LLC à Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda. em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do CPC, observados os limites previstos nos parágrafos 1º e 3º do mesmo dispositivo.
Isso posto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO à apelação interposta por G+ Communications LLC para manter integralmente a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e declarou a nulidade parcial da patente BR 11 2012 019729 0 B1, especificamente quanto às reivindicações 1 e 7, preservada a reivindicação 5, nos termos da fundamentação supra.
Documento eletrônico assinado por SIMONE SCHREIBER, Desembargadora Federal Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002774279v34 e do código CRC 068728d2.
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