Apelação Cível Nº 5062660-38.2021.4.02.5101/RJ

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interpostos por NETWAY TELECOM LTDA no evento 35, EMBDECL1, com finalidade prequestionadora, em face do acórdão exarado no evento 24, ACOR2 por esta Segunda Turma Especializada, o qual negou provimento à apelação interposta pela ora embargante, pelo que ficou mantida a sentença de improcedência do pedido de anulação de registros marcários e de reconhecimento de direito de precedência.

Em suas razões, a embargante aponta a existência de omissões e obscuridade no julgado.

Alega, em síntese:

a) Erro material e obscuridade na fundamentação do tópico relativo à prescrição, uma vez que o voto condutor teria transcrito fundamentação relativa a caso inteiramente distinto (envolvendo a marca "MHP MAXIMUM HUMAN PERFORMANCE" e contrato de exclusividade), cujas premissas fáticas não guardam relação com os presentes autos;

b) Omissão quanto ao enfrentamento específico de documentos que demonstrariam a má-fé da embargada e o uso anterior do sinal pela embargante (evento 1, anexos 10 e 11; evento 14, outros 5);

c) Omissão quanto à análise dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 2.061.199/RJ e REsp nº 1.464.975/PR), invocados para sustentar a imprescritibilidade por má-fé e a viabilidade do reconhecimento judicial do direito de precedência.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para sanar os vícios e reformar o resultado do julgamento.

Contrarrazões da EMI-NET TELECOMUNICACOES LTDA., no evento 43, PET1 arguindo que a embargante pretende a rediscussão do mérito e que o magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os documentos e precedentes se a fundamentação for suficiente.

Contrarrazões do INPI no evento 46, CONTRAZ1, manifestando-se pelo desprovimento dos embargos, alegando inexistência de omissão e intuito de rediscutir a matéria.

É o relatório.1

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Apelação Cível Nº 5062660-38.2021.4.02.5101/RJ

VOTO

Conforme relatado, NETWAY TELECOM LTDA opôs embargos de declaração (evento 35, EMBDECL1) em face do v. acórdão (evento 24, ACOR2) que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação da ora embargante, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos de anulação de registros marcários e de reconhecimento de direito de precedência.

Consoante a legislação processual consubstanciada no novo Código de Processo Civil - Lei 13.105/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material (art. 1.022).

Da leitura dos preceitos constantes do capítulo V - Embargos de Declaração (artigos 1.022) do aludido Diploma Legal, chega-se à conclusão de que a nova legislação processual ampliou o alcance do recurso de embargos de declaração, tornando possível o seu manejo contra qualquer decisão judicial e não apenas de sentenças e acórdãos, impondo-se, ao órgão jurisdicional, manifestação sobre todos os pontos suscitados, cujo pronunciamento seja obrigatório de ofício ou a requerimento da parte.

Os embargos são tempestivos e merecem ser conhecidos.

No mérito, assiste parcial razão à embargante apenas para sanar erro material de fundamentação e prestar esclarecimentos, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.

1. Do Erro Material e da Obscuridade na Fundamentação

Assiste razão à embargante quanto à ocorrência de erro material no texto do voto condutor (evento 24, VOTO1). No tópico destinado à análise da "Prescrição", houve a inclusão inadvertida de fundamentação pertinente a processo diverso (envolvendo a marca "MHP MAXIMUM HUMAN PERFORMANCE" e a empresa "MHP", com discussão sobre contrato de exclusividade e distribuição).

Tais circunstâncias fáticas — relação comercial prévia, contrato de exclusividade e tentativa de venda de registro — de fato não constam dos presentes autos e foram transportadas de forma equivocada ao corpo do julgado, o que gera obscuridade quanto às premissas adotadas para este caso específico.

Dessa forma, os embargos devem ser acolhidos para sanar o erro material, substituindo-se a fundamentação equivocada do tópico "Prescrição" pela análise adequada aos fatos narrados nesta lide:

"b) Da Imprescritibilidade na Ação de Nulidade de Registro

A r. Sentença declarou a prescrição da pretensão anulatória em relação ao registro “NET WAY TELECOM”, por decorrência do lapso temporal de cinco anos previsto no art. 174 da Lei da Propriedade Industrial (LPI). No entanto, tal entendimento revela-se equivocado diante da existência de relevante exceção prevista na Convenção da União de Paris (CUP), recepcionada no ordenamento brasileiro, especialmente em seu art. 6º bis, §3º2.

Nos casos em que se verifica: (1) que o registro da marca constitui reprodução ou imitação suscetível de gerar confusão de marca notoriamente conhecida no Brasil e (2) que tal registro foi requerido de má-fé (verificada in casu, conforme se extrai pelo evento n.º 01, Anexo 10 e 11 e evento n.º 14, Outros 5), não se aplicando, assim, qualquer prazo prescricional ou decadencial para o ajuizamento da ação de nulidade.

Esse entendimento doutrinário e jurisprudencial deriva da proteção especial patrocinada às marcas notoriamente conhecidas, impedindo que terceiros se apropriem indevidamente de sinais distintivos de reputação consolidada, sobretudo por prática de máfé, conforme reiteradamente reconheceu o e. STJ, inclusive em julgamento recente envolvendo a marca SPEEDO (REsp n. 2.061.199/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, julgado em 18/06/2024).

No presente caso, restou demonstrado, conforme se infere especialmente do evento n.º 10 (TERMO PVST/SPV N.º 178/2007 – ANATEL), que a marca “NETWAY TELECOM” era publicamente empregada pela Apelante, pelo menos há mais de 20 (vinte) anos, se contabilizado do registro perante a ANATEL (porém o início das atividades deuse em 12/12/2001), e de reconhecida notoriedade, tanto perante clientes como nos registros constitutivos da empresa, cabendo, assim, a exceção à regra prescricional caso comprovada a má-fé da registram-te e a confusão causada no mercado relevante.

Desta forma, requer-se expressamente o reconhecimento da imprescritibilidade da pretensão anulatória, conferindo integral tutela jurisdicional ao direito marcário da Apelante nos termos do art. 6º bis da Convenção da União de Paris e da jurisprudência pátria sobre o tema. Logo, conclui-se que a r. Sentença proferida, merece retoque no que concerne ao acolhimento da preliminar de prescrição."

Mantém-se, contudo a conclusão pelo reconhecimento da prescrição, nos moldes do que foi consignado no voto.

"O reconhecimento da imprescritibilidade da ação anulatória, nos termos do art. 6º, item (3), da CUP, exige a comprovação de comportamento reprovável do titular do registro que, ciente do direito alheio, busca apropriar-se indevidamente do sinal.

Embora a má-fé não convalide o ato administrativo, a regra geral no direito brasileiro é o prazo prescricional de cinco anos (art. 174 da LPI). Para excepcioná-la, é indispensável prova inequívoca da intenção deliberada de enganar ou de aproveitar-se do prestígio alheio. No caso concreto, os documentos não evidenciam tal conduta, revelando apenas uma disputa comercial entre empresas do mesmo setor. Considerando que o registro nº 902.609.335 foi concedido em 05/03/2013 e a ação foi ajuizada apenas em 18/06/2021, opera-se a prescrição quinquenal."

2. Das Omissões sobre Provas e Precedentes

Quanto à alegada omissão sobre os documentos (evento 1, anexos 10 e 11; evento 14, outros 5), não se verifica vício de integração. O acórdão embargado foi explícito ao considerar que o Termo de Autorização da ANATEL e os atos constitutivos da empresa provam apenas o exercício da atividade regulada e a existência da pessoa jurídica, mas não o uso marcário (distintivo e comercial) exigido pelo art. 129, §1º, da LPI.

A embargante confunde o uso do nome empresarial com o uso da marca. O julgado fundamentou adequadamente que a ausência de notas fiscais, contratos de prestação de serviço com o sinal ou material publicitário anterior ao depósito impede o reconhecimento da precedência.

No que tange aos precedentes do STJ:

a. O REsp nº 2.061.199/RJ (Caso Speedo) reforça que a imprescritibilidade exige má-fé. O acórdão concluiu que tal prova não foi produzida, logo, a tese central foi enfrentada, ainda que com resultado desfavorável à embargante.

b. O REsp nº 1.464.975/PR admite a declaração judicial de nulidade por precedência, ponto que não foi negado pelo Tribunal. O pedido foi julgado improcedente não por impossibilidade jurídica da via, mas por ausência de prova do pré-uso qualificado, conforme detalhado no voto condutor no evento 24, VOTO1.

Desta forma, os embargos são acolhidos apenas para correção do texto, sem efeitos infringentes, pois a correção das premissas fáticas (extirpando-se a menção ao caso "MHP") não altera a conclusão de que a embargante não se desincumbiu do ônus de provar a má-fé da ré ou o seu próprio uso marcário anterior.

Voto no sentido de dar parcial provimento aos embargos de declaração apenas para sanar o erro material na fundamentação do tópico relativo à prescrição, nos termos da fundamentação supra, mantendo, no entanto, a conclusão pelo desprovimento do recurso de apelação e o resultado do julgamento.1

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Apelação Cível Nº 5062660-38.2021.4.02.5101/RJ

EMENTA

DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE REGISTRO MARCÁRIO E DIREITO DE PRECEDÊNCIA. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por NETWAY TELECOM LTDA em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da autora, mantendo a improcedência dos pedidos de anulação de registros marcários e de reconhecimento de direito de precedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há erro material, obscuridade ou omissão no acórdão embargado quanto (i) à fundamentação do tópico relativo à prescrição, que teria incluído fatos de processo diverso; e (ii) à análise de provas de pré-uso e de precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tribunal reconheceu a ocorrência de erro material devido à transposição equivocada de fundamentação de outro processo para o corpo do acórdão.

4. Os embargos foram acolhidos para substituir a fundamentação equivocada do tópico "Prescrição" pela análise adequada aos fatos narrados nesta lide.

5. Restou consignado que, embora a regra seja o prazo de cinco anos do art. 174 da LPI, a Convenção da União de Paris, em seu art. 6º bis, § 3º, prevê a imprescritibilidade quando demonstrada a má-fé do registrante e a notoriedade da marca imitada, conforme entendimento do STJ no REsp 2.061.199/RJ.

6. Não se verificou omissão quanto ao acervo probatório, pois o acórdão fundamentou adequadamente que o uso do nome empresarial e a autorização regulatória da ANATEL não se confundem com o uso marcário qualificado exigido pelo art. 129, § 1º, da LPI.

7. A ausência de documentos comerciais e publicitários anteriores ao depósito inviabilizou o reconhecimento do direito de precedência.

8. O colegiado concluiu pela inexistência de omissão sobre os precedentes do STJ, uma vez que a tese central da imprescritibilidade por má-fé (REsp 2.061.199/RJ) foi enfrentada, mas considerada inaplicável por falta de provas, assim como o direito de precedência (REsp 1.464.975/PR) foi afastado pela ausência de demonstração fática do uso anterior.

9. Mantida a conclusão pelo reconhecimento da prescrição, nos moldes do que foi consignado no voto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes. 1

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 9.279/1996, arts. 129, § 1º, e 174; e Convenção da União de Paris (CUP), art. 6º bis, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.061.199/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 18.06.2024; e STJ, REsp 1.464.975/PR.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento aos embargos de declaração apenas para sanar o erro material na fundamentação do tópico relativo à prescrição, mantendo, no entanto, a conclusão pelo desprovimento do recurso de apelação e o resultado do julgamento, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 13 de maio de 2026.

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EXTRATO DE ATA DA SESSÃO NOVA SESSÃO VIRTUAL DE 06/05/2026 A 13/05/2026

Apelação Cível Nº 5062660-38.2021.4.02.5101/RJ

INCIDENTE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

RELATOR: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

PRESIDENTE: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

PROCURADOR(A): CARLOS ALBERTO GOMES DE AGUIAR

RELATOR DO ACÓRDÃO: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

Votante: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

Votante: Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTAS

Votante: Desembargador Federal ALFREDO HILARIO DE SOUZA

FLAVIA JANOT DE MATTOS BURKE

Secretária