Apelação Cível Nº 5003451-02.2025.4.02.5101/RJ
RELATOR: Desembargador Federal ALFREDO HILARIO DE SOUZA
RELATÓRIO
Trata-se de remessa necessária e de apelações interpostas por INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PNEUS FREEDOM LTDA. e pelo INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI) em face da sentença proferida pelo Juízo da 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro que, nos autos da ação ajuizada por FREEDOM COMERCIO DE PECAS LTDA. em face dos apelantes, julgou procedente o pedido para decretar a nulidade de ato do INPI que anulou o registro nº 914.556.835, referente à marca mista "FREEDOM PARTS" ().
Em suas razões recursais (), a primeira apelante pretende a reforma da sentença para que seja mantido o ato do INPI que anulou o registro nº 914.556.835. Para tanto, sustenta, em síntese, que: (i) a decisão incorreu em erro ao afastar a colidência marcária prevista no art. 124, XIX, da LPI, pois a marca impugnada reproduz integralmente o núcleo distintivo “FREEDOM”, de sua titularidade anterior, acrescido apenas do termo genérico e descritivo “PARTS”, incapaz de conferir distintividade; (ii) há identidade fonética, visual e ortográfica entre os sinais, inclusive com elementos figurativos semelhantes, bem como afinidade mercadológica, já que ambas atuam no mesmo setor automotivo, com sobreposição de público-alvo e canais de comercialização; (iii) a sentença aplicou indevidamente precedentes do TRF2 relativos às marcas “FIAT FREEDOM”, “FIAT TORO FREEDOM” e “FREEDOM POWER”, pois nesses casos havia circunstâncias específicas — como a presença de elementos altamente distintivos (“FIAT” e “TORO”) ou ausência de afinidade mercadológica — que afastavam o risco de confusão, situação diversa da dos autos; (iv) o próprio INPI, em parecer técnico, reconheceu a colidência e a impossibilidade de registro da marca “FREEDOM PARTS”, além de ter reiteradamente indeferido pedidos semelhantes envolvendo o termo “FREEDOM” no setor automotivo; (v) manutenção do registro implicaria diluição da marca da apelante, enfraquecendo seu caráter distintivo e incentivando concorrência desleal, razão pela qual requer a reforma da sentença para restabelecer a nulidade do registro.
Já o INPI em suas razões recursais () pretende a reforma da sentença sustentando, em síntese: (i) a decisão viola o art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/96, que impede o registro de sinais que reproduzam ou imitem marca alheia suscetível de causar confusão ou associação indevida. O sistema marcário brasileiro é atributivo, nos termos do art. 129 da LPI, conferindo ao titular da marca registrada o uso exclusivo em todo o território nacional. Assim, não se pode admitir registro que esbarre em anterioridade válida; (ii) conforme manifestação técnica do INPI, o elemento principal de ambos os sinais é o termo “FREEDOM”, acompanhado de elementos figurativos semelhantes, o que gera proximidade gráfica, fonética e ideológica. O acréscimo do termo “PARTS” não possui força distintiva suficiente para afastar o risco de confusão. Ainda que se admita eventual desgaste do vocábulo, tal circunstância, isoladamente, não torna registrável qualquer sinal que o contenha, sendo imprescindível observar o requisito da disponibilidade e a inexistência de colidência com marca anterior; (iii) à luz das diretrizes do Manual de Marcas, mesmo elementos desgastados podem gerar conflito quando a reprodução ou imitação cria impressão de conjunto semelhante. No caso, os conjuntos marcários não apresentam diferenciação apta a permitir convivência pacífica no mercado.
Manifestação da primeira apelante em relação às contrarrazões do INPI ().
Contrarrazões no argumentando que: (i) a análise de colidência marcária não pode se limitar ao elemento nominativo “FREEDOM” isoladamente, mas sim todo o conjunto marcário; (ii) o vocábulo “FREEDOM” possui baixo poder distintivo no setor automotivo; (iii) o sistema atributivo do art. 129 da LPI não confere monopólio irrestrito sobre termo comum.
Intimado, o Ministério Público Federal informou que a matéria objeto da demanda não se enquadra nas hipóteses de intervenção obrigatória, nos moldes do art. 127 da CF/88 e do artigo 178 do CPC/2015 (evento 4, PARECER1).
É o relatório. Peço dia para julgamento.
VOTO
De início, cumpre destacar que não obstante o Juízo de 1º Grau tenha entendido não se tratar de hipótese de remessa necessária, verifica-se que o pedido para decretar a nulidade de ato do INPI que anulou o registro nº 914.556.835, referente à marca mista "FREEDOM PARTS", foi julgado procedente, o que revela a natureza ilíquida da sentença nesse ponto, haja vista não ser possível mensurar o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, no teor do que dispõe o §3º do artigo 496 do CPC/2015.
Nesse sentido, deve ser aplicado à espécie o entendimento firmado na Súmula 490 do STJ, ainda em vigor: “A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”.
Assim, não sendo hipótese de afastamento do duplo grau obrigatório, conheço de ofício da remessa necessária.
Ademais, conheço dos recursos de apelação, por estarem presentes os pressupostos legais de admissibilidade.
No mérito, a controvérsia consiste em definir se deve ser anulado o ato administrativo do INPI que declarou a nulidade do registro nº 914.556.835, referente à marca mista 
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Na origem, a parte autora, ora apelada, ajuizou ação sob o procedimento ordinário visando à anulação do ato administrativo do INPI que declarou a nulidade do registro nº 914.556.835, referente à marca mista 
, em razão de colidência com a marca 
, de titularidade da ré, ora primeira apelante, registrada sob o nº 905.415.663.
A sentença julgou procedente o pedido, sob os seguintes fundamentos: (i) não estão presentes os requisitos cumulativos do art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/96, especialmente quanto à reprodução apta a gerar confusão ou associação indevida; (ii) não ficou demonstrada afinidade mercadológica apta a gerar concorrência direta, pois a ré atua no segmento de pneus e a autora no comércio de peças automotivas diversas, excetuados pneus; (iii) quanto aos sinais, aplicou o critério da impressão de conjunto e a teoria do todo indivisível, concluindo-se que a marca “FREEDOM PARTS” possui elementos distintivos próprios (termo adicional “PARTS” e grafismo específico), suficientes para afastar risco de confusão; e (iv) o termo “FREEDOM”, no setor automobilístico, possui caráter diluído, o que reduz sua distintividade e impede monopólio exclusivo.
Examinando os autos, não assiste razão ao apelante. Vejamos.
Com efeito, a proteção marcária possui dupla finalidade: assegurar os interesses próprios de seu titular e proteger os consumidores (função social), garantindo-lhes a possibilidade de identificar a origem dos produtos ou serviços ofertados, distinguindo-os uns dos outros (art. 5º, XXIX e XXXII, da CRFB/88 e art. 4º, VI, do CDC).
Quanto aos interesses do titular do registro da marca, nosso ordenamento jurídico adotou o sistema atributivo misto/moderado da propriedade marcária, de forma que o registro perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial garante o uso exclusivo do signo em todo o território nacional, mas protege também o utente de boa-fé (art. 129 da Lei nº 9.279/96).
Todavia, a exclusividade, como regra, protege a marca tão somente contra produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, mesmo que inseridos em classes diversas na Classificação Internacional de Produtos e Serviços (princípio da especialidade/especificidade).
Em relação à proteção, o artigo 124, XIX, da Lei nº 9.279/96, prevê, entre outras hipóteses, a impossibilidade de registro como marca a "reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia".
Nota-se, assim, que a finalidade da legislação é essencialmente coibir práticas de concorrência desleal, seja pela apropriação indevida de clientela, seja pela indução do consumidor em erro por meio da reprodução ou imitação, integral ou parcial, de marca de terceiro, destinada a identificar ou certificar produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins.
No entanto, devido à dificuldade na análise sobre a colidência das marcas, doutrina e jurisprudência, ao interpretarem o dispositivo, estabeleceram critérios mínimos de confrontação objetiva, quais sejam: "(i) as marcas devem ser apreciadas sucessivamente, de modo a se verificar se a lembrança deixada por uma influencia na lembrança deixada pela outra; (ii) as marcas devem ser avaliadas com base nas suas semelhanças e não nas suas diferenças; e (iii) as marcas devem ser comparadas pela sua impressão de conjunto e não por detalhes", além de ser necessária a análise segundo a ótica do consumidor "comum, desatento e despreparado por natureza. Jamais deve ser a impressão causada ao julgado do litígio, normalmente mais preparado e instruído" (REsp n. 1.342.955/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2014, DJe de 31/3/2014).
Outro fator importante a ser considerado é o grau de distintividade das marcas registráveis, uma vez que marcas fracas, evocativas ou sugestivas — consideradas aquelas constituídas por expressões de uso comum ou genéricas —, por não possuírem o atributo da exclusividade, têm proteção limitada e devem coexistir com outras semelhantes, desde que não induzam o consumidor a erro ou confusão (REsp n. 1.929.811/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 21/3/2023).
Dessa forma, o exame da colidência entre marcas não se circunscreve à análise do direito de precedência, exigindo também a averiguação da possibilidade de coexistência de marcas semelhantes ou afins (princípio da especialidade/especificidade).
No caso, visualmente as marcas em conflitos se apresentam da seguinte forma:
Marca da autora (ora apelada) | Marca do réu (ora apelante) |
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Assim, a partir da análise do conjunto marcário de ambas as marcas, é possível aferir que embora ambas tenham como elemento nominativo o termo “FREEDOM”, são substancialmente distintas: a apelada possui o termo “PARTS” associado ao elemento nominativo “FREEDOM”. Além disto, o elemento “FREEDOM” é redigido com letras espessas e levemente inclinadas para a direita, sugerindo movimento, dinamismo e velocidade. A palavra “PARTS” aparece abaixo, em tamanho menor, também em caixa alta, com espaçamento mais discreto, funcionando como complemento da marca principal. Além disto, possui três cores: verde que aparece no símbolo à esquerda e na palavra “PARTS”; a cor branca usado na palavra “FREEDOM”, garantindo alto contraste com o fundo escuro na cor Cinza escuro.
Já a marca da apelante há figura estilizada de uma ave com asas abertas, em desenho simétrico formado por linhas angulares e sólidas em cor preta. Abaixo do símbolo aparece a palavra “FREEDOM” escrita em letras maiúsculas, com traços grossos e bem definidos, também na cor preta. Além disto, o fundo é claro, criando alto contraste co o logotipo escuro.
Portanto, a despeito do elemento nominativo “FREEDOM” em comum, as marcas possuem conjunto marcário substancialmente distintos, em razão da diferença das letras, cores, elemento figurativo (ave) e inserção do termo “parts”. Dessa maneira, não há como se entender pela semelhança entre as marcas em questão, havendo entre elas elementos distintivos suficientes a possibilitar a proteção marcaria de ambas.
Outrossim, em consulta ao site do INPI verifica-se que a apelada possuía o registro nº 914.556.835, na classe 35 referente à “Comércio (através de qualquer meio) de partes e componentes de veículos”.
Por sua vez, a apelante é registrada no INPI sob o nº 905.415.663, na classe 12 referente a “Antiderrapantes (Dispositivos -) para pneus de veículo; Banda de rodagem para recauchutar pneus; Bicicleta, triciclo, etc (Pneus de -); Câmaras de ar para pneumáticos; Lonas [pneumáticos]; Pneus; Pneus (Dispositivos antiderrapantes para -) de veículos; Pneus de bicicletas, triciclos, etc”.
Como salientado pela sentença, a ré atua no segmento de pneus e a autora no comércio de peças automotivas diversas, excetuados pneus. Portanto, diferentemente do alegado pela apelante, embora as empresas desenvolvam atividades comerciais relacionadas ao setor automobilístico, não atuam exatamente na mesma classe.
Nesse mesmo sentido, julgado deste Tribunal:
DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA E ABSTENÇÃO DE USO. MARCAS EVOCATIVAS. EXPRESSÃO “DI GRANO”. REDUZIDO VIGOR DISTINTIVO. AUSÊNCIA DE RISCO DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA. ÔNUS DA CONVIVÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por CASA DI GRANO PÃES E CAFÉ LTDA. contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de (i) declaração de nulidade do registro nº 914.812.149, classe 35, titularizado por EMPÓRIO DI GRANO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA., e (ii) de abstenção de uso da expressão “EMPÓRIO DI GRANO”, bem como condenou a autora ao pagamento das verbas de sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o registro da marca mista EMPÓRIO DI GRANO (classe 35) viola direitos marcários da apelante, titular das marcas CASA DI GRANO (classes 30 e 43); (ii) estabelecer se há risco de confusão, associação indevida ou reprodução/imitação vedada pelo art. 124, XIX, da LPI, capaz de justificar a nulidade ou restrição do registro concedido pelo INPI.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A proteção conferida à marca visa tanto à defesa do titular quanto à proteção do consumidor, nos termos da Constituição e da legislação infraconstitucional, adotando o sistema atributivo e o princípio da especialidade, segundo o qual a exclusividade é limitada ao segmento registrado.
4. O exame comparativo entre as marcas “CASA DI GRANO” (classes 30 e 43) e “EMPÓRIO DI GRANO” (classe 35) revela que, embora ambas compartilhem o termo “DI GRANO”, suas composições visuais, fonéticas e conceituais apresentam distinções suficientes para afastar a possibilidade de confusão ou associação indevida por parte do consumidor médio.
5. O termo “DI GRANO” é expressão evocativa amplamente utilizada no ramo alimentício, referindo-se a grãos e seus derivados, o que lhe confere reduzido grau de distintividade. Como tal, não pode ser apropriado com exclusividade, atraindo a aplicação da teoria do ônus da convivência entre marcas evocativas.
6. A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece que marcas formadas por expressões evocativas, genéricas ou de uso comum não gozam de proteção ampla e devem coexistir com outras semelhantes, desde que apresentem elementos distintivos suficientes.
7. As atividades exercidas pelas partes são distintas, ainda que inseridas no mesmo setor geral de alimentos: enquanto a Apelante atua na prestação de serviços de alimentação (padaria, cafeteria), a Apelada realiza comércio de produtos naturais, cereais e alimentos a granel, o que reforça a possibilidade de coexistência sem indução ao erro.
8. A alegação de contradição administrativa por parte do INPI não se sustenta, pois o indeferimento anterior referia-se à classe diversa (43), com registros preexistentes da Apelante, enquanto o registro contestado refere-se à classe 35, respeitando o princípio da especialidade.
9. O art. 124, XIX, da LPI veda o registro de marca apenas quando houver imitação ou reprodução capaz de causar confusão para produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins — hipótese não configurada no caso, diante da natureza evocativa do termo comum e da diferenciação entre as marcas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
1. O termo evocativo “DI GRANO” possui baixo vigor distintivo e não enseja exclusividade marcária, impondo às partes o ônus da convivência.
2. A coexistência entre marcas é possível quando ausentes identidade de classes, risco de confusão ou associação indevida ao consumidor.
3. A aplicação do art. 124, XIX, da LPI exige demonstração concreta de confusão ou associação, o que não se verifica quando os sinais possuem elementos distintivos suficientes e apresentação gráfica própria.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXIX e XXXII; CDC, art. 4º, VI; CPC, art. 85, § 11; LPI (Lei nº 9.279/96), arts. 124, XIX; 129.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.342.955/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 18.02.2014; STJ, REsp 1.929.811/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 14.03.2023; STJ, REsp 2150506/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 18.02.2025; STJ, REsp 1819060/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 20.02.2020; TRF2, AC 5038244-06.2021.4.02.5101/RJ, Rel. Des. Fed. Flavio Oliveira Lucas, 29.11.2022; TRF2, AC 5084927-67.2022.4.02.5101/RJ, Rel. Des. Fed. Flavio Oliveira Lucas, 23.07.2024; TRF2, AC 5092984-11.2021.4.02.5101/RJ, Rel. Juiz Fed. Conv. Rogério Tobias de Carvalho, 10.10.2023.
(TRF2, 2ª Turma Especializada, AC nº 5067202-94.2024.4.02.5101/RJ, Rel. Des. Fed. ALFREDO HILARIO DE SOUZA, julg. 10.12.2025)
PROPRIEDADE INDUSTRIAL - APELAÇÃO CÍVEL - REGISTRO DE MARCA - POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA - SUFICIENTE DISTINTIVIDADE - NÃO CONFIGURADAS AS HIPÓTESES DOS INCISOS V E XIX DO ARTIGO 124 DA LPI. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE - CLASSES DISTINTAS - RECURSO IMPROVIDO - HONORÁRIOS MAJORADOS.
1 - MOMO COMIDARIA EIRELI interpôs apelação em face da sentença de improcedência proferida nos autos da ação ajuizada pela apelante em face da apelada PASSIONE PER GELATO COMÉRCIO DE SORVETES E LANCHES LTDA e do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
2 - A ação foi ajuizada objetivando a nulidade do ato administrativo de concessão do registro da marca "MOMO", processo nº 840.628.617, de titularidade da empresa ré/apelada.
3 - A apelante defendeu que referido registro da marca "MOMO", de titularidade da empresa ré/apelada, foi concedido pelo INPI em descompasso com os artigos 123, 124, incisos V e XIX e 129 da LPI e que seu uso pela empresa apelada configura ato de concorrência desleal.
4 - As questões fáticas ligadas ao suposto mau uso da marca pela parte ré/apelada devem ser apreciadas pela Justiça do Estado, o que, inclusive, foi objeto de cognição na demanda nº 0375324-27.2014.8.19.0000, distribuída em 13.10.2014, ao Juízo da 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro.
5 - Do cotejo das marcas em conflito ("MOMO" e "MOMO CONFEITARIA"), observa-se que há em comum o elemento nominativo "MOMO". Contudo, esse fato não tem o condão de impedir o registro da marca da empresa ré/apelada, pois o termo foi utilizado para assinalar atividades distintas e, além disso, não restou caracterizada a possibilidade de confusão ou associação indevida por parte dos consumidores.
6 - A marca da apelante "MOMO CONFEITARIA" foi registrada na classe NCL (7) 42, que se refere à "serviços de alimentação: pães - doces - tortas e afins, serviços de bar - cafés, serviços de bufê". Já a marca da empresa apelada "MOMO", pertence à classe NCL (10) 30, relativa a sorvetes. Logo, referem-se a ramos distintos do setor alimentício.
7 - As marcas já convivem há 09 (nove) anos e não há notícia nos autos de confusão ou associação indevida efetiva.
8 - O termo "MOMO" não é tão original como posto pela apelante, visto que é palavra dicionarizada1, e, da forma pela qual foi associada ao elemento figurativo na marca da recorrente, extrai-se a intenção de se fazer referência ao Rei Momo, um símbolo clássico do carnaval, o que, a meu ver, são fatores que devem ser considerados para mitigar a pretensão de apropriação exclusiva do termo.
9 - Mesmo que eventualmente a apelante, que atualmente tem suas lojas em Belo Horizonte/MG, venha ampliar sua área de atuação para a cidade carioca, onde a empresa apelada exerce suas atividades, seria possível a convivência das marcas litigantes.
10 - A empresa apelada demonstrou que faz uso de outro registro marcário para comercializar quitutes e lanches dentro dos seus estabelecimentos comerciais.
11 - Desnecessária a análise do inciso V do artigo 124 da LPI, uma vez que a apelante já possui registro de marca no INPI contendo o termo "MOMO", nº 823.310.922, o qual faz parte de seu nome empresarial, anterior ao registro da marca "MOMO" da empresa apelada.
12 - De qualquer modo, o caso não seria de aplicação do inciso V do artigo 124 da LPI, pois a empresa apelante foi registrada da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais () e a empresa apelada tem atuação na cidade do Rio de Janeiro, pelo que a proteção do registro do nome da apelante na Junta Comercial não abarcaria o Estado em que a empresa apelada exerce sua atividade empresarial (Rio de Janeiro). Além do mais, a já constatada não suscetibilidade de causar confusão ou associação entre os signos é mais um motivo para afastar a aplicação do inciso V do artigo 124 da LPI.
13 - A tese do recurso de que houve violação ao princípio da especialidade (artigo 123, inciso I, da LPI) não se sustenta, visto que as marcas se referem a classes distintas.
14 - O argumento de que o uso indevido da marca é passível de indenização por danos morais constitui inovação recursal. Por outro prisma, o tema está intimamente ligado ao uso da marca, questão que foge à competência da Justiça Federal para processamento, nos termos do tema 950 do STJ.
15 - Com relação à alegação de concorrência desleal, no caso, tem mais relação com o uso da marca do que com o registro no INPI e, evidentemente, a teor do entendimento firmado no tema 950 do STJ, deve ser apreciada pela Justiça do Estado.
16 - Negado provimento ao apelo, sendo majorada a verba honorária devida pela empresa ré/apelante em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, §11 do CPC.
(TRF2, 2ª Turma Especializada, AC nº 5038244-06.2021.4.02.5101/RJ, Rel. Des. Fed. FLAVIO OLIVEIRA LUCAS, julg. 29.11.2022) - grifos nossos
Ademais, o termo “FREEDOM” traduzido da Língua Inglesa para a Língua Portuguesa significa liberdade e consiste em termo muito comum utilizado pelo setor automobilístico, por remeter à ideia de liberdade associada à condução de veículos. No setor automobilístico, a associação entre veículos e liberdade é muito explorada, porque o ato de dirigir simboliza a autonomia individual.
O carro, em especial, representa a possibilidade de ir além dos limites físicos e temporais impostos pela rotina cotidiana. O motorista, ao estar ao volante, sente-se livre para decidir seu destino, mudar de rota, explorar novos caminhos, ir onde desejar, sem depender de horários fixos ou limitações de transporte público.
Além disso, o conceito de "FREEDOM" é frequentemente explorado no marketing e na publicidade de marcas automobilísticas. Muitas campanhas publicitárias fazem uso de imagens de vastas paisagens, estradas e horizontes, enfatizando a ideia de que o automóvel proporciona sensação de expansão e autossuficiência.
Portanto, a palavra "FREEDOM" não apenas traduz a ideia de liberdade, mas serve como um ponto de conexão emocional, destacando o impacto psicológico e cultural da posse e da condução de um veículo.
Nesse contexto, conclui-se pela inexistência de exclusividade sobre o termo "FREEDOM", por se tratar de expressão de caráter sugestivo e de reduzido vigor distintivo, cuja apropriação exclusiva configuraria indevida restrição ao domínio comum e afrontaria a lógica de convivência entre marcas evocativas, bem como aos princípios da legislação marcária, que repudia a monopolização de sinais fracos e coíbe o uso da exclusividade como instrumento de limitação à livre concorrência.
Importa frisar que nem mesmo às marcas de alto renome é assegurado o uso exclusivo de expressões de natureza genérica/evocativa, tanto que o próprio INPI, ao deferir à marca NATURA tal reconhecimento (autos nº 5036410-65.2021.4.02.5101: evento 26, VOTO1), consignou a possibilidade de utilização do termo por terceiros, desde que aglutinado ou justaposto a outros elementos e resultando em impressão de conjunto distinta.
Consequentemente, as marcas das sociedades litigantes possuem expressão de uso comum, de pouca originalidade, o que atrai a mitigação da regra da exclusividade e impõe o ônus da convivência.
Nesta perspectiva, julgados do STJ:
RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. PROSSO / OSSO-PRÓ. MERCADO FARMACÊUTICO. RADICAIS EVOCATIVOS. ÔNUS DE CONVIVÊNCIA. CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de nulidade de registro de marca ajuizada em 6/8/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 4/8/2023 e concluso ao gabinete em 26/6/2024.
2. O propósito recursal consiste em decidir se é possível a convivência de duas marcas de suplemento alimentar farmacêutico constituídas pelos mesmos radicais, porém invertidos, quando ambos são evocativos.
3. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial e na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, caso constatado que se trata de marca fraca, dotada de baixa distintividade, seu titular pode ter de suportar o ônus da coexistência, uma vez que optou por desfrutar da vantagem advinda da incorporação à marca de elemento relacionado ao próprio produto ou serviço. Precedentes.
5. No segmento farmacêutico, a colidência entre marcas deve ser analisada de forma mais flexível, pois se trata de mercado que utiliza a facilidade natural de marcas evocativas para viabilizar a pronta identificação, pelo seu consumidor, da utilidade de seu produto.
6. No recurso sob julgamento, a marca PROSSO, registrada pelo recorrente, é formada por expressões passíveis de serem classificadas como de menor grau distintivo ("PRÓ" + "OSSO"), pois se trata de termos de natureza comum, evocativa, que guardam relação com o produto que identifica (suplemento para os ossos) de modo que não há irregularidade no registro da marca OSSO-PRÓ.
7. A alteração das conclusões do Tribunal de origem, no sentido de que inexiste prova de confusão ou associação indevida por parte dos consumidores, exigiria revolvimento do acervo probatório do processo, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
8. Em virtude do exame do mérito, por meio do qual foram rejeitadas as teses sustentadas pelos recorrentes, fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial.
9. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários.
(STJ, 3ª Turma, REsp 2150506/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, julg. 18.2.2025, DJe 25.2.2025) - grifos nossos
RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA E DE ABSTENÇÃO DE USO. ELLE / ELLE ELLA. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA. AUSÊNCIA DE RISCO DE CONFUSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. TEORIA DA DISTÂNCIA.
1. Ação ajuizada em 18/12/2015. Recurso especial interposto em 4/7/2018. Autos conclusos à Relatora em 20/5/2019.
2. O propósito recursal é verificar a higidez do ato administrativo que concedeu a marca ELLE ELLA à recorrida.
3. Para que fique configurada a violação de marca, é necessário que o uso dos sinais distintivos impugnados possa causar confusão no público consumidor ou associação errônea, em prejuízo ao titular da(s) marca(s) supostamente infringida(s). Precedentes.
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, marcas dotadas de baixo poder distintivo, formadas por elementos de uso comum, evocativos, descritivos ou sugestivos, podem ter de suportar o ônus de coexistir com outras semelhantes.
5. O fato de existirem diversas marcas em vigor também formadas pela expressão ELLE atrai a aplicação da teoria da distância, fenômeno segundo a qual não se exige de uma nova marca que guarde distância desproporcional em relação ao grupo de marcas semelhantes já difundidas na sociedade.
6. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial. Súmula 7/STJ.
7. Diante do contexto dos autos, portanto, e a partir da interpretação conferida à legislação de regência pela jurisprudência consolidada nesta Corte, impõe-se concluir que as circunstâncias fáticas subjacentes à hipótese - grau de distintividade/semelhança, ausência de confusão ou associação errônea pelos consumidores, tempo de coexistência, proximidade entre marcas do mesmo segmento - impedem que se reconheça que a marca registrada pela recorrida deva ser anulada.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
(STJ, 3ª Turma, REsp 1819060/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, julg. 20.2.2020, DJe 26.2.2020)
No mesmo sentido do ônus da convivência, julgado desta Turma:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL – APELAÇÃO DA AUTORA – MARCAS FORMADAS POR TERMOS EVOCATIVOS – ÔNUS DA CONVIVÊNCIA – LEGALIDADE DO REGISTRO ANULANDO – CONJUNTO MARCÁRIO COM SUFICIENTE DISTINTIVIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
1 - Apelação cível interposta por AMBIENTARE SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI em face da sentença proferida nos autos da ação ajuizada pela apelante em face da apelada AMBIENTALIS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA e do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, que jugou improcedente a pretensão de nulidade do registro da marca "AMBIENTALIS" da ré - nº 922.108.137.
2 - A comparação entre as marcas realizada na sentença deixa nítido que os registros, analisados em seus conjuntos, são distintos tanto no aspecto figurativo como no nominativo ("AMBIENTARE" x "AMBIENTALIS"), devendo prevalecer a possibilidade de convivência das marcas em que pese pertençam a classes que guardam certo grau de afinidade.
3 - As marcas em cotejo possuem em comum o radical “AMBIENT-” que são evocativos e de uso comum no ramos de atuação das empresas litigantes e que não é passível de apropriação exclusiva, de acordo com o teor do art. 124, VI da Lei 9.279/96, sob pena de constituir um monopólio de um sinal que deve ser franqueado a todos. Sob esses aspecto, releve-se que a marca da autora foi depositada na forma mista, adquirindo distintividade suficiente ao registro.
3- Empresas que optam por termos de uso comum e de natureza evocativa para compor suas marcas possuem o ônus da convivência com outras marcas/sinais semelhantes. Ademais, conforme afirmado pelo magistrado sentenciante: além de haver certa distinção entre os elementos nominativos em si (“ambientare”, no caso da autora, e “ambientalis”, no caso da empresa ré), o registro da empresa ré, apresentado sob a forma mista, possui representação gráfica bastante diferente daquela utilizada no registro anterior da autora, tanto na escolha das cores, quanto nos elementos figurativos que integram cada um dos registros, o que afasta a suscetibilidade de confusão ou associação indevida entre as marcas".
4- Negado provimento ao recurso, majorando a verba honorária em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
(TRF2, 2ª Turma Especializada, AC 5084927-67.2022.4.02.5101/RJ, Rel. Des. Fed. FLAVIO OLIVEIRA LUCAS, julg. 23.7.2024) - grifos nossos
Importante destacar que o inciso XIX do art. 124 da LPI não proíbe simplesmente o uso de expressões semelhantes, mas condiciona a vedação à possibilidade concreta de confusão ou associação indevida entre termos, circunstância que não se verifica no presente caso.
Veja-se que, neste mesmo sentido, julgado desta Corte Regional:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COLIDÊNCIA DE MARCAS. PRESENTES OS NÚCLEOS DE PROIBIÇÃO. NULIDADE PARCIAL DO REGISTRO. MANUTENÇÃO DO ELEMENTO NOMINATIVO. CONDENAÇÃO DA TITULAR DA MARCA AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
- Apelação interposta pela empresa ré contra a r. sentença proferida nos autos da ação ordinária proposta em face da Apelante e do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI, requerendo a nulidade do ato administrativo proferido pelo INPI que concedeu o registro de marca n° 908.280.432, de titularidade da sociedade Ré, referente à marca, “CANINHA 10”, em apresentação mista, depositado em 15/09/2014, na classe nº 33. O MM. Juízo julgou o pedido procedente, reconhecendo a semelhança entre a marca da ora Apelante e os registros da ora Apelada - "CANINHA 51" - e o consequente risco de confusão ou associação indevida entre as marcas.
- O art. 124, XIX, da LPI, disciplina que não são registráveis como marca reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia.
- Os núcleos da proibição, que devem estar presentes cumulativamente para impedimento do registro, são: (i) reprodução ou imitação de marca alheia, (ii) produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim e (iii) suscetibilidade de causar confusão ou associação com marca alheia. Esses serão os elementos a serem analisados no confronto das marcas.
- No presente caso, observa-se grande semelhança entre as marcas no elemento visual. Neste componente, inclusive, o padrão de cores utilizado e a disposição gráfica dos elementos é indiscutivelmente próxima. É natural deduzir que o consumidor poderia imaginar que os produtos são de um mesmo grupo empresarial, ou adquirir um produto pensando estar adquirindo o outro, uma vez que ambas as empresas atuam no mesmo segmento mercadológico e as marcas se referem a exatamente o mesmo produto.
- Admitir a manutenção do elemento nominativo para posterior "reformulação de cores e formas" por meio da presente ação judicial traria para o Judiciário a incumbência de analisar, em fase de cumprimento de sentença, se a reformulação do elemento visual atende aos limites impostos na sentença. O juízo de 1º Grau - e este colegiado, em caso de recursos - imiscuiria-se nas funções do INPI, o que é constitucionalmente inadequado.
- Não obstante, verificando que a nulidade do registro misto se refere apenas ao seu elemento visual, é possível dar parcial provimento à pretensão autoral e manter válido o elemento nominativo do registro da marca da requerida, protegendo-se assim a sua marca e os direitos dela decorrentes. Note-se que a própria autora havia requerido a abstenção de uso apenas do elemento gráfico da marca, não se insurgindo contra a futura utilização do elemento nominativo. Proporcional, portanto, que se anule apenas o elemento gráfico. Qualquer futura averbação de elemento gráfico ao registro, porém, deve ser avaliada pelo INPI, e não pelo Judiciário por meio da presente demanda.
- O art. 85 do CPC determina que o vencido será condenado ao pagamentos das verbas de sucumbência. Tendo sido decretada a nulidade de registro marcário de titularidade da Apelante, é evidente sua condição de vencida nos autos, pelo que deve realizar o pagamento das verbas sucumbenciais em conjunto com o INPI.
- Apelação parcialmente provida, para reformar a r. sentença de primeiro grau apenas quanto à nulidade integral do registro n° 908.280.432, devendo o mesmo ser mantido válido quanto ao elemento nominativo. Mantêm-se inalteradas as demais disposições da decisão.
(TRF2, 1ª Turma Especializada, AC nº 5092984-11.2021.4.02.5101/RJ, Rel. Juiz Federal Convocado Rogério Tobias de Carvalho, julg. 10.10.2023) - grifos nossos
Em conclusão, as marcas envolvidas na lide devem suportar o ônus da convivência, anulando-se o ato do INPI que declarou a nulidade do registro nº 914.556.835, referente à marca mista , mantendo-se integralmente a sentença.
Isto posto, voto no sentido de conhecer de ofício a remessa necessária e negar-lhe provimento; conhecer os recursos interpostos por INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PNEUS FREEDOM LTDA. e pelo INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI) e negar-lhes provimento, nos termos da fundamentação supra, majorando-se os honorários advocatícios devidos pela autarquia em 1% (um por cento) sobre o montante fixado pelo Juízo a quo, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/2015.
Documento eletrônico assinado por ALFREDO HILARIO DE SOUZA, Desembargador Federal Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002747350v7 e do código CRC 6ef5bfd4.
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Signatário (a): ALFREDO HILARIO DE SOUZA
Data e Hora: 09/03/2026, às 23:49:21