Apelação Cível Nº 5070926-43.2023.4.02.5101/RJ

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (evento 40, EMBDECL1) e por MOLIN DO BRASIL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA (evento 42, EMBDECL1) contra o r. acórdão (evento 29, ACOR2) proferido por esta Segunda Turma Especializada, nos autos da ação ordinária proposta pelas ora Apeladas 3M COMPANY e 3M DO BRASIL LTDA em face dos Embargantes, requerendo a nulidade do registro n.º 909.263.221, para a marca nominativa "NOTE IT", de titularidade da ora Apelante, por conflitar com a marca "POST-IT", primeiro registro nº 006.995.160, de titularidade das Apeladas, em violação ao art. 124, XIX, da LPI. No julgamento colegiado, foi mantida a sentença de procedência, reformando-se apenas a divisão das despesas sucumbenciais a fim de que o INPI também fosse condenado ao seu pagamento.

Em seu recurso, o Embargante INPI suscita omissão no enfrentamento do "fundamento determinante da sentença que afastou essa condenação, ao consignar que 'a controvérsia deduzida nos autos consiste em pretensões de atores econômicos diversos' — isto é, a lide material se estabelece entre particulares, sendo a atuação do INPI decorrente de sua função institucional". Com o suprimento da omissão, requer o afastamento de sua condenação aos honorários sucumbenciais. Subsidiariamente, requer a aplicação do art. 90, §4º, do CPC.

Por sua vez, a Embargante MOLIN alega que "analisando o conteúdo do voto proferido pelo d. relator, cumpre data venia, verificar a omissão dos vários registros com o mesmo radical , além de não citar no aresto os vários registros da 'MOLIN'". Defende que o voto embargado realizou análise superficial da lide, "descaracterizando a marca da anulanda no seu conjunto seguida da palavra 'NOTE...'". Alega, ainda, que houve confusão entre as partes vencidas, o que deixaria dúvida acerca de quem sucumbiu no processo. Com o saneamento dos vícios, requer a reforma integral do acórdão.

Contrarrazões de 3M COMPANY e 3M DO BRASIL LTDA. (evento 57, CONTRAZ1) pugnando pelo não conhecimento dos recursos por ausência de vícios da decisão embargada e, em caso de conhecimento, pela manutenção integral do acórdão.

É o relatório.

Documento eletrônico assinado por WANDERLEY SANAN DANTAS, Desembargador Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002816856v9 e do código CRC dca73155.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): WANDERLEY SANAN DANTAS
Data e Hora: 16/04/2026, às 17:29:02

Apelação Cível Nº 5070926-43.2023.4.02.5101/RJ

VOTO

Foram opostos embargos de declaração pelo INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (evento 40, EMBDECL1) e por MOLIN DO BRASIL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA (evento 42, EMBDECL1) em face da decisão proferida por este colegiado no julgamento do recurso de apelação interposto pela ora Embargante MOLIN.

O acórdão foi assim redigido:

Ementa: Propriedade Industrial. Colidência de marcas. Mesma atividade. Suscetibilidade de confusão ou associação indevida. INPI condenado em verbas sucumbenciais.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por MOLIN DO BRASIL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que julgou procedentes os pedidos apresentados nos autos da ação ordinária proposta por 3M COMPANY e 3M DO BRASIL LTD, ora Apeladas, em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI e da ora Apelante, requerendo a nulidade do registro n.º 909.263.221, para a marca nominativa "NOTE IT", de titularidade da ora Apelante, por conflitar com a marca "POST-IT", primeiro registro nº 006.995.160, de titularidade das Apeladas, em violação ao art. 124, XIX, da LPI.

II. Questão em discussão

2. A questão principal do recurso consiste em saber se há colidência entre as marcas que impeça a manutenção do registro depositado em data mais recente.

III. Razões de decidir

3. Os núcleos da proibição do art. 124, XIX, da LPI, que devem estar presentes cumulativamente para impedimento do registro, são: (i) reprodução ou imitação de marca alheia, (ii) produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim e (iii) suscetibilidade de causar confusão ou associação com marca alheia.

4. Verifica-se grande semelhança nominativa das marcas em conflito, e as mesmas estão registradas para o mesmo segmento comercial - artigos de papelaria. É natural deduzir que o consumidor poderia imaginar que os produtos são de um mesmo grupo empresarial, ou comprar um produto pensando estar adquirindo o outro. Presentes os três núcleos de proibição, impossível a convivência das marcas.

5. A confusão é caracterizada quando há a compra de um produto pensando-se estar adquirindo outro. Já a associação ocorre quando “o consumidor realizou uma conexão mental entre duas marcas, mesmo ciente de que são sinais distintos. Tal vinculação será ilícita se implicar o aproveitamento do prestígio alheio como mola propulsora da venda” (Filipe Fonteles Cabral; Marcelo Mazzola. "O Teste 360° de Confusão de Marcas", in Revista da EMERJ, v. 18, n. 69, p. 129–155, 2015, p. 134–135). No caso em análise, ainda que o consumidor venha a perceber a distinção entre as marcas (ausência de confusão), haveria ao menos uma associação na mente do consumidor entre as duas marcas, criando um vínculo mental que poderia beneficiar a Apelante, em malefício das titulares das anterioridades.

6. Tendo sido o INPI admitido na ação como corréu, deve ser condenado conjuntamente com a ora Apelante ao pagamento das despesas sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação parcialmente provida para condenar o INPI ao pagamento das verbas sucumbenciais em conjunto com a Apelante/ré, mantendo-se integralmente a r. sentença de primeiro grau em suas demais disposições.

Considerando a diversidade de objeto dos aclaratórios, será realizada análise separada de cada recurso.

Não conhecimento dos embargos de declaração da MOLIN

A Embargante MOLIN alega que "analisando o conteúdo do voto proferido pelo d. relator, cumpre data venia, verificar a omissão dos vários registros com o mesmo radical , além de não citar no aresto os vários registros da 'MOLIN'". Defende que o voto embargado realizou análise superficial da lide, "descaracterizando a marca da anulanda no seu conjunto seguida da palavra 'NOTE...'". Alega, ainda, que houve confusão entre as partes vencidas, o que deixaria dúvida acerca de quem sucumbiu no processo. Com o saneamento dos vícios, requer a reforma integral do acórdão.

As alegações da Embargante MOLIN são incompreensíveis e não possuem qualquer relação com o que foi decidido no acórdão embargado, o que demanda o não conhecimento do recurso.

De início, a MOLIN relata que o acórdão embargado "decidiu no sentido de dar provimento ao recurso para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e declarar a nulidade do registro nº 909.8868.140 [sic]". Isto é manifestamente equivocado.

A sentença apelada julgou procedentes os pedidos autorais e declarou a nulidade do registro nº 909.263.221 para a marca nominativa "NOTE IT", de titularidade da Embargante MOLIN (evento 71, SENT1). O acórdão, supracitado, manteve a declaração de nulidade e apenas deu provimento ao pedido recursal de condenação conjunta do INPI ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Verifica-se, então, que a Embargante MOLIN se confundiu quanto ao que foi decidido por este colegiado, o que explica a inépcia e a ausência de dialeticidade de seus embargos de declaração.

Observado isto, não se entende porque deveriam ser mencionados "os vários registros da 'MOLIN'". A ação tem como objeto a nulidade da marca "NOTE IT", não sendo esclarecido pela parte porque este colegiado deveria ter analisado registros para a marca "MOLIN" - os únicos mencionados na peça recursal dos embargos (evento 42, EMBDECL1, p. 3).

Incompreensível, também, o que a Embargante quis dizer ao afirmar que o voto descaracterizou "a marca da anulanda no seu conjunto seguida da palavra 'NOTE...'". Talvez a Embargante quisesse falar de outras marcas com o elemento "it" em sua composição, mas isto foi expressamente analisado no voto:

Acrescido a isto, os exemplos trazidos pela Apelante de outras marcas com o elemento "it" são, em sua maioria, de produtos bastante distintos aos identificados pelas marcas em conflito (processo 5070926-43.2023.4.02.5101/RJ, evento 91, CONTRAZAP1, pp. 6-7), pelo que não servem para comprovar a alegação de diluição do elemento no mercado explorado pelas partes.

Manifestamente equivocada, também, a afirmação de que o voto embargado não analisou todos os elementos de proibição de registro e o conflito entre as marcas. Simples leitura do voto confirma o contrário.

Por fim, a alegação de que houve confusão entre as partes vencidas parece oriunda da ausência de compreensão da Embargante MOLIN acerca do que foi decidido. Repete-se: foi mantida a sentença de procedência, pelo que a MOLIN continua como parte vencida nos autos. A única reforma na sentença diz respeito ao INPI, que não havia sido condenado ao pagamento das despesas processuais em conjunto com a MOLIN.

Assim, não há qualquer equívoco na determinação de condenação do "INPI ao pagamento das verbas sucumbenciais em conjunto com a Apelante/ré", já que a Apelante, MOLIN, é, também, a parte requerida na ação de nulidade.

Deste modo, por não ser possível inferir das alegações da Embargante MOLIN sentido lógico que corresponda ao que foi efetivamente decidido na decisão embargada, voto pelo não conhecimento dos aclaratórios por inépcia e por ausência de dialeticidade recursal.

Provimento parcial dos embargos de declaração do INPI

Em seu recurso, o Embargante INPI suscita omissão no enfrentamento do "fundamento determinante da sentença que afastou essa condenação, ao consignar que 'a controvérsia deduzida nos autos consiste em pretensões de atores econômicos diversos' — isto é, a lide material se estabelece entre particulares, sendo a atuação do INPI decorrente de sua função institucional". Com o suprimento da omissão, requer o afastamento de sua condenação aos honorários sucumbenciais. Subsidiariamente, requer a aplicação do art. 90, §4º, do CPC.

Entendo que os embargos de declaração devem ser acolhidos apenas para detalhar os fundamentos da decisão, já que houve dúvida por parte da autarquia.

O INPI deve ser condenado ao pagamento das verbas sucumbenciais. Além de a autarquia não ter reconhecido a procedência do direito da parte autora em sede de contestação, não pode ser olvidado que foi o INPI quem deu causa à propositura da ação.

Ao contrário de uma demanda entre particulares para a qual o INPI é chamado a integrar a lide, ou na qual sua participação é obrigatória (art. 175 da LPI), a presente ação tem como objeto a própria atuação administrativa incorreta da autarquia. O INPI deferiu indevidamente um registro de marca que colidia com marca já registrada, conforme reconhecido pelo juízo de 1º Grau e mantido nesta instância, o que obrigou que a parte buscasse representação advocatícia e ingressasse com processo judicial para reverter a decisão administrativa, incorrendo nos custos relacionados.

Logo, o INPI deu causa à ação, uma vez que concedeu registro de marca indevidamente, manifestando-se no processo administrativo quanto à causa de pedir invocada na exordial, podendo-se afirmar que houve de fato vício na decisão administrativa.

O fato de em ações de nulidade de marca o INPI figurar em litisconsórcio passivo necessário, por si só, não tem o condão de afastar a aplicação da legislação processual civil pátria, que impõe a condenação em honorários nas ações em que a Fazenda Pública for parte quando, como no caso, o INPI deu causa à propositura da ação.

Nesse sentido, é o julgado exarado por esta E. Segunda Turma Especializada, em hipótese análoga à presente:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA - APELAÇÃO CÍVEL - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS - INPI - POSSIBILIDADE - APELO DESPROVIDO - HONORÁRIOS MAJORADOS.

[...]

3. A legislação processual civil prevê a condenação em honorários advocatícios quando a Fazenda Pública for parte (artigo 85, §3º do CPC), dispositivo que evidentemente se aplica à autarquia federal: INPI.

4. No caso, o INPI deu causa à ação, ao prover indevidamente o Processo Administrativo de Nulidade da marca da autora nº 904.442.896, instaurado pela empresa MASERATI, bem como apresentou efetiva resistência à pretensão autoral (processo 5083002-07.2020.4.02.5101/RJ, evento 9, PET1).

5. A autarquia requereu ainda, em caso de manutenção da condenação, requer a aplicação do §4º do artigo 90 do CPC, diante do reconhecimento da procedência do pedido.

6. Ocorre que no caso não houve reconhecimento da procedência do pedido. Pelo contrário, a autarquia se manifestou de forma contrária à pretensão autoral (processo 5083002-07.2020.4.02.5101/RJ, evento 9, PET1).

7. Considerando que a empresa MASERATI, além de concordar com a procedência do pedido, deixou de recorrer e efetuou o pagamento das verbas sucumbenciais espontaneamente (processo 5083002-07.2020.4.02.5101/RJ, evento 31, PET1), deverá apenas a autarquia arcar com a majoração dos honorários, com fulcro no artigo 117 do CPC.

8. Negado provimento à apelação do INPI, majorada a verba honorária, a cargo da autarquia, em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

(TRF-2, AC nº 5083002-07.2020.4.02.5101/RJ, Rel. Des. Federal Flavio Lucas, Segunda Turma Especializada, j. 08.05.2023)

Em relação ao pedido subsidiário, inaplicável o art. 90, §4º, do CPC, considerando que o INPI se manifestou contrariamente à pretensão autoral (evento 32, PET1), reiterando seu posicionamento posteriormente (evento 66, ANEXO2).

Deste modo, voto pela inclusão da fundamentação acima nas razões de decidir do voto embargado, mas com a manutenção do entendimento acerca da condenação do INPI às verbas sucumbenciais.

Ante o exposto, voto no sentido de (i) não conhecimento dos embargos de declaração da MOLIN DO BRASIL por inépcia e ausência de dialeticidade e (ii) provimento parcial dos embargos de declaração do INPI apenas para incluir a fundamentação acima nas razões de decidir do voto embargado. Mantêm-se integralmente as demais disposições da decisão colegiada.

Documento eletrônico assinado por WANDERLEY SANAN DANTAS, Desembargador Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002816857v15 e do código CRC 106b38bd.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): WANDERLEY SANAN DANTAS
Data e Hora: 16/04/2026, às 17:29:02

Apelação Cível Nº 5070926-43.2023.4.02.5101/RJ

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DOS ACLARATÓRIOS DA APELANTE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO INPI.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido pela Segunda Turma Especializada que manteve a sentença de procedência do pedido de nulidade de registro de marca, mas reformou-a parcialmente apenas para condenar o INPI conjuntamente ao pagamento das verbas sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão do recurso consiste em saber se há, na decisão colegiada, algum dos vícios do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Por não ser possível inferir das alegações da Embargante MOLIN sentido lógico que corresponda ao que foi efetivamente decidido na decisão embargada, decide-se pelo não conhecimento de seus aclaratórios por inépcia e por ausência de dialeticidade recursal.

4. Embargos de declaração do INPI parcialmente providos apenas para inclusão de fundamentação nas razões de decidir do voto embargado, mas com a manutenção do entendimento acerca da condenação da autarquia às verbas sucumbenciais. Inaplicável o art. 90, §4º, do CPC, considerando que o INPI se manifestou contrariamente à pretensão autoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Não conhecimento dos embargos de declaração da MOLIN DO BRASIL por inépcia e ausência de dialeticidade. Provimento parcial dos embargos de declaração do INPI apenas para inclusão de fundamentação nas razões de decidir do voto embargado. Mantêm-se integralmente as demais disposições da decisão colegiada.

_________

Jurisprudência relevante citada: TRF-2, AC nº 5083002-07.2020.4.02.5101/RJ, Rel. Des. Federal Flavio Lucas, Segunda Turma Especializada, j. 08.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, não conhecer dos embargos de declaração de MOLIN DO BRASIL e dar provimento parcial aos embargos de declaração do INPI, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 13 de maio de 2026.

Documento eletrônico assinado por WANDERLEY SANAN DANTAS, Desembargador Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002816858v6 e do código CRC 91c42a2f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): WANDERLEY SANAN DANTAS
Data e Hora: 15/05/2026, às 17:20:34

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO NOVA SESSÃO VIRTUAL DE 06/05/2026 A 13/05/2026

Apelação Cível Nº 5070926-43.2023.4.02.5101/RJ

INCIDENTE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

RELATOR: Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTAS

PRESIDENTE: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

PROCURADOR(A): CARLOS ALBERTO GOMES DE AGUIAR

RELATOR DO ACÓRDÃO: Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTAS

Votante: Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTAS

Votante: Desembargador Federal ALFREDO HILARIO DE SOUZA

Votante: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

FLAVIA JANOT DE MATTOS BURKE

Secretária