Apelação Cível Nº 5022805-47.2024.4.02.5101/RJ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MAKE-UP ART COSMETICS INC. em face da sentença do evento 68, SENT1 em que se pleiteia sua reforma para:

(i) declarar a nulidade do registro nº 913801968, para a marca mista "MAG";

(ii) condenar a apelada à abstenção definitiva do uso da referida marca ou de qualquer outra que se assemelhe ou se confunda com a marca "MAC", em qualquer meio ou forma de utilização.

Em suas razões recursais (evento 76, APELACAO1) a apelante alega que a sentença é contraditória, pois reconheceu a anterioridade de seus registros, a afinidade mercadológica e a reprodução do sinal, mas julgou improcedente o pedido. Sustenta que o artigo 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial (LPI) exige apenas a suscetibilidade de confusão, sendo desnecessária a prova de erro concreto dos consumidores.

Afirma que a marca "MAC" não possui reduzido grau de distintividade, sendo notoriamente conhecida no Brasil e no mundo, o que lhe garante proteção especial nos termos do artigo 126 da LPI. Aduz, ainda, a ocorrência de concorrência desleal e parasitária, ressaltando que a venda de produtos pela internet pela apelada equaliza os canais de distribuição e potencializa o risco de associação indevida.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido, extinguindo o feito com resolução de mérito. O magistrado de primeiro grau fundamentou que, embora as marcas atuem em segmentos afins, apresentam distinção suficiente para coexistirem sem configurar colidência. Consignou que marcas compostas por acrônimos ou siglas possuem reduzido grau de distintividade e devem suportar o ônus da convivência.

Pontuou que a marca da apelante é suficientemente conhecida, o que tornaria improvável que o público a vinculasse aos produtos da apelada. Afastou a incidência da teoria da diluição por ausência de reconhecimento do "alto renome" e concluiu pela inexistência de concorrência desleal, visto que o sinal "MAG" deriva da razão social da recorrida e possui canais de venda distintos.

Contrarrazões do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI) no evento 84, CONTRAZ1, defendendo a legalidade do ato administrativo de concessão do registro e a ausência de prova de confusão no mercado.

Contrarrazões de CENTRAL DE NEGÓCIOS DOS FARMACÊUTICOS MAGISTRAIS no evento 86, CONTRAZAP1, reiterando os termos da sentença, a natureza de marca "fraca" do sinal da apelante e a diferenciação entre os produtos (hidratante para mãos versus hidratante facial iluminador).

O Ministério Público Federal entendeu desnecessária sua intervenção no feito, conforme parecer de evento 4, PROMOCAO1.

As seguintes questões são analisadas no presente recurso:

(i) existência de colidência entre as marcas "MAC" e "MAG" e risco de confusão ou associação indevida à luz do artigo 124, XIX, da LPI e a aplicabilidade da proteção especial conferida às marcas notoriamente conhecidas (artigo 126 da LPI);

(ii) aplicabilidade do artigo 124, XXIII, da LPI diante da anterioridade de registros marcários no Brasil;

(iii) ocorrência de concorrência desleal e aproveitamento parasitário.

É o relatório.

Documento eletrônico assinado por MARCELO LEONARDO TAVARES, Juiz Federal Convocado, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002789268v4 e do código CRC d40a48d5.

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Apelação Cível Nº 5022805-47.2024.4.02.5101/RJ

VOTO

Conheço da apelação porque presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, a apelante busca a reforma da sentença para anular o registro nº 913801968, para a marca mista MAG, na Classe 03, de titularidade da ré, bem como a abstenção de uso da referida marca.

Passo a apreciar as questões devolvidas ao conhecimento do segundo grau de jurisdição.

(i) Da ausência de colidência marcária (124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial - LPI) e da proteção conferida pelo artigo 126 da LPI

No caso vertente, a controvérsia reside na análise da distinção entre a marca mista "MAC" e suas derivadas, de titularidade da apelante, e a marca mista "MAG", registrada em nome da apelada.

Pois bem.

A marca apresenta-se como sinal visual apto a estabelecer distinção entre produtos industriais, artigos comerciais e serviços profissionais. Sua função primordial é identificar uma empresa ou um produto, distinguindo-o de outros iguais ou similares existentes no mercado. Visa, ainda, a orientar o consumidor sobre a procedência de determinado produto ou serviço, fatores que indicam sua qualidade e eficiência.

Portanto, dentre os requisitos exigidos para o registro da marca, destacam-se a sua distintividade e disponibilidade. Dessa forma, o sinal através do qual a marca se apresenta deve ser diverso dos demais existentes em uso ou sob registro de outra empresa pertencente ao mesmo gênero de atividade ou afim, justamente para o consumidor não incorrer em erro, atentando-se para o fato de que os objetivos principais do legislador são a proteção do consumidor e do empresário titular da marca anterior, de modo a livrá-lo da concorrência desleal.

Para tanto, no campo da análise de marcas o importante é o conjunto e não termos isolados. Nesse sentido vale lembrar a brilhante lição do Mestre Gama Cerqueira, em Tratado de Propriedade Industrial, vol.II, pág., 919, que alertava: “Deve-se decidir pela impressão de conjunto e não pelos seus detalhes”.

Vejamos os referidos registros:

Apelante:

1) Registro nº 818887796

Marca: MAC (mista)  
Depósito: 31.10.1995
Concessão: 11.12.2001
Classe: 03
Especificação: COSMÉTICOS, PERFUMES, PRODUTOS PARA OS CUIDADOS DA PELE E DOS CABELOS, E PRODUTOS DE TOALETE INCLUÍDOS NESTA CLASSE.

2) Registro nº 827258500
Marca: MAC (nominativa) 
Depósito: 22.03.2005
Concessão: 11.02.2020
Classe: 03
Especificação: Cosméticos, perfumes, produtos para os cuidados da pele e dos cabelos e produtos de toalete incluídos nesta classe.

Apelada:

1) Registro nº 913801968 

Marca: MAG (mista) 
Depósito: 28.11.2017
Concessão: 09.04.2019
Classe: 03
Especificação: Cosméticos; Cremes cosméticos; Cremes para clarear a pele; Filtros solares; Loções para uso cosmético; Máscaras de beleza; Preparações parabronzear [cosméticos]; Produtos de perfumaria; Produtos depilatórios; Sabonete desodorante

Observe as marcas lado a lado:

Em relação à afinidade mercadológica, constata-se que as empresas litigantes atuam em segmentos similares, resultando em afinidade, direta, de produtos, promovendo a concorrência entre si, não devendo ser aplicado o princípio da especialidade no presente caso.

Já quanto à reprodução ou imitação entre os sinais, a fim de apurar a possibilidade de colidência marcária, destaca-se que, no campo da análise de marcas, o importante é o conjunto e não os termos isolados. Nesse sentido, vale lembrar a brilhante lição do Mestre Gama Cerqueira, em Tratado de Propriedade Industrial, vol.II, que alertava: “Deve-se decidir pela impressão de conjunto e não pelos seus detalhes”.

A sentença consignou que a marca da ré reproduz, com pequenas variações, os sinais da autora, tanto sob o prisma gráfico quanto fonético. Além disso, destacou que marcas curtas, formadas por siglas ou acrônimos, como ocorre no caso, apresentam reduzido grau de distintividade, razão pela qual se submetem a um maior ônus de convivência com signos semelhantes no mercado.

Conforme também registrado na própria sentença e na petição inicial, a apelante ostenta elevado grau de reconhecimento no segmento de cosméticos, contando com ampla presença comercial, o que contribui para a clara identificação de seus produtos e estabelecimentos pelo público consumidor.

Nesse contexto, a notoriedade da marca, longe de implicar confusão, reforça sua capacidade de individualização, afastando a possibilidade de que os consumidores associem indevidamente os produtos da ré aos da autora.

No caso de marcas formadas por siglas, esse Tribunal já julgou casos semelhantes, observe:

DIREITO MARCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. AFINIDADE MERCADOLÓGICA. NÃO COLIDÊNCIA MARCÁRIA. ART. 124, XIX, DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. MANUTENÇÃO DO REGISTRO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela empresa Montes Verdes - Turismo e Participações Ltda. - EPP contra sentença que declarou a nulidade do registro da marca mista "BM Autolocadora" (registro nº 910.262.233) e a condenou a abster-se de seu uso, a pedido das empresas Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft e BMW do Brasil Ltda, sob o argumento de colidência marcária com a marca "BMW" e potencial confusão dos consumidores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve prescrição do pedido de nulidade do registro de marca, conforme sustentado pela apelante; (ii) estabelecer se as marcas "BM Autolocadora" e "BMW" apresentam semelhança gráfica, fonética ou ideológica suficiente para causar confusão ou associação indevida; (iii) determinar se a coexistência das marcas no mercado é viável, considerando os serviços prestados por ambas as empresas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição não se verifica, pois o prazo de cinco anos previsto no art. 174 da Lei de Propriedade Industrial (LPI) conta-se da data de concessão do registro, e não da data do depósito, conforme decidido corretamente em primeira instância.

4. As marcas em questão atuam no mesmo segmento de mercado (aluguel e locação de veículos), caracterizando afinidade mercadológica, mas os elementos gráficos e fonéticos das marcas são suficientemente distintos para evitar confusão ou associação indevida por parte do consumidor médio.

5. A colidência entre as marcas não se configura, pois a análise do conjunto marcário revela diferenças visuais e gráficas, como o acréscimo da letra "W" na marca "BMW", que afasta a possibilidade de confusão.

6. A coexistência das marcas "BM Autolocadora" e "BMW" é possível, uma vez que o conjunto de elementos visuais e distintivos de cada marca assegura que o público consumidor possa diferenciá-las, sem prejuízo à proteção conferida pela Lei de Propriedade Industrial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

(Apelação Cível Nº 5075795-49.2023.4.02.5101/RJ, RELATOR: Desembargador Federal MACARIO RAMOS JUDICE NETO, j. 12.11.2024). (grifei).

Desse modo, à semelhança do que se verificou no precedente citado, em que se afastou a colidência entre “BM Autolocadora” e “BMW” mesmo diante de coincidência parcial de letras e de afinidade mercadológica, também no presente caso a mera presença das letras “MA” em ambos os sinais não é suficiente para caracterizar risco de confusão ou associação indevida.

Isso porque, assim como naquele julgamento se reconheceu que o acréscimo da letra “W” era suficiente para conferir distintividade à marca “BMW”, aqui o acréscimo da letra “C” na marca da autora (“MAC”) e "G" na marca da ré ("MAG"), igualmente atribui identidade própria ao signo, afastando qualquer identidade substancial com a marca da ré.

Sob o aspecto fonético, a distinção se revela ainda mais clara. Enquanto a marca da autora é pronunciada como uma unidade sonora única e fechada (“mac”), a marca da ré apresenta sonoridade diversa, com estrutura fonética distinta, o que impede que o consumidor médio as perceba como equivalentes. Em se tratando de marcas curtas, como reconhecido pela própria jurisprudência, pequenas variações assumem relevo significativo na percepção auditiva, sendo suficientes para afastar o risco de confusão.

O próprio Manual de marcas do INPI trata sobre as marcas formas por siglas, observe:

Assim, à luz do entendimento já consolidado por este Tribunal em casos envolvendo siglas, conclui-se que as diferenças existentes entre os sinais em exame, tanto no plano gráfico quanto fonético, são aptas a assegurar sua distinção no mercado, não se verificando hipótese de confusão ou associação indevida a justificar a nulidade pretendida.

A propósito, o STJ define parâmetros que possibilitam uma confrontação minimamente objetiva da colidência entre marcas utilizadas em um mesmo ramo de atividade empresarial, a saber:

EMENTA: PROCESSO CIVIL E COMERCIAL. ENUNCIADO Nº 126 DA SÚMULA/STJ. VIOLAÇÃO REFLEXA OU INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. ENUNCIADO Nº 07 DA SÚMULA/STJ. REVISÃO DO ENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS FATOS. NÃO INCIDÊNCIA. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO. LIMITES. MARCA. COLIDÊNCIA. PROVA DE EFETIVA CONFUSÃO DO CONSUMIDOR. DESNECESSIDADE. CARACTERIZAÇÃO. PARÂMETROS DE ANÁLISE. DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 124, XIX, DA LEI Nº 9.279/96.

(...)

8. Tendo em vista o subjetivismo que cerca a matéria, a caracterização da colidência entre marcas se mostra uma tarefa das mais árduas. Diante disso, acabou-se por estabelecer parâmetros visando a possibilitar uma confrontação minimamente objetiva: (i) as marcas devem ser apreciadas sucessivamente, de modo a se verificar se a lembrança deixada por uma influencia na lembrança deixada pela outra; (ii) as marcas devem ser avaliadas com base nas suas semelhanças e não nas suas diferenças; e (iii) as marcas devem ser comparadas pela sua impressão de conjunto e não por detalhes.

(...)

10. Recurso especial provido.

( REsp 1.342.955/RS, rel. min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe de 31/03/2014).

Além disso, cumpre destacar julgado recente desta 1ª Turma Especializada, que reforça a orientação no sentido de que, mesmo em hipóteses de coincidência parcial de elementos nominativos, a análise do conjunto marcário pode conduzir ao afastamento da colidência, desde que presentes diferenças suficientes nos planos gráfico e fonético para impedir a confusão ou associação indevida pelo consumidor.

DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO MARCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MARCA MISTA. ALEGADA COLIDÊNCIA ENTRE “COCA-COLA” E “CHOCO COLA”. AFINIDADE MERCADOLÓGICA. ANÁLISE DO CONJUNTO MARCÁRIO. DISTINTIVIDADE SUFICIENTE. POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO INPI. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade dos registros nºs 913.275.069 e 913.275.158, relativos à marca mista “CHOCO COLA”, nas classes 30 e 32, de titularidade da ré, bem como o pedido de abstenção de uso do referido sinal, formulado pela autora, titular de registros anteriores da marca “COCA-COLA”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há colidência marcária entre as marcas mistas “COCA-COLA” e “CHOCO COLA”, apta a ensejar a nulidade dos registros concedidos pelo INPI; e (ii) estabelecer se é devida a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do INPI.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise de colidência marcária deve considerar a impressão global do conjunto do sinal, e não seus elementos isolados, conforme orientação doutrinária consolidada.

4. Embora exista afinidade mercadológica entre os produtos assinalados pelas marcas, tal circunstância, por si só, não é suficiente para caracterizar risco de confusão ou associação indevida.

5. A marca “CHOCO COLA” apresenta composição figurativa própria, com grafismo, formas e disposição visual distintos daqueles utilizados nas marcas da autora, afastando a similitude visual relevante.

6. O elemento nominativo “COLA” possui caráter evocativo de espécie de refrigerante amplamente difundida, não sendo passível de apropriação exclusiva por um único titular.

7. Os termos “choco” e “coca” são distintos sob os aspectos gráfico, fonético e conceitual, inexistindo identidade ou similitude suficiente a induzir o consumidor em erro.

8. O fato de os registros impugnados serem marcas mistas restringe a proteção ao conjunto global do sinal, impedindo a reivindicação de exclusividade sobre elementos isolados.

9. O parecer técnico do INPI conclui pela inexistência de colidência entre os sinais, reconhecendo a distintividade suficiente para a convivência pacífica no mercado.

10. Aplica-se a Teoria da Distância, segundo a qual a nova marca não precisa ser mais distinta das anteriores do que estas já o são entre si.

11. A jurisprudência consolidada admite a coexistência de marcas com coincidência parcial de elementos, desde que ausente risco efetivo de confusão ou aproveitamento parasitário.

12. Mantida a improcedência do pedido principal, subsiste a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios, inclusive em favor do INPI, à luz do princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

(Apelação Cível Nº 5000019-09.2024.4.02.5101/RJ, RELATOR: Juiz Federal MARCELO LEONARDO TAVARES, j. 03.03.2026).

Ainda que se admita, para fins argumentativos, a notoriedade da marca invocada pela parte autora, nos termos do art. 126 da LPI, tal circunstância não conduz, por si só, ao reconhecimento de nulidade do registro impugnado. A proteção especial conferida às marcas notoriamente conhecidas não afasta a necessidade de verificação concreta da possibilidade de confusão ou de associação indevida entre os sinais em conflito.

Trata-se de requisito essencial, cuja análise deve considerar o conjunto marcário, os elementos distintivos predominantes e a impressão global causada ao consumidor médio, o que, no caso, já foi examinado e afastado quando da apreciação do art. 124, XIX, da LPI.

Com efeito, ausente identidade ou semelhança relevante apta a induzir o público em erro quanto à origem empresarial dos produtos, não há falar em aproveitamento parasitário, diluição indevida ou violação à função distintiva da marca, ainda que esta goze de elevado grau de conhecimento no mercado. A notoriedade, embora amplie o espectro de proteção, não prescinde da demonstração de risco concreto de confusão ou associação, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Dessa forma, não se identificam fundamentos para a incidência do art. 126 da LPI, porquanto inexistente possibilidade de confusão ou associação indevida entre as marcas, as quais, conforme já fundamentado, mostram-se suficientemente distintas e inconfundíveis aos olhos do público consumidor, afastando-se, igualmente, a alegada violação ao art. 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial.

(ii) Da inaplicabilidade do artigo 124, XXIII, da LPI

Quanto à invocação feita, pela apelante, ao art. 124, XXIII, da LPI, está corretamente fundamentada a sentença:

"(...)

A parte autora invoca a incidência da proibição prevista no Artigo 124, XXIII, da Lei de Propriedade Industrial, transcrito a seguir:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.

Esclarece-se, de plano, que tal dispositivo legal visa a coibir, em verdade, a reprodução de marca não registrada no País, pois neste caso seria aplicável a disposição do inciso XIX do mesmo art.124 da LPI.

De fato, entendo que a aplicação de um dispositivo (inciso XIX) exclui a aplicação do outro (inciso XXIII), ou seja, só se examina a imitação ou reprodução de marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade se não houver marca registrada no Brasil, ou, em havendo, se não for anterior à marca impugnada.

Deste modo, como a alegada colidência marcária integra a causa de pedir, não há que se falar na aplicabilidade do art. 124, XXIII, da LPI.

(...)"

Com efeito, se a autora tem registros de marca no Brasil e os invoca como anterioridades impeditivas ao registro de marca da ré, a norma jurídica a ser aplicada é a previsão do art. 124, XIX, da LPI, e não o art. 124, XXIII, da LPI.

Mesmo que assim não fosse, o parecer especializado do INPI de evento 38, ANEXO3 manifestou-se sobre a questão, para afastar as alegações da autora.

Assim, além de não ser aplicável ao caso o inciso XXIII, do art. 124, , não resta configurada, no caso concreto, a reprodução ou imitação apta a ensejar confusão ou associação indevida entre os sinais distintivos.

(iii) Da ausência de concorrência desleal e aproveitamento parasitário

Por fim, não prospera a alegação de concorrência desleal ou aproveitamento parasitário. A configuração de tais ilícitos pressupõe, como premissa, a existência de risco concreto de confusão ou de associação indevida entre os sinais distintivos, circunstância já afastada na análise da colidência marcária. Inexistindo similitude relevante entre as marcas, seja sob o prisma gráfico, fonético ou ideológico, não há como reconhecer que a apelada tenha se valido indevidamente da reputação da apelante ou induzido o consumidor em erro, o que afasta a incidência dos arts. 2º, V, e 195, III, da LPI, bem como dos dispositivos do Código Civil invocados.

Ademais, os elementos constantes dos autos não evidenciam conduta desleal ou intuito parasitário por parte da apelada. Ao contrário, a origem do sinal “MAG” mostra-se vinculada à sua própria denominação social, havendo justificativa plausível para sua adoção, sem que se identifique tentativa de imitação ou de aproximação indevida com a marca da autora. A circunstância de ambas atuarem no segmento de cosméticos, ou de seus produtos poderem ser comercializados por meios semelhantes, não é suficiente, por si só, para caracterizar ilicitude concorrencial, sobretudo diante da ausência de risco de confusão.

Dessa forma, não demonstrados os pressupostos necessários à caracterização da concorrência desleal ou do aproveitamento parasitário, não há fundamento para acolhimento da pretensão autoral também sob esse enfoque, devendo ser mantida a conclusão de inexistência de violação ao ordenamento jurídico marcário.

(iv) Conclusão

A sentença deve ser mantida na integralidade.

Honorários advocatícios majorados em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Documento eletrônico assinado por MARCELO LEONARDO TAVARES, Juiz Federal Convocado, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002789269v13 e do código CRC 3615ed83.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCELO LEONARDO TAVARES
Data e Hora: 27/03/2026, às 18:17:54

Apelação Cível Nº 5022805-47.2024.4.02.5101/RJ

VOTO-VISTA

Peço vênia ao eminente Relator para divergir.

Conheço da apelação, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia consiste em definir se o registro nº 913801968, relativo à marca mista MAG, na classe 03, pode coexistir com os registros anteriores da marca MAC, de titularidade da apelante, ou se incide a vedação do art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/96.

Com a devida vênia, entendo que a sentença deve ser reformada.

A própria sentença reconheceu três premissas centrais: a anterioridade dos registros da apelante, a afinidade mercadológica entre os produtos e a reprodução, com pequena alteração, dos sinais da autora, tanto nos aspectos gráfico quanto fonético.

A apelação destaca exatamente essa contradição interna: apesar de reconhecer tais elementos, o juízo de origem julgou improcedente o pedido sob o fundamento de que haveria distinção suficiente entre os sinais e de que a marca MAC teria reduzido grau de distintividade.

O art. 124, XIX, da LPI não exige prova de confusão efetivamente ocorrida. Exige que a reprodução ou imitação de marca anterior, destinada a distinguir produto idêntico, semelhante ou afim, seja suscetível de causar confusão ou associação indevida. A discussão, portanto, não se resolve pela inexistência de caso concreto de erro do consumidor, mas pela aptidão objetiva do sinal posterior para capturar, deslocar ou parasitar a função distintiva da marca anterior.

No caso, essa aptidão está suficientemente demonstrada.

Os registros da apelante são anteriores e identificam cosméticos, perfumes, produtos para cuidados da pele e dos cabelos e produtos de toalete. O registro impugnado, por sua vez, também se encontra na classe 03 e especifica cosméticos, cremes cosméticos, filtros solares, loções de uso cosmético, máscaras de beleza, produtos de perfumaria, produtos depilatórios e sabonete desodorante.

A afinidade não é lateral nem remota. É direta. Os produtos pertencem ao mesmo universo de consumo, circulam sob a mesma lógica de aquisição e se dirigem a consumidores expostos a sinais curtos, visuais e foneticamente próximos.

Nesse sentido, há entendimento jurisprudencial no mesmo sentido, conforme abaixo transcrito.

EMENTAPROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO. REGISTRO DE MARCA. COLIDÊNCIA ENTRE SINAIS "PEIXE" E "PEIXER" PARA PRODUTO IDÊNTICO. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por INDUSTRIA E COMERCIO DE FARINHA DAMASIA LTDA. contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade do indeferimento do registro da marca mista "FARINHA DE MANDIOCA PEIXER" (classe 30, registro nº 826.164.803), e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o sinal "FARINHA DE MANDIOCA PEIXER" configura reprodução ou imitação, no todo ou em parte, das marcas anteriores "PEIXE", de modo a atrair a vedação do registro por risco de confusão ou associação indevida, considerada a identidade ou afinidade de produtos e a incidência do art. 124, inc. XV e XIX, e art.129 da Lei nº 9.279/1996. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Reconheceu-se que a comparação entre "PEIXE" (marca anteriormente registrada) e "PEIXER" (sinal pretendido) evidencia elevada proximidade fonética. A simples adição da letra "R" ao final do vocábulo não é suficiente para conferir a distintividade exigida em lei. 4. Entendeu-se que o componente figurativo (imagem de peixe) atua como reforço semântico da expressão "PEIXER", intensificando a associação indevida com a marca anterior "PEIXE", o que mantém a incidência da vedação do registro por risco de confusão (Lei nº 9.279/1996, art. 124, XIX). 5. Afastou-se a alegação de que o nome patronímico legitimaria o registro, pois a faculdade referida no art. 124, XV, da Lei nº 9.279/1996 encontra limite nos direitos de terceiros. Concluiu-se que, havendo confundibilidade com marca anterior e risco de confusão (Lei nº 9.279/1996, art. 124, XIX), o registro deve ser negado. 6. Reconheceu-se que os sinais distintivos identificam produto idêntico no segmento de farinhas. Por se tratar de produtos alimentícios comercializados nos mesmos estabelecimentos e destinados ao mesmo público consumidor, exige-se maior distanciamento entre os sinais, a fim de evitar que o comprador adquira um produto acreditando tratar-se de outro. 7. Afastou-se a tese de inatividade da titular como fundamento para admissão do registro, pois a colidência persiste enquanto os registros anteriores estiverem vigentes ou protegidos. Considerou-se, ainda, a existência de ordem judicial do juízo falimentar resguardando o patrimônio imaterial da massa falida, o que impede a apropriação por terceiros. 8. Consideraram-se a boa-fé objetiva e a função social da propriedade como vetores interpretativos para reforçar a necessidade de evitar confusão e instabilidade no mercado, concluindo-se pela manutenção do indeferimento do registro diante do risco de associação indevida entre os sinais. IV. DISPOSITIVO 9. Apelação desprovida. Sentença mantida.1 Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.279/1996, arts. 124, XV e XIX, e 129. PROCESSO5022108-36.2018.4.02.5101/TRF2AC - Apelação Cível UFRJ ÓRGÃO JULGADOR 2ª TURMA ESPECIALIZADADATA DO JULGAMENTO24/04/2026 DATA DA PUBLICAÇÃO29/04/2026 RELATOR MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADORELATOR PARA ACÓRDÃO FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

O próprio voto condutor reconhece que as empresas atuam em segmentos similares, com afinidade direta de produtos, afastando a incidência do princípio da especialidade.

Também não se trata de mera coincidência parcial. A marca impugnada conserva as duas primeiras letras do sinal anterior, mantém estrutura triliteral, reproduz cadência visual e apresenta diferença concentrada apenas na consoante final. Em sinais curtos, é verdade que pequenas alterações podem ter relevância.

Essa premissa não é automática. Ela depende do contexto. Aqui, o contexto é o de produtos afins, classe idêntica, marca anterior reconhecida no segmento e sinal posterior extremamente próximo.

A conclusão de que a marca MAC seria fraca por ser curta ou acronímica não se sustenta, ao menos nos termos em que utilizada para afastar a proteção. A apelação demonstra que a marca MAC não é expressão comum, genérica, necessária ou descritiva para cosméticos. Ao contrário, sustenta que não existia outra marca semelhante a MAC nas classes 03 e 35 à época pertinente e que a única marca desnecessariamente semelhante, na mesma classe e para os mesmos itens, é justamente a da apelada.

A notoriedade da marca MAC, longe de reduzir o risco de confusão, reforça o risco de associação indevida. O consumidor pode não acreditar que está comprando exatamente o mesmo produto da apelante, mas pode supor licença, linha correlata, parceria, extensão de marca ou relação econômica entre os sinais. Essa é precisamente uma das hipóteses tuteladas pelo art. 124, XIX, da LPI.

As provas referidas na apelação indicam presença relevante da marca MAC no mercado brasileiro e internacional, com campanhas, parcerias e forte exposição em mídia e redes sociais; há, inclusive, imagens de publicações e perfis oficiais nas páginas 11 a 13 da apelação, com destaque para menções em veículos de moda e beleza e números expressivos de seguidores.

Também não procede transformar a notoriedade em argumento contra a titular da marca. Dizer que a marca é conhecida e, por isso, ninguém a confundiria, inverte a lógica da proteção marcária. Quanto mais conhecida a marca anterior no seu ramo, maior o risco de associação econômica indevida quando terceiro adota sinal muito próximo para produtos iguais ou afins.

Quanto maior o reconhecimento e a distintividade da marca, maior tende a ser sua proteção jurídica; as marcas de alto renome recebem proteção especial em todos os ramos de atividade, justamente em razão de sua força distintiva e prestígio. Portanto, sob a ótica da legislação brasileira, a regra é que a grandeza da marca amplia, e não reduz, sua proteção

O fato de a marca MAG derivar da razão social da apelada não afasta a incidência da LPI. A origem interna do sinal pode ser relevante para afastar má-fé subjetiva, mas não elimina o risco objetivo de confusão ou associação no mercado. A registrabilidade de marca não se mede apenas pela intenção do depositante, e sim por sua disponibilidade e pela preservação da função distintiva perante consumidores.

Também não é suficiente afirmar que os produtos seriam vendidos em canais distintos. O relatório registra que a apelante sustentou a venda de produtos pela internet pela apelada, o que equalizaria canais de distribuição e ampliaria o risco de associação indevida. Além disso, a análise registral deve considerar a especificação do registro, e não apenas recortes circunstanciais de comercialização.

Quanto ao art. 126 da LPI, a marca notoriamente conhecida goza de proteção especial em seu ramo de atividade. Aqui, a discussão permanece dentro do mesmo ramo: cosméticos e produtos relacionados. Não se pretende, portanto, proteção transsetorial própria de marca de alto renome, mas tutela reforçada contra sinal posterior semelhante no mesmo segmento.

Por essas razões, entendo configurada a hipótese do art. 124, XIX, da LPI. A marca MAG, no contexto específico dos autos, reproduz com pequena alteração a marca anterior MAC, para assinalar produtos idênticos ou afins, com risco juridicamente relevante de confusão ou, ao menos, de associação indevida.

Inverto os ônus sucumbenciais, observados os critérios fixados na origem, com adequação pelo juízo competente.

Voto no sentido de DAR PROVIMENTO à apelação para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, declarando a nulidade do registro nº 913801968, relativo à marca mista MAG, bem como para condenar a apelada à abstenção de uso da referida marca, ou de sinal que reproduza ou imite a marca MAC de modo suscetível de causar confusão ou associação indevida no segmento de cosméticos e produtos relacionados.

Documento eletrônico assinado por CLAUDIA FRANCO CORREA, Desembargadora Federal Revisora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002862005v5 e do código CRC 7f6e51fa.

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Apelação Cível Nº 5022805-47.2024.4.02.5101/RJ

VOTO COMPLEMENTAR

Valendo-me da faculdade regimental prevista no artigo 142 do RITRF2, revejo o voto anteriormente proferido.

Inicialmente, concluí pela inexistência de colidência marcária entre os sinais "MAC" e "MAG", entendendo que as diferenças gráficas e fonéticas existentes seriam suficientes para afastar o risco de confusão ou associação indevida.

Todavia, após reexame da matéria submetida a julgamento e considerando os fundamentos expostos pela Desembargadora Federal, Drª Cláudia Franco Correa, em seu voto-vista, a controvérsia demanda maior consideração da força distintiva da marca anteriormente registrada.

Com efeito, a análise da novidade relativa não se exaure na mera comparação gráfica ou fonética entre os sinais em conflito. Conforme recentemente destacado em julgamentos desta Turma Especializada, a aferição da registrabilidade de um signo distintivo pressupõe ponderação entre o princípio da especialidade e a necessidade de proteção da marca contra a diluição de sua capacidade distintiva.

Nessa perspectiva, quanto mais fraca ou evocativa for a marca, maior tende a ser o espaço para convivência com outros sinais semelhantes. Em sentido inverso, quanto maior a distintividade adquirida pelo signo e maior o reconhecimento alcançado perante o público consumidor, mais intensa se torna a proteção contra sinais posteriores aptos a enfraquecer sua identidade marcária ou gerar associação indevida.

É justamente essa a hipótese dos autos.

Embora a marca MAC não ostentasse, à época do depósito do registro impugnado, reconhecimento formal de alto renome, os elementos constantes dos autos evidenciam que já se tratava de marca amplamente conhecida no segmento de cosméticos, dotada de elevada força distintiva e forte identificação junto ao público consumidor.

Nesse contexto, não se mostra adequada a aplicação da lógica normalmente empregada para marcas fracas, descritivas ou evocativas.

Conforme bem observado no voto-vista, a afinidade mercadológica entre os produtos é direta. Os registros da autora abrangem cosméticos, perfumes, produtos para cuidados da pele e dos cabelos e produtos de toalete, ao passo que o registro impugnado identifica cosméticos, cremes cosméticos, filtros solares, loções cosméticas, máscaras de beleza, produtos de perfumaria e outros itens inseridos no mesmo universo de consumo.

Também merece relevo o fato de os sinais compartilharem as duas letras iniciais, apresentarem estrutura triliteral idêntica e diferenciarem-se exclusivamente pela consoante final.

Embora pequenas alterações possam, em determinadas situações, ser suficientes para afastar a colidência marcária, essa conclusão deve ser examinada à luz das circunstâncias concretas de cada caso, especialmente da força distintiva da marca anterior e da proximidade dos produtos ou serviços assinalados.

Nesse sentido, merece destaque a observação constante do voto-vista de que:

"A notoriedade da marca MAC, longe de reduzir o risco de confusão, reforça o risco de associação indevida. O consumidor pode não acreditar que está comprando exatamente o mesmo produto da apelante, mas pode supor licença, linha correlata, parceria, extensão de marca ou relação econômica entre os sinais. Essa é precisamente uma das hipóteses tuteladas pelo art. 124, XIX, da LPI."

A observação é particularmente relevante para a hipótese dos autos.

Com efeito, a notoriedade da marca anterior não afasta a incidência do art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/96. Ao contrário, em situações como a presente, reforça a necessidade de tutela contra associações indevidas capazes de levar o consumidor a supor a existência de vínculo empresarial, licenciamento, autorização ou qualquer outra forma de conexão econômica entre os titulares dos sinais.

Assim, a marca MAC ostenta força distintiva suficiente para justificar proteção mais ampla contra sinais posteriores excessivamente próximos, especialmente quando destinados à identificação de produtos idênticos ou afins.

Por tais razões, revejo a conclusão anteriormente adotada.

A marca MAC, em razão de sua elevada força distintiva e expressivo reconhecimento no segmento de cosméticos, merece proteção ampliada contra sinais posteriores capazes de gerar associação indevida ou diluição de sua identidade marcária.

Desse modo, a sentença deve ser reformada para julgar procedente o pedido, declarando a nulidade do registro nº 913.801.968, relativo à marca mista MAG, bem como determinando a abstenção de uso do referido sinal, nos termos da fundamentação.

Inverto o ônus da sucumbência.

Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de nulidade do registro nº 913.801.968, relativo à marca mista MAG.

Documento eletrônico assinado por MARCELO LEONARDO TAVARES, Juiz Federal Convocado, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002889674v4 e do código CRC bac5cfb4.

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Apelação Cível Nº 5022805-47.2024.4.02.5101/RJ

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO DE MARCA. COLIDÊNCIA ENTRE SINAIS DISTINTIVOS. MARCA ANTERIOR. PRODUTOS AFINS. RISCO DE CONFUSÃO E ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. NULIDADE DE REGISTRO MARCÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por MAKE-UP ART COSMETICS INC. contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade do registro nº 913801968 da marca mista “MAG” e de condenação da titular à abstenção de uso do referido sinal. A apelante sustenta a existência de colidência entre as marcas “MAC” e “MAG”, ambas destinadas a identificar produtos cosméticos e afins, com risco de confusão ou associação indevida, bem como a incidência da proteção conferida às marcas notoriamente conhecidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a marca mista “MAG” reproduz ou imita, com suscetibilidade de confusão ou associação indevida, a marca anteriormente registrada “MAC”, nos termos do art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/1996; (ii) estabelecer a relevância da anterioridade dos registros da apelante e da proteção conferida à marca notoriamente conhecida no mesmo ramo de atividade; e (iii) determinar se a utilização da marca posterior caracteriza concorrência desleal e aproveitamento parasitário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os registros da marca “MAC” são anteriores ao registro impugnado e identificam produtos inseridos no mesmo segmento mercadológico da marca “MAG”, ambos abrangendo cosméticos, produtos de perfumaria e cuidados pessoais.

4. O art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/1996 exige apenas a suscetibilidade de confusão ou associação indevida entre os sinais distintivos, sendo desnecessária a demonstração de efetiva confusão dos consumidores.

5. As marcas em confronto apresentam elevada proximidade visual e fonética, pois compartilham as duas primeiras letras, possuem estrutura triliteral idêntica e diferem apenas na consoante final, circunstância que assume especial relevância diante da identidade de classe e da afinidade dos produtos.

6. A afinidade entre os produtos é direta e significativa, uma vez que os sinais identificam bens inseridos no mesmo universo de consumo, destinados ao mesmo público e comercializados em contexto mercadológico semelhante.

7. A natureza abreviada ou acronímica da marca “MAC” não afasta sua distintividade nem reduz a proteção jurídica conferida ao sinal, especialmente porque não se trata de expressão genérica, necessária ou descritiva para o segmento de cosméticos.

8. A notoriedade da marca anterior reforça o risco de associação econômica indevida, pois o consumidor pode presumir a existência de vínculo empresarial, licença, extensão de linha ou parceria entre os titulares dos sinais.

9. A circunstância de a expressão “MAG” derivar da razão social da apelada não afasta a incidência das vedações legais, pois a análise da registrabilidade considera o risco objetivo de confusão ou associação perante o mercado consumidor.

10. A comercialização por meios digitais reduz a relevância de eventuais distinções nos canais de venda e potencializa o contato do consumidor com sinais semelhantes no mesmo segmento econômico.

11. Configurada a reprodução com pequena alteração de marca anteriormente registrada para identificar produtos idênticos ou afins, impõe-se a declaração de nulidade do registro posterior e a cessação de seu uso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A incidência do art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/1996 depende da aptidão objetiva do sinal posterior para causar confusão ou associação indevida, sendo desnecessária a comprovação de confusão efetivamente ocorrida.

2. A utilização de marca posterior que reproduz, com mínima alteração gráfica ou fonética, marca anteriormente registrada para identificar produtos idênticos ou afins caracteriza colidência marcária e impede a coexistência dos registros.

3. A notoriedade da marca anterior amplia a probabilidade de associação econômica indevida e reforça a proteção jurídica conferida ao sinal distintivo.

4. A derivação da marca a partir da razão social do depositante não afasta a vedação registral quando subsiste risco de confusão ou associação indevida no mercado.

5. Configurado o risco juridicamente relevante de confusão ou associação entre sinais destinados ao mesmo segmento de produtos, deve ser declarada a nulidade do registro posterior e determinada a abstenção de seu uso.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.279/1996 (LPI), arts. 124, XIX, 124, XXIII, 126 e 129.

Jurisprudência relevante citada: TRF2, AC nº 5022108-36.2018.4.02.5101, 2ª Turma Especializada, Rel. para Acórdão Des. Fed. Flavio Oliveira Lucas, j. 24.04.2026, publ. 29.04.2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, DAR PROVIMENTO à apelação para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, declarando a nulidade do registro nº 913801968, relativo à marca mista MAG, bem como para condenar a apelada à abstenção de uso da referida marca, ou de sinal que reproduza ou imite a marca MAC de modo suscetível de causar confusão ou associação indevida no segmento de cosméticos e produtos relacionados, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 02 de junho de 2026.

Documento eletrônico assinado por CLAUDIA FRANCO CORREA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002892332v3 e do código CRC 5b3b2347.

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Data e Hora: 03/06/2026, às 13:20:35

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 05/05/2026

Apelação Cível Nº 5022805-47.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: Juiz Federal MARCELO LEONARDO TAVARES

PRESIDENTE: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

PROCURADOR(A): EDUARDO ANDRE LOPES PINTO

SUSTENTAÇÃO ORAL PRESENCIAL: FELIPE ZALTMAN SALDANHA por MAKE-UP ART COSMETICS INC.

Votante: Juiz Federal MARCELO LEONARDO TAVARES

Pedido Vista: Desembargadora Federal CLAUDIA FRANCO CORREA

CLEBER DE SOUZA LOPES

Secretário

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 02/06/2026

Apelação Cível Nº 5022805-47.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: Juiz Federal MARCELO LEONARDO TAVARES

PRESIDENTE: Desembargadora Federal CLAUDIA FRANCO CORREA

PROCURADOR(A): SIDNEY PESSOA MADRUGA DA SILVA

PREFERÊNCIA: MARCELA TRIGO DE SOUZA por MAKE-UP ART COSMETICS INC.

RELATORA DO ACÓRDÃO: Desembargadora Federal CLAUDIA FRANCO CORREA

VOTANTE: Desembargadora Federal CLAUDIA FRANCO CORREA

Votante: Desembargador Federal JULIO DE CASTILHOS

Votante: Juiz Federal MARCELO LEONARDO TAVARES

SANDRO VIEGAS DA SILVA

Secretário