Apelação Cível Nº 5036694-68.2024.4.02.5101/RJ

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por FERNANDO DE MORAES NETO (processo 5036694-68.2024.4.02.5101/RJ, evento 52, APELACAO1) contra a r. sentença (processo 5036694-68.2024.4.02.5101/RJ, evento 39, SENT1) proferida pelo MM. Juízo da 12ª Vara Federal do Rio de Janeiro, nos autos da ação ordinária proposta pela Apelada VINICOLA SALTON S.A. em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI e do ora Apelante, requerendo a nulidade do indeferimento do pedido de registro nº 915.150.298, para a marca nominativa "DOMENICO SALTON", por conflitar com a marca mista "ND NOBRE DOMENICO FORMULA ORIGINAL BEBIDA ARTESANAL SABORES", registro nº 912.703.270, de titularidade do Apelante.

O MM. Juízo julgou o pedido procedente por entender possível a convivência das marcas em análise, que possuem suficiente distanciamento.

Em seu recurso, a Apelante alega que não deu causa à ação, pelo que as custas sucumbenciais deveriam ser integralmente recolhidas pelo INPI. Subsidiariamente, requereu a redução do percentual total dos honorários de sucumbência e da parcela que lhe foi imputada, de modo a ser mais compatível com o princípio da causalidade, inclusive com aplicação da hipótese do art. 90, §4º, do CPC. Em relação ao objeto da lide, defende a impossibilidade de coexistência das marcas em conflito, alegando que "à luz dos próprios pressupostos enumerados na decisão (registro anterior, reprodução ou imitação, afinidade e suscetibilidade de confusão), a subsunção recomenda o reconhecimento do impedimento quando o elemento nuclear comum e o campo de consumo se sobrepõem de modo relevante". Alega que em ambas as marcas o elemento distintivo principal é "DOMENICO", e que a aposição do termo "SALTON" na marca indeferida não é suficiente para lhe afastar da anterioridade. Assim, requer a reforma integral da sentença, com a consequente manutenção do indeferimento do pedido de registro da parte adversa.

Contrarrazões de VINICOLA SALTON S.A. (processo 5036694-68.2024.4.02.5101/RJ, evento 57, CONTRAZAP1) e do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI (processo 5036694-68.2024.4.02.5101/RJ, evento 61, CONTRAZ1) pugnando pela manutenção integral da sentença.

O Ministério Público Federal manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção (evento 4, PROMOCAO1). 

É o relatório.

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Apelação Cível Nº 5036694-68.2024.4.02.5101/RJ

VOTO

A parte Apelante objetiva a reforma da sentença que declarou a nulidade do ato administrativo de indeferimento do registro nº 915.150.298, para a marca nominativa "DOMENICO SALTON", de titularidade da ora Apelada. O pedido havia sido indeferido em razão de o INPI ter identificado como anterioridade impeditiva a marca mista "ND NOBRE DOMENICO FORMULA ORIGINAL BEBIDA ARTESANAL SABORES", registro nº 912.703.270, de titularidade da Apelante.

Entendo que a sentença analisou corretamente o conflito entre as marcas.

O art. 124, XIX, da LPI disciplina que não são registráveis como marca reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia.

Os núcleos da proibição, que devem estar presentes cumulativamente para impedimento do registro, são: (i) reprodução ou imitação de marca alheia, (ii) produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim e (iii) suscetibilidade de causar confusão ou associação com marca alheia. Esses serão os elementos a serem analisados no confronto das marcas.

In casu, observa-se que os elementos nominativos das marcas são suficientemente distintos: "DOMENICO SALTON" x "ND NOBRE DOMENICO FORMULA ORIGINAL BEBIDA ARTESANAL SABORES". Como se verifica, as marcas são bastante distintas, havendo apenas a palavra "DOMENICO" em comum. Além disso, a marca que havia sido indeferida conta com o elemento "SALTON", que a vincula à família de marcas da sua titular, ora Apelada, o que reforça sua distintividade própria.

Corroborando tal análise, em sede judicial, o INPI reviu seu posicionamento administrativo e se manifestou pela concessão do registro (processo 5036694-68.2024.4.02.5101/RJ, evento 17, ANEXO2):

[...] leva a concluir-se que os sinais em confronto, tomados em seus respectivos conjuntos, são suficientemente distintos.

Observe-se que, embora possuam um termo em comum ('domenico'), apresentam características próprias perfeitamente distinguíveis pelo público consumidor nos respectivos segmentos mercadológicos.

Ademais, a marca pretendida pela autora é também composta por outro elemento nominativo que notoriamente é indicador dos produtos a serem distinguidos: 'Salton'

Assim sendo, considerando a diferença significativa entre as marcas em questão, entendo não haver suscetibilidade de que sua convivência cause confusão ou associação indevida. Assim, ausentes os núcleos de proibição (i) e (iii).

Por conseguinte, considerando a necessidade de presença concomitante de todos os núcleos de proibição, voto para confirmar a sentença que determinou a concessão do registro nº 915.150.298, para a marca nominativa "DOMENICO SALTON".

Pedidos de isenção e redução dos honorários sucumbenciais

A Apelante também requereu em seu recurso sua isenção das verbas sucumbenciais por não ter dado causa à lide; subsidiariamente, requereu a redução da verba.

A Apelante foi incluída no polo passivo como litisconsorte necessária por ser titular de anterioridade impeditiva do registro almejado pela então autora, conforme nosso entendimento jurisprudencial (TRF-2, AC nº 5035405-71.2022.4.02.5101/RJ, Rel. Des. Federal Flavio Lucas, Segunda Turma Especializada, j. 25.07.2023).

Somado a isto, e mais relevante para sua condenação às verbas sucumbenciais, a Apelante apresentou resistência à pretensão autoral, tendo se manifestado em sede de contestação pela improcedência dos pedidos da inicial (processo 5036694-68.2024.4.02.5101/RJ, evento 34, CONT1). Inclusive, na presente apelação, objetiva reformar a sentença de procedência, reforçando sua resistência aos pedidos autorais.

Opondo-se à pretensão inicial, a Apelante adotou a posição de parte adversa, o que resultou em ter saído vencida na demanda. Assim, deve ser condenada a pagar (i) as despesas que a parte contrária antecipou, nos termos do art. 82, §2º, do CPC, além (ii) dos honorários de sucumbência, conforme art. 85, caput, do CPC.

Esse é nosso entendimento:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS LISTADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC.

[...]

5. Em que pese as alegações da Embargante relativas à existência de obscuridade no julgado, a distribuição das verbas sucumbenciais foi decidida corretamente. Opondo-se aos pedidos autorais, a litisconsorte passiva necessária adotou a posição de parte adversa, o que resultou em ter sido vencida na demanda. Assim, deve ser condenada a pagar (i) as despesas que a parte adversa antecipou, nos termos do art. 82, §2º, do CPC, além (ii) dos honorários de sucumbência, conforme art. 85, caput, do CPC.

[...]

(TRF-2, AC nº 5001039-06.2022.4.02.5101/RJ, Rel. Des. Federal Wanderley Sanan Dantas, Segunda Turma Especializada, j. 11.02.2026)

Ressalto que a inclusão da parte no polo passivo não a obriga a se manifestar contrariamente à pretensão autoral, podendo ter concordado com os pedidos autorais - como fez o INPI nesses autos.

Em relação ao pedido de redução dos honorários sucumbenciais, entendo que a redução do percentual originalmente fixado revela-se proporcional às circunstâncias do caso concreto.

A ora Apelante foi condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa. O INPI foi condenado ao pagamento de outros 5%, mas já considerada a redução pela metade prevista no art. 90, §4º, do CPC; isto é, a autarquia também foi condenada a 10%. Logo, somando ambas as condenações, houve fixação dos honorários sucumbenciais no máximo legal de 20%.

Não havendo complexidade no trabalho dos representantes das partes além do comum para causa desta natureza, não tendo havido audiências, perícias ou qualquer incorrência além da tramitação ordinária de um processo judicial, não vejo presentes razões que justifiquem a fixação dos honorários sucumbenciais além do mínimo legal, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Por conseguinte, entendo adequada a redução da condenação em honorários advocatícios para 10% do valor atualizado da causa, a serem custeados igualmente por ambos os litigantes. Com a incidência do art. 90, §4º, do CPC apenas em favor do INPI, a autarquia fica responsável pelo pagamento de metade do que lhe seria devido. Assim, cabe à Apelante recolher honorários sucumbenciais no patamar de 7,5%, enquanto o INPI fica responsável por 2,5%.

Não entendo possível a redistribuição das despesas em outro percentual. A Apelante, como dito, efetivamente resistiu à pretensão autoral, então deve ser condenada ao pagamento das despesas sucumbenciais sem incidência da hipótese legal de diminuição do montante. Aliado a isto, os honorários estão sendo fixados no mínimo legal, não havendo como reduzi-los ainda mais.

Por fim, em relação aos honorários recursais, sendo o recurso de apelação parcialmente provido, não há que se falar na aplicação do art. 85, §11, do CPC, em consonância com o Tema 1.059 do STJ.

Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso, apenas para reduzir os honorários sucumbenciais para 10% sobre o valor da causa em favor da Apelada/autora, ficando o Apelante FERNANDO DE MORAES NETO responsável pelo pagamento de 7,5% e o INPI por 2,5%, consoante fundamentação. Mantém-se integralmente a r. sentença de primeiro grau em suas demais disposições.

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Apelação Cível Nº 5036694-68.2024.4.02.5101/RJ

EMENTA

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AUSÊNCIA DE COLIDÊNCIA DE MARCAS. SUFICIENTE DISTINTIVIDADE. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por FERNANDO DE MORAES NETO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 12ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que julgou procedentes os pedidos apresentados nos autos da ação ordinária proposta pela Apelada VINICOLA SALTON S.A. em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI e do ora Apelante, requerendo a nulidade do indeferimento do pedido de registro nº 915.150.298, para a marca nominativa "DOMENICO SALTON", por conflitar com a marca mista "ND NOBRE DOMENICO FORMULA ORIGINAL BEBIDA ARTESANAL SABORES", registro nº 912.703.270, de titularidade da Apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há colidência entre as marcas que impeça a concessão do registro depositado em data mais recente e (ii) se devem ser reduzidos os honorários sucumbenciais ou ao menos a parcela de responsabilidade da Apelante/requerida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os núcleos da proibição do art. 124, XIX, da LPI, que devem estar presentes cumulativamente para impedimento do registro, são: (i) reprodução ou imitação de marca alheia, (ii) produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim e (iii) suscetibilidade de causar confusão ou associação com marca alheia.

4. Apesar de explorarem o mesmo segmento mercadológico, os elementos nominativos das marcas são suficientemente distintos a ponto de não gerar confusão ou associação indevida. Portanto, possível a convivência pacífica das marcas.

5. Não havendo complexidade no trabalho dos representantes das partes além do comum para causa desta natureza, não tendo havido audiências, perícias ou qualquer incorrência além da tramitação ordinária de um processo judicial, ausentes razões que justifiquem a fixação dos honorários sucumbenciais além do mínimo legal, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

6. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% do valor atualizado da causa, a serem custeados igualmente por ambos os litigantes. Com a incidência do art. 90, §4º, do CPC apenas em favor do INPI, a autarquia fica responsável pelo pagamento de metade do que lhe seria devido. Assim, cabe à Apelante recolher honorários sucumbenciais no patamar de 7,5%, enquanto o INPI fica responsável por 2,5%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação parcialmente provida apenas para reduzir os honorários sucumbenciais.

_________

Dispositivos relevantes citados: LPI, art. 124, XIX; CPC, arts. 85, §2º, e 90, §4º.

Jurisprudência relevante citada: TRF-2, AC nº 5001039-06.2022.4.02.5101/RJ, Rel. Des. Federal Wanderley Sanan Dantas, Segunda Turma Especializada, j. 11.02.2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, apenas para reduzir os honorários sucumbenciais para 10% sobre o valor da causa em favor da Apelada/autora, ficando o Apelante FERNANDO DE MORAES NETO responsável pelo pagamento de 7,5% e o INPI por 2,5%, consoante fundamentação, mantida integralmente a r. sentença de primeiro grau em suas demais disposições, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 09 de junho de 2026.

Documento eletrônico assinado por WANDERLEY SANAN DANTAS, Desembargador Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002819528v8 e do código CRC c86780dc.

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Data e Hora: 09/06/2026, às 17:20:00

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 09/06/2026

Apelação Cível Nº 5036694-68.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTAS

PRESIDENTE: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

PROCURADOR(A): MARIA CRISTINA MANELLA CORDEIRO

SUSTENTAÇÃO ORAL POR VIDEOCONFERÊNCIA: VINICIUS VALENTI BRANCHI por VINICOLA SALTON S.A.

RELATOR DO ACÓRDÃO: Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTAS

Votante: Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTAS

Votante: Desembargador Federal ALFREDO HILARIO DE SOUZA

Votante: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

SANDRO VIEGAS DA SILVA

Secretário