Apelação Cível Nº 5049820-30.2020.4.02.5101/RJ

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (evento 26, EMBDECL1) contra r. acórdão (evento 14, ACOR2) proferido por esta Segunda Turma Especializada. No julgamento colegiado, foi dado parcial provimento à apelação para adjudicar o Desenho Industrial BR 30 2020 001962 8 à Apelante SITMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA., tornando-a titular do referido DI.

Em seu recurso, o Embargante suscita contradição no acórdão, alegando que não poderia ser condenado ao pagamento das verbas sucumbenciais em razão de o provimento do recurso ter se fundado na relação entre particulares, não tendo a autarquia dado causa à lide. Assim, requer a reforma do acórdão apenas neste ponto, a fim de que seja afastada sua condenação aos ônus da sucumbência.

Contrarrazões de FORZA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (evento 43, CONTRAZ1) pugnando pela manutenção integral do acórdão.

Os demais litigantes não se manifestaram (Eventos 28 e 37).

É o relatório.

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Apelação Cível Nº 5049820-30.2020.4.02.5101/RJ

VOTO

O Embargante INPI suscita contradição no acórdão, alegando que não poderia ter sido condenado ao pagamento das verbas sucumbenciais em razão de o provimento do recurso ter se fundado na relação entre particulares, não tendo a autarquia dado causa à lide. Assim, requer a reforma do acórdão apenas neste ponto, a fim de que seja afastada sua condenação aos ônus da sucumbência.

O acórdão foi assim redigido:

Ementa: Propriedade industrial. Nulidade e adjudicação de desenho industrial. Reforma parcial da sentença.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por SITMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro, nos autos da ação ordinária proposta pela Apelante em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI, FORZA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA e W. B. A., requerendo a nulidade do Desenho Industrial BR 30 2020 001962 8, ou, alternativamente, a adjudicação do DI em seu favor.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se o registro de desenho industrial é nulo por descumprir os requisitos de novidade e originalidade; (ii) se o registro deve ser adjudicado à Apelante, com base nos art. 88 c/c art. 121 da LPI.

III. Razões de decidir

3. Após a produção da prova pericial, que entendeu pela validade do desenho industrial, a Apelante se manifestou pelo provimento do pedido alternativo de adjudição, sem reiterar o pedido de realização de audiência, mesmo após a conclusão dos autos para sentença. Preclusão consumativa, preliminar de nulidade rejeitada.

4. A preliminar de nulidade por exclusão de documentos da perícia menciona trechos de decisões e documentos que não possuem relação com o que consta nos autos. Reconhecimento de inépcia do pedido, preliminar rejeitada.

5. Ao ser intimada para se manifestar acerca do laudo pericial, a Apelante acolheu as conclusões do laudo acerca da validade do DI e requereu, então, o acolhimento do pedido alternativo de adjudicação do título em seu favor, sem se insurgir contra o entendimento pericial de validade do desenho industrial. Não pode agora, em sede de apelação, apresentar manifestação contraditória à sua posição anterior. Sendo assim, considerando a concordância da então autora com o laudo e a inexistência de vício no trabalho do especialista, mantém-se a improcedência do pedido de nulidade do DI BR 30 2020 001962 8.

6. Sendo ação cujo pedido principal é a nulidade de desenho industrial, a competência é indiscutivelmente da Justiça Federal, nos termos do art. 57 c/c art. 118 da LPI. O pedido de adjudicação segue a mesma sorte pois, além de conexo ao pedido de nulidade nessa ação, também abarca alteração do título de desenho industrial, especificamente quanto à sua titularidade, o que envolve interesse do INPI e atrai a competência da Justiça Federal.

7. Pode haver casos em que o empregado utiliza os recursos da empregadora  para desenvolvimento de um objeto e, logo após seu desligamento, deposita pedido do desenho industrial como se fosse de sua autoria ou titularidade. Para a definição da titularidade de desenho industrial desenvolvido dessa forma, a LPI prevê hipótese de inversão do ônus da prova, conforme art. 88, §2º, c/c art. 121 da LPI.

8. Considerando que (i) o depósito do DI se deu pouco mais de 1 mês após o término da relação de trabalho, (ii) o contrato de trabalho incluía atividades de desenvolvimento de desenhos industriais e (iii) as Apeladas não demonstraram que o produto foi desenvolvido fora da relação empregatícia, estão satisfeitos os requisitos do art. 88 c/c art. 121 da LPI, para reconhecer a titularidade da Apelante sobre o DI, que lhe deve ser adjudicado.

IV. Dispositivo e tese

4. Apelação parcialmente provida para adjudicar o Desenho Industrial BR 30 2020 001962 8 à Apelante SITMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA., tornando-a titular do referido DI.

Os embargos de declaração devem ser acolhidos.

Os honorários de sucumbência são devidos por aquele que deu causa à lide ou resistiu à pretensão autoral (TRF-2, AC nº 5001039-06.2022.4.02.5101/RJ, Rel. Des. Federal Wanderley Sanan Dantas, Segunda Turma Especializada, j. 11.02.2026).

O INPI não deu causa à lide, já que não é responsável pela avaliação das relações empregatícias do depositante de patente para avaliar eventual violação ao art. 88 da LPI. No entanto, o órgão se manifestou em contrarrazões de apelação especificamente quanto ao pedido de adjudicação, requerendo seu improvimento por não satisfação dos requisitos legais (processo 5049820-30.2020.4.02.5101/RJ, evento 143, CONTRAZ1). Isto permitiria a sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, consoante art. 85, caput, do CPC, como determinado no acórdão embargado.

Entretanto, levando em consideração que a resistência do INPI foi mínima, havendo apenas uma observação pontual em sede de contrarrazões de apelação, entendo que deve ser aplicada a hipótese do art. 86, parágrafo único, do CPC:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Assim, considerando que o INPI (i) não deu causa à lide, (ii) saiu vitorioso quanto à validade do registro anulando e (iii) não resistiu à pretensão de adjudicação do registro em sede de contestação, concluo que a autarquia sucumbiu em parte mínima do pedido, pelo que devida sua isenção do pagamento das despesas sucumbenciais.

Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento dos embargos de declaração, para, reconhecendo contradição, afastar a condenação do INPI às despesas sucumbenciais, que deverão ser integralmente recolhidas pelos Apelados FORZA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA e W. B. A., nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

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EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DO INPI ÀS VERBAS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido pela Segunda Turma Especializada que deu parcial provimento à apelação para adjudicar desenho industrial em favor da Apelante e condenar o INPI e os demais Apelados ao pagamento das verbas sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão do recurso consiste em saber se há, na decisão colegiada, algum dos vícios do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os honorários de sucumbência são devidos por aquele que deu causa à lide ou resistiu à pretensão autoral (TRF-2, AC nº 5001039-06.2022.4.02.5101/RJ, Rel. Des. Federal Wanderley Sanan Dantas, Segunda Turma Especializada, j. 11.02.2026).

4. O INPI não deu causa à lide, já que não é responsável pela avaliação das relações empregatícias do depositante de patente para avaliar eventual violação ao art. 88 da LPI. No entanto, o órgão se manifestou em contrarrazões de apelação especificamente quanto ao pedido de adjudicação, requerendo seu improvimento por não satisfação dos requisitos legais.

5. Entretanto, considerando que o INPI (i) não deu causa à lide, (ii) saiu vitorioso quanto à validade do registro anulando e (iii) não resistiu à pretensão de adjudicação do registro em sede de contestação, conclui-se que a autarquia sucumbiu em parte mínima do pedido, pelo que devida sua isenção do pagamento das despesas sucumbenciais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração providos para, reconhecendo contradição, afastar a condenação do INPI às despesas sucumbenciais.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TRF-2, AC nº 5001039-06.2022.4.02.5101/RJ, Rel. Des. Federal Wanderley Sanan Dantas, Segunda Turma Especializada, j. 11.02.2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, dar provimento dos embargos de declaração, para, reconhecendo contradição, afastar a condenação do INPI às despesas sucumbenciais, que deverão ser integralmente recolhidas pelos Apelados FORZA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA e W. B. A., nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 12 de junho de 2026.

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EXTRATO DE ATA DA SESSÃO NOVA SESSÃO VIRTUAL DE 03/06/2026 A 12/06/2026

Apelação Cível Nº 5049820-30.2020.4.02.5101/RJ

INCIDENTE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

RELATOR: Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTAS

PRESIDENTE: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

PROCURADOR(A): MARIA CRISTINA MANELLA CORDEIRO

RELATOR DO ACÓRDÃO: Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTAS

Votante: Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTAS

Votante: Desembargador Federal ALFREDO HILARIO DE SOUZA

Votante: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

FLAVIA JANOT DE MATTOS BURKE

Secretária