Apelação Cível Nº 5000501-88.2023.4.02.5101/RJ

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Molitor & Molitor Ltda. contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento às apelações interpostas por Senko Participações Societárias Ltda. e Molitor & Molitor Ltda., mantendo integralmente a sentença que julgou parcialmente procedente a ação anulatória ajuizada por Holley Performance Products Inc. em face do Instituto Nacional da Propriedade Industrial e das corrés particulares.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicação do princípio da especialidade marcária, afirmando que as marcas em conflito estão registradas em classes distintas e voltadas a segmentos mercadológicos diversos, circunstância que afastaria o risco de confusão ou associação indevida. Alega, ainda, ausência de má-fé no depósito e exploração das marcas, sob o fundamento de que os registros foram regularmente submetidos ao procedimento administrativo perante o INPI, gozando de presunção de legitimidade, razão pela qual o acórdão teria deixado de enfrentar adequadamente os argumentos defensivos relacionados à inexistência de aproveitamento parasitário.

Sustenta, também, omissão quanto ao afastamento da prescrição quinquenal prevista no art. 174 da Lei nº 9.279/1996, argumentando que não houve demonstração objetiva de conduta dolosa apta a justificar a incidência da exceção prevista no art. 6º bis da Convenção da União de Paris. Por fim, alega omissão quanto à ilegitimidade passiva, em razão da cessão dos direitos marcários antes do ajuizamento da ação, e requer pronunciamento expresso acerca dos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, arts. 489, §1º, e 1.022 do Código de Processo Civil, arts. 124, XXIII, 130, III, e 174 da Lei nº 9.279/1996, bem como do art. 6º bis da Convenção da União de Paris.

A sociedade embargada, em contrarrazões, sustenta que os embargos de declaração não devem ser conhecidos, pois a embargante apenas busca rediscutir matéria já decidida, sem demonstrar qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC. No mérito, afirma que o acórdão enfrentou expressamente as teses relativas ao princípio da especialidade, à má-fé apta a afastar a prescrição e à legitimidade passiva da embargante, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, razão pela qual requerem a rejeição dos embargos e a manutenção integral do julgado.

É o relatório.

Documento eletrônico assinado por ALEXANDRE DA SILVA ARRUDA, Juiz Federal Convocado, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002864174v7 e do código CRC 9a918050.

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Apelação Cível Nº 5000501-88.2023.4.02.5101/RJ

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, em regra, à rediscussão do mérito, salvo quando a correção do vício conduzir, de forma necessária, à alteração do resultado.

No caso, não se verifica qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A omissão passível de integração pela via dos embargos de declaração é aquela relativa a questões de fato ou de direito submetidas à apreciação judicial e que possam influenciar no resultado da decisão.

1. Da inexistência de omissão quanto ao princípio da especialidade marcária

A embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso quanto à aplicação do princípio da especialidade marcária, especialmente porque os registros discutidos se refeririam a classes distintas e a produtos de segmentos diversos.

A alegação não procede.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão. Consignou que o princípio da especialidade não possui caráter absoluto e que sua aplicação não pode limitar-se ao exame formal da classe administrativa do registro. A decisão destacou que, em matéria marcária, é indispensável examinar a percepção do consumidor, a afinidade mercadológica concreta, o risco de associação indevida e a possibilidade de diluição do poder distintivo da marca anterior.

A fundamentação adotada registrou que, embora autora e rés atuassem em classes distintas, havia elementos concretos de aproximação mercadológica. Foram mencionadas a expansão da marca da autora para bebidas energéticas, a publicidade das rés vinculada ao automobilismo e à velocidade, bem como a identidade visual dos sinais e produtos.

Tais circunstâncias foram consideradas suficientes para demonstrar o risco de associação indevida pelo público consumidor.

Não há, portanto, omissão. A embargante pretende apenas rediscutir a conclusão adotada quanto à insuficiência da distinção formal entre classes de registro, questão já apreciada e rejeitada pelo acórdão.

2. Da inexistência de omissão quanto à tese de ausência de má-fé

Também não procede a alegação de omissão quanto à tese de ausência de má-fé.

O voto embargado enfrentou a questão de forma direta ao reconhecer que as provas produzidas demonstravam a reprodução integral do sinal utilizado pela autora, marca já dotada de reconhecimento internacional.

A decisão também ressaltou a coincidência temporal entre a projeção alcançada pela marca estrangeira e o depósito dos pedidos de registro no Brasil.

Além disso, registrou que a publicidade das rés se dirigia a segmentos relacionados ao automobilismo, motociclismo e velocidade, justamente o universo simbólico associado à marca anteriormente utilizada pela autora.

Esses elementos foram considerados suficientes para evidenciar o conhecimento da marca anterior e a intenção de aproveitamento indevido de sua reputação.

A alegação de que os registros foram deferidos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) não afasta a possibilidade de controle jurisdicional posterior.

A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e pode ser afastada por prova em sentido contrário, especialmente em ação de nulidade fundada em violação à Lei nº 9.279/1996 e à Convenção da União de Paris.

A insurgência da embargante revela mero inconformismo com a valoração probatória realizada pelo acórdão, providência incompatível com os limites do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

3.  Da inexistência de omissão quanto à prescrição

Também não há omissão quanto à alegação de prescrição.

O acórdão analisou o art. 174 da Lei nº 9.279/1996 e aplicou a exceção prevista no art. 6º bis, item 3, da Convenção da União de Paris, segundo a qual não há prazo para requerer o cancelamento ou a proibição de uso de marcas registradas ou utilizadas de má-fé.

A conclusão pela imprescritibilidade decorreu do reconhecimento de que as rés reproduziram sinal distintivo anteriormente utilizado por titular estrangeira. As circunstâncias do caso revelaram ciência prévia e tentativa de apropriação de reputação alheia.

Novamente, a pretensão da embargante consiste em rediscutir a valoração da prova produzida, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

4. Da inexistência de omissão quanto à alegada ilegitimidade passiva

Também não se verifica omissão quanto à alegada ilegitimidade passiva.

A decisão embargada registrou que dois pedidos de registro ainda figuravam em nome da Molitor & Molitor Ltda. perante o INPI, circunstância suficiente para manter sua pertinência subjetiva na demanda.

Ainda que tenha ocorrido cessão de direitos marcários, a permanência formal dos registros em nome da embargante evidencia a possibilidade de repercussão direta da decisão judicial em sua esfera jurídica.

A legitimidade passiva decorre da relação jurídica discutida e dos efeitos da eventual nulidade dos registros.

Não havia, portanto, obrigação de acolher a tese defensiva fundada na cessão dos direitos marcários, pois o acórdão expôs adequadamente as razões pelas quais tal circunstância não afastava a presença da embargante no polo passivo.

5.  Da suficiência da fundamentação

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes, quando a fundamentação adotada é suficiente para solucionar a controvérsia.

A exigência constitucional de fundamentação impõe o enfrentamento das questões relevantes para o julgamento, e não resposta exaustiva a cada argumento reiterado pela parte vencida.

No caso concreto, o acórdão apreciou as matérias necessárias ao deslinde da controvérsia, especialmente legitimidade passiva, prescrição, má-fé, aplicação do art. 124, XXIII, da Lei nº 9.279/1996, incidência da Convenção da União de Paris e mitigação do princípio da especialidade marcária.

6.  Do prequestionamento

O pedido de prequestionamento não altera a conclusão. A matéria foi analisada de forma suficiente. A simples finalidade recursal não justifica a integração do julgado.

Conclusão

Na hipótese, inocorre o mencionado vício, valendo ressaltar que, na realidade, ao alegar a existência de omissão, pretende a parte embargante, inconformada, o reexame em substância da matéria já julgada, o que se mostra incabível em sede de embargos declaratórios, cujos limites encontram-se previstos no artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração.

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Apelação Cível Nº 5000501-88.2023.4.02.5101/RJ

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE MARCÁRIA. MITIGAÇÃO. MÁ-FÉ NO REGISTRO. IMPRESCRITIBILIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a nulidade de registros marcários por violação à Lei nº 9.279/1996 e à Convenção da União de Paris, diante da reprodução de marca estrangeira de reconhecimento internacional. A embargante alegou omissão quanto à aplicação do princípio da especialidade marcária, à ausência de má-fé, à prescrição, à ilegitimidade passiva e ao pedido de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à aplicação do princípio da especialidade marcária; (ii) estabelecer se houve omissão acerca da análise da má-fé no registro das marcas; (iii) determinar se o acórdão deixou de apreciar as alegações de prescrição e ilegitimidade passiva; e (iv) verificar se o pedido de prequestionamento impõe integração do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da especialidade marcária não possui caráter absoluto, devendo a análise considerar a percepção do consumidor, a afinidade mercadológica, o risco de associação indevida e a possibilidade de diluição do poder distintivo da marca anteriormente registrada.

4. A existência de classes administrativas distintas não afasta, por si só, a possibilidade de confusão entre marcas quando presentes elementos concretos de aproximação mercadológica, identidade visual e exploração de universo simbólico semelhante.

5. A reprodução integral de marca internacionalmente conhecida, associada à coincidência temporal entre a notoriedade da marca estrangeira e os depósitos realizados no Brasil, evidencia o conhecimento prévio da marca e o intuito de aproveitamento indevido de sua reputação.

6. O deferimento administrativo do registro pelo INPI não impede o controle jurisdicional posterior, pois a presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e pode ser afastada mediante prova de violação à Lei nº 9.279/1996 e à Convenção da União de Paris.

7. A imprescritibilidade do pedido de cancelamento de marca registrada de má-fé decorre da aplicação do art. 6º bis, item 3, da Convenção da União de Paris, em exceção ao prazo previsto no art. 174 da Lei nº 9.279/1996.

8. A legitimidade passiva subsiste quando os pedidos de registro ainda permanecem formalmente vinculados à embargante perante o INPI, em razão da repercussão direta da decisão judicial em sua esfera jurídica.

9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

10. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes quando a fundamentação adotada é suficiente para solucionar a controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O princípio da especialidade marcária admite mitigação quando houver risco concreto de associação indevida pelo consumidor e diluição da marca anterior.

2. A reprodução de marca internacionalmente conhecida, associada a elementos de aproximação mercadológica, caracteriza má-fé apta a justificar a nulidade do registro marcário.

3. O deferimento do registro pelo INPI não impede o controle jurisdicional da validade do ato administrativo.

4. O cancelamento de marca registrada de má-fé é imprescritível nos termos do art. 6º bis da Convenção da União de Paris.

5. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão judicial.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 9.279/1996, arts. 124, XXIII, e 174; Convenção da União de Paris, art. 6º bis, item 3; CF/1988, art. 93, IX.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 22 de junho de 2026.

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EXTRATO DE ATA DA SESSÃO NOVA SESSÃO VIRTUAL DE 15/06/2026 A 22/06/2026

Apelação Cível Nº 5000501-88.2023.4.02.5101/RJ

INCIDENTE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

RELATOR: Juiz Federal ALEXANDRE DA SILVA ARRUDA

PRESIDENTE: Desembargadora Federal CLAUDIA FRANCO CORREA

PROCURADOR(A): MAURÍCIO ANDREIUOLO RODRIGUES

RELATOR DO ACÓRDÃO: Juiz Federal ALEXANDRE DA SILVA ARRUDA

Votante: Juiz Federal ALEXANDRE DA SILVA ARRUDA

Votante: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

Votante: Juiz Federal MARCELO LEONARDO TAVARES

SANDRO VIEGAS DA SILVA

Secretário