Apelação Cível Nº 5022813-24.2024.4.02.5101/RJ

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interpostos por INCODATA - INTELIGÊNCIA E CONSULTORIA DE DADOS LTDA em face do acórdão de evento 45, ACOR1, em que pleiteia sanar:

(i) omissão quanto à convivência internacional de marcas semelhantes e à suposta conduta contraditória da autora;

(ii) omissão/contradição quanto à análise do conjunto marcário como um todo;

(iii) omissão quanto à valoração da notoriedade e distintividade da marca da autora;

(iv) contradição/decisão surpresa quanto a tese de prescrição.

Em suas razões recursais de evento 55, EMBDECL1, a embargante sustenta, em primeiro lugar, omissão quanto ao argumento de convivência internacional entre marcas semelhantes, afirmando que a autora (Deutsche Telekom) convive, na Europa, com registros marcários semelhantes ou idênticos, inclusive na mesma classe, o que afastaria a alegação de notoriedade e risco de confusão, além de configurar conduta contraditória (venire contra factum proprium). Defende também que o público consumidor do segmento de tecnologia da informação é altamente especializado, o que tornaria inexistente a possibilidade concreta de confusão.

Aponta, ainda, omissão e contradição quanto à análise da colidência marcária, sob o argumento de que o acórdão, embora tenha afirmado a necessidade de exame do conjunto marcário, teria se concentrado indevidamente em elementos isolados, especialmente no vocábulo “SYSTEMS”, desconsiderando os elementos distintivos da marca da embargante, como identidade visual, cores, estilização gráfica e expressões complementares, bem como a aplicação da teoria da distância.

Alega também omissão quanto ao reconhecimento incidental da notoriedade da marca da autora, sustentando que tal qualificação dependeria de procedimento administrativo próprio perante o INPI, não podendo ser declarada judicialmente de forma incidental, sob pena de violação aos arts. 124, 126 da LPI, à Convenção da União de Paris e ao princípio da separação dos poderes.

Por fim, sustenta contradição quanto ao afastamento da prescrição, afirmando que o acórdão aplicou, de ofício, o art. 104 do CPC para admitir a regularização posterior da representação processual da autora, sem prévio contraditório, configurando decisão surpresa. Defende que o vício inicial não consistia em mera ausência de procuração, mas na falta de documentação societária indispensável à comprovação da capacidade de representação da empresa estrangeira, o que impediria a retroação dos efeitos interruptivos da prescrição.

Requer o acolhimento dos embargos para saneamento dos vícios apontados, com eventual atribuição de efeitos infringentes, bem como o prequestionamento expresso dos dispositivos constitucionais, legais e convencionais indicados.

O acórdão de evento 45, ACOR1, integrado pelo voto de evento 44, VOTO1, afastou a alegação de prescrição, ao fundamento de que a ação foi ajuizada dentro do prazo quinquenal previsto no art. 174 da LPI. Consignou que não houve emenda à petição inicial apta a comprometer a regularidade do ajuizamento, mas apenas cumprimento de determinação judicial para depósito de caução e posterior regularização documental relativa à representação processual da autora, hipótese abrangida pelo art. 104 do CPC.

No mérito, o colegiado entendeu configurada a colidência marcária. Assentou que as marcas da autora são anteriores e que ambas as empresas atuam no mesmo segmento mercadológico, relacionado a serviços de tecnologia da informação, caracterizando afinidade de serviços e concorrência direta.

Quanto à comparação entre os sinais, concluiu que a marca da ré reproduz, com reduzidas alterações, elementos distintivos essenciais da marca da autora, destacando que a mera inclusão da letra “I” antes de “T” e o acréscimo da expressão “SERVIÇOS INTELIGENTES EM TI”, de natureza descritiva, não são suficientes para conferir distintividade apta a afastar o risco de confusão ou associação indevida.

O acórdão consignou, ainda, que, embora o termo “SYSTEMS” possua caráter evocativo, a expressão “T-SYSTEMS”, considerada em seu conjunto, apresenta distintividade própria, reforçada pelo uso consolidado no mercado empresarial e tecnológico e pela vinculação ao grupo Deutsche Telekom, reconhecido internacionalmente. Destacou, nesse contexto, a notoriedade da marca no segmento de tecnologia da informação, especialmente no mercado corporativo.

Também registrou que marcas evocativas ou de reduzida originalidade igualmente merecem tutela jurídica, ainda que em grau mais restrito, sendo suficiente, para proteção marcária, a mera possibilidade de confusão, independentemente de prova de efetivo prejuízo.

Por fim, concluiu pela impossibilidade de convivência entre os sinais, reformando integralmente a sentença para julgar procedente a demanda, decretar a nulidade do registro da marca da ré e determinar sua abstenção definitiva de uso, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões da embargada no evento 64, CONTRAZ1.

As seguintes questões são analisadas no presente recurso:

(i) Se houve omissão quanto a convivência internacional de marcas semelhantes e à suposta conduta contraditória da autora;

(ii) Se houve omissão/contradição quanto à análise do conjunto marcário como um todo;

(iii) Se houve omissão quanto à valoração da notoriedade e distintividade da marca da autora;

(iv) Se houve contradição/decisão surpresa quanto a tese de prescrição.

É o relatório.

Documento eletrônico assinado por MARCELO LEONARDO TAVARES, Juiz Federal Convocado, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002849517v7 e do código CRC 1a69815e.

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Apelação Cível Nº 5022813-24.2024.4.02.5101/RJ

VOTO

Conheço do recurso de embargos de declaração porque presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, no julgamento impugnado, obscuridade, contradição, quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou quando houver erro material, nos estritos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo meio hábil ao reexame da causa.

Da leitura do inteiro teor do acórdão embargado (evento 45, ACOR1), constata-se que a Turma deu provimento ao recurso da embargada DEUTSCHE TELEKOM AG para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de nulidade do registro nº 904970108, para a marca mista “ITSYSTEMS SERVIÇOS INTELIGENTES EM TI”, na classe 42, de titularidade da embargante.

(i) Da ausência de omissão quanto à análise de convivência internacional de marcas semelhantes e à suposta conduta contraditória da autora

Sustenta a embargante que o acórdão teria deixado de apreciar argumento relativo à coexistência, em outros países, de marcas semelhantes às titularizadas pela autora, circunstância que, a seu ver, afastaria a notoriedade da marca e o risco de confusão, além de revelar conduta contraditória da parte autora.

Sem razão.

A controvérsia devolvida a julgamento cinge-se, aplicando-se o princípio da territorialidade, à verificação da validade do registro marcário concedido no território nacional, à luz do sistema jurídico brasileiro de proteção à propriedade industrial e das circunstâncias concretas do mercado relevante examinado nos autos.

Eventual coexistência de registros semelhantes em jurisdições estrangeiras não constitui elemento juridicamente determinante para a solução da lide no Brasil, uma vez que o regime de proteção marcária observa o princípio da territorialidade, segundo o qual a tutela conferida ao sinal distintivo se limita ao território em que concedido o respectivo registro, observadas as normas aplicáveis em cada ordenamento.

O acórdão enfrentou expressamente os fundamentos essenciais ao deslinde da controvérsia, concluindo pela afinidade mercadológica entre as partes, anterioridade dos registros da autora e suficiente semelhança entre os sinais para gerar risco de confusão ou associação indevida no mercado nacional.

Em verdade, a embargante pretende rediscutir a valoração jurídica conferida ao conjunto probatório, providência incompatível com a via eleita.

(ii) Da ausência de omissão/contradição quanto à análise do conjunto marcário 

Também não prospera a alegação de que o acórdão teria incorrido em contradição ao afirmar que a análise deve considerar o conjunto marcário, mas supostamente decidir com base em elementos isolados.

Ao contrário, a decisão embargada expressamente consignou que a aferição da colidência deve observar a impressão global produzida pelos sinais distintivos, tendo concluído, justamente a partir dessa análise conjunta, pela insuficiência dos elementos diferenciadores invocados pela embargante.

Constou expressamente do acórdão que a inclusão da letra “I” antes da letra “T”, bem como a expressão “SERVIÇOS INTELIGENTES EM TI”, de caráter meramente descritivo, não seriam aptas a afastar a semelhança marcária, veja:

Portanto, entendo que a expressão “T-SYSTEMS” não possa ser considerada uma marca fraca. Ainda que o termo “SYSTEMS” possua caráter evocativo, por remeter genericamente a sistemas ou soluções tecnológicas, o conjunto formado pela expressão revela-se distintivo. O elemento “T”, utilizado de modo recorrente nas marcas pertencentes ao grupo Deutsche Telekom — como se verifica em “T-MOBILE”, “T-HOME” e “T-ONLINE” —, confere identidade própria e associa o sinal a uma família de marcas amplamente reconhecida no setor de tecnologia da informação e comunicações.

Com efeito, a ampla utilização e o reconhecimento consolidado da designação “T-SYSTEMS” no mercado empresarial de tecnologia reforçam o seu caráter distintivo adquirido pelo uso, afastando a ideia de que se trate de marca fraca. Trata-se, portanto, de sinal que, embora contenha elemento evocativo, alcançou distintividade suficiente em razão da notoriedade de seu conjunto e de sua vinculação a grupo empresarial de reconhecida atuação internacional.

Além disso, entendo que a marca da apelada, ao acrescentar secundariamente o termo "SERVIÇOS INTELIGENTES EM TI", não traz qualquer distintividade para que as mesmas possam conviver, uma vez que apenas descrevem o tipo de serviço que a empresa apelada presta, sendo elementos comuns, não tendo qualquer força para gerar distintividade.

Desse modo, o inconformismo da embargante não decorre de contradição interna da decisão, mas de discordância quanto à conclusão adotada.

A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é aquela interna ao próprio pronunciamento judicial, e não eventual antagonismo entre a conclusão do julgado e a interpretação defendida pela parte.

(iii) Da ausência de omissão quanto à valoração da notoriedade e distintividade da marca da autora

Também não prospera a alegação de omissão quanto ao tratamento conferido à notoriedade da marca titularizada pela autora.

A embargante sustenta, em síntese, que o reconhecimento da notoriedade dependeria de procedimento administrativo próprio perante o INPI, não podendo ser objeto de apreciação incidental pelo Poder Judiciário.

Todavia, a premissa não se aplica à hipótese dos autos.

Isso porque o acórdão não declarou, de forma autônoma e com efeitos gerais, a condição de marca notoriamente conhecida, nos moldes da proteção especial prevista na legislação de propriedade industrial. O que se realizou foi a apreciação, no caso concreto, do grau de distintividade adquirido pelo sinal marcário da autora, bem como de sua inserção no segmento econômico em que atua, como elementos relevantes à aferição do risco de confusão ou associação indevida entre os sinais em conflito.

A análise da força distintiva da marca, de sua consolidação mercadológica e de seu reconhecimento no nicho específico de atuação integra, naturalmente, o exame jurisdicional acerca da existência de colidência marcária, especialmente nas hipóteses em que se discute a possibilidade de coexistência entre sinais semelhantes no mesmo ramo de atividade.

Nesse contexto, a referência, no acórdão, à ampla atuação internacional da autora e ao reconhecimento da marca no setor empresarial e tecnológico constituiu fundamento argumentativo inserido na motivação do julgado, e não declaração formal de notoriedade com eficácia erga omnes ou substituição de ato administrativo de competência do INPI.

O que se verifica, portanto, é mero inconformismo da embargante com a valoração jurídica conferida aos elementos constantes dos autos, pretensão incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

(iv) Da ausência de contradição e de decisão surpresa quanto ao afastamento da prescrição

Também não prospera a insurgência quanto ao afastamento da prescrição.

O acórdão examinou expressamente a matéria, consignando que a demanda foi ajuizada dentro do prazo quinquenal previsto no artigo 174 da Lei nº 9.279/96, bem como que a regularização documental posterior não descaracterizou a tempestividade da propositura.

A menção ao artigo 104 do Código de Processo Civil decorreu do enquadramento jurídico conferido pelo órgão julgador aos fatos já integralmente debatidos nos autos, especialmente no que se refere à regularização da representação processual.

Ademais, não configura decisão surpresa a adoção, pelo julgador, de fundamento jurídico diverso daquele invocado pelas partes, desde que fundada em substrato fático submetido ao contraditório, como ocorreu na hipótese.

(v) Conclusão

Dessa forma, o que se constata, no caso vertente, é que, embora alegue a existência de vícios no acórdão, a embargante apenas demonstra contrariedade ao entendimento adotado, não tendo apontado, concretamente, nenhuma contradição, obscuridade ou omissão capaz de autorizar a revisão do acórdão pela via dos declaratórios.

Cumpre salientar que, conforme o artigo 1.025 do CPC, para fins de prequestionamento, é prescindível a indicação ostensiva da matéria que se pretende seja prequestionada, sendo suficiente que esta tenha sido apenas suscitada nos embargos de declaração, mesmo que estes sejam inadmitidos ou rejeitados.

Sendo assim, evidenciam-se desprovidos de respaldo legal os embargos de declaração opostos, não se verificando qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifique seu acolhimento, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento aos embargos de declaração.

Documento eletrônico assinado por MARCELO LEONARDO TAVARES, Juiz Federal Convocado, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002849518v6 e do código CRC 252f998f.

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Apelação Cível Nº 5022813-24.2024.4.02.5101/RJ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NULIDADE DE REGISTRO MARCÁRIO. COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS. PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE. DISTINTIVIDADE MARCÁRIA. RISCO DE CONFUSÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação da autora DEUTSCHE TELEKOM AG para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de nulidade do registro marcário nº 904970108, referente à marca mista “ITSYSTEMS SERVIÇOS INTELIGENTES EM TI”, classe 42, sob o fundamento de colidência com sinais distintivos anteriormente registrados pela autora. A embargante sustenta omissões e contradições quanto à coexistência internacional de marcas semelhantes, à análise do conjunto marcário, à valoração da notoriedade e distintividade da marca da autora, bem como à apreciação da prescrição e à alegada ocorrência de decisão surpresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegada coexistência internacional de marcas semelhantes e a suposta conduta contraditória da autora; (ii) estabelecer se houve contradição interna na análise do conjunto marcário; (iii) determinar se houve omissão quanto à valoração da distintividade da marca da autora; e (iv) definir se houve contradição ou decisão surpresa no afastamento da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cabimento dos embargos de declaração restringe-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da controvérsia ou à rediscussão da valoração jurídica do conjunto probatório.

4. O princípio da territorialidade rege a proteção marcária, de modo que a eventual coexistência de registros semelhantes em jurisdições estrangeiras não constitui elemento juridicamente determinante para a aferição da validade do registro concedido no Brasil.

5. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que enfrente os fundamentos essenciais ao deslinde da controvérsia.

6. A análise da colidência marcária deve considerar a impressão global produzida pelos sinais distintivos, sendo legítima a conclusão de que elementos meramente descritivos ou insuficientemente distintivos não afastam o risco de confusão ou associação indevida.

7. A contradição apta a justificar embargos declaratórios deve ser interna ao próprio pronunciamento judicial, não se configurando pelo simples inconformismo da parte com a conclusão adotada.

8. A apreciação judicial da força distintiva adquirida pela marca e de seu reconhecimento no segmento econômico relevante, para fins de aferição do risco de confusão, não se confunde com declaração formal de notoriedade marcária com eficácia geral.

9. Não configura decisão surpresa a adoção de fundamento jurídico diverso daquele invocado pelas partes, desde que assentado em substrato fático previamente submetido ao contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão da valoração jurídica atribuída aos elementos probatórios.

2. A coexistência de marcas semelhantes em países estrangeiros não afasta, por si só, a possibilidade de reconhecimento de colidência marcária no território nacional, em razão do princípio da territorialidade.

3. A análise judicial da distintividade adquirida de marca no mercado relevante não equivale ao reconhecimento formal de marca notoriamente conhecida.

4. Não há decisão surpresa quando o órgão julgador aplica fundamento jurídico diverso com base em fatos previamente submetidos ao contraditório.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 104, 1.022 e 1.025; Lei nº 9.279/1996, art. 174.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 22 de junho de 2026.

Documento eletrônico assinado por MARCELO LEONARDO TAVARES, Juiz Federal Convocado, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002849519v3 e do código CRC 55311540.

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EXTRATO DE ATA DA SESSÃO NOVA SESSÃO VIRTUAL DE 15/06/2026 A 22/06/2026

Apelação Cível Nº 5022813-24.2024.4.02.5101/RJ

INCIDENTE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

RELATOR: Juiz Federal MARCELO LEONARDO TAVARES

PRESIDENTE: Desembargadora Federal CLAUDIA FRANCO CORREA

PROCURADOR(A): MAURÍCIO ANDREIUOLO RODRIGUES

RELATOR DO ACÓRDÃO: Juiz Federal MARCELO LEONARDO TAVARES

Votante: Juiz Federal MARCELO LEONARDO TAVARES

Votante: Juíza Federal GERALDINE PINTO VITAL DE CASTRO

Votante: Juiz Federal ALEXANDRE DA SILVA ARRUDA

SANDRO VIEGAS DA SILVA

Secretário