Apelação Cível Nº 5032821-60.2024.4.02.5101/RJ

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por INDÚSTRIA MARÍLIA DE AUTO PEÇAS S/A (processo 5032821-60.2024.4.02.5101/RJ, evento 32, APELACAO1) contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que julgou improcedente o pedido de nulidade do registro de marca nº 919.070.108 ("JD PEÇAS ELÉTRICAS"), de titularidade de NILTON DANTAS LIMA - ME, concedido pelo INPI.

A ação foi ajuizada objetivando a nulidade do registro nº 919.070.108, para a marca mista  "JD PEÇAS ELÉTRICAS", na classe NCL(11)07, alegando tratar-se de reprodução ou imitação de sua  própria marca, nos termos do artigo 124, XIX e XXIII da Lei de Propriedade Industrial.

A autora alegou, em síntese, ser empresa fundada em 1955, pioneira no fornecimento de peças elétricas automotivas, e titular de registros das marcas "MARILIA" e "IM" desde 1990.

Sustentou que o registro concedido à 2ª requerida, para a marca mista "JD PEÇAS ELÉTRICAS" (classe 07), configura imitação ou reprodução de sua marca, contrariando o art. 124, incisos XIX e XXIII, da LPI, além de ferir o art. 128 da LPI, por suposta incompatibilidade entre o objeto social do Réu e a classe registrada. 

A sentença julgou improcedentes os pedidos (processo 5032821-60.2024.4.02.5101/RJ, evento 24, SENT1. O Juízo de origem, ao realizar o cotejo entre as marcas "MARILIA" (e "IM") e "JD PEÇAS ELÉTRICAS" entendeu que não se verifica reprodução ou imitação passível de acarretar risco de confusão ou associação indevida pelo público consumidor, dada a distintividade suficiente entre os conjuntos. O magistrado refutou a alegação de violação ao art. 128, §1º da LPI, por considerar compatível o objeto social do Réu com a especificação do registro e por ser suficiente a autodeclaração de exercício da atividade.

Em suas razões recursais (processo 5032821-60.2024.4.02.5101/RJ, evento 32, APELACAO1), a apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, pois, apesar de reconhecer a concorrência entre as partes e o mesmo ramo de atividade, desconsiderou a identidade visual da marca da apelante que persiste no conjunto. Argui que houve violação ao artigo 124, XIX da LPI. Além disso, introduz tese de proteção por direito autoral (Lei nº 9.610/1998) em relação à criação da logomarca e alega violação ao conjunto-imagem ("trade dress"), argumentando que a apelada plagiou a identidade de cores e o conceito ideológico da marca.

Contrarrazões do INPI (processo 5032821-60.2024.4.02.5101/RJ, evento 37, CONTRAZ1), defendendo, em linhas gerais, que a sentença resolveu corretamente a controvérsia à luz dos princípios estruturantes do direito marcário, como o princípio da especialidade e a proteção contra confusão. Aduz que a pretensão recursal é meramente inconformada e que teses laterais, como violação de direito autoral ou "trade dress", não substituem o ônus recursal de demonstrar o erro do julgamento com base nos critérios da LPI. 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL manifestou-se dizendo que não há, no presente caso, interesse público que justifique sua intervenção obrigatória (evento 5, PROMOCAO1).

Apesar de intimado (Evento 33 dos autos originários), o apelado NILTON DANTAS LIMA não apresentou contrarrazões ao recurso. 

É o relatório.1

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Apelação Cível Nº 5032821-60.2024.4.02.5101/RJ

VOTO

Conheço do recurso eis que presentes os pressupostos processuais.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por INDÚSTRIA MARÍLIA DE AUTO PEÇAS S/A (processo 5032821-60.2024.4.02.5101/RJ, evento 32, APELACAO1) contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que julgou improcedente o pedido de nulidade do registro de marca nº 919.070.108 ("JD PEÇAS ELÉTRICAS"), de titularidade de NILTON DANTAS LIMA - ME, concedido pelo INPI.

A referida sentença julgou improcedente o pedido de nulidade do registro, reconhecendo, em síntese, que, embora houvesse afinidade mercadológica entre os produtos/serviços, a marca “JD PEÇAS ELÉTRICAS” não reproduziria nem imitaria as marcas mistas vigentes da autora, reputando suficiente a distintividade do conjunto. A sentença também afastou violação ao art. 124, XXIII, e ao art. 128, §1º, ambos da LPI (processo 5032821-60.2024.4.02.5101/RJ, evento 24, SENT1).

A controvérsia central reside em saber se o registro de marca "JD PEÇAS ELÉTRICAS" (nº 919.070.108), concedido pelo INPI à empresa ré, deve ser declarado nulo, seja por colidência com as marcas da autora, seja por suposta prática de concorrência desleal, violação a direito autoral ou imitação de conjunto-imagem.

Vejamos abaixo os registros da apelante e o da apelada:

Apelada:

1. Registro nº 919.070.108

Marca mista " JD PEÇAS ELÉTRICAS"

Depósito: 23/01/2020.

Concessão: 09/02/2021. 

Classe (11) 07.

Especificação: Alternadores; Bobina para tear [parte de máquina]; Bomba injetora para veículo; Bombas [partes de máquinas e motores]; Correias para motores e máquinas; Junta [peça de motor]; Válvulas [peças de máquinas]; Vela de ignição para motores de automóvel; Ventoinhas [foles] para compressão, aspiração e transporte de gases.

Representação visual:

Apelante:

1. Registro nº 817.528.849

Marca mista: “IM MARILIA”

Depósito: 23/11/1993.

Concessão: 23/07/1996.

Classe: 09

Especificação: Aparelhos para produção, distribuição e conversão de energia elétrica. Partes e componentes de aparelhos e instrumentos.

2. Registro nº  817.528.865

Marca mista: “IM MARILIA”

Depósito: 23/11/1993.

Concessão: 23/07/1996.

Classe: 09

Especificação: Elementos elétricos básicos e para iluminação.

Representação visual dos registros da apelante:

Esta é a apresentação visual dos registros mistos ora em conflito:

                                                         Apelada                       Apelante

A apelante sustenta violação do artigo 124, incisos XIX da lei 9.279/96, defendendo que o juízo a quo não levou em consideração que o elemento figurativo das suas marcas já extintas (registros números 815.493.584 e 815.493.592) permanece no registros em vigor, sendo esse o símbolo que teria sido copiado pela apelada em seu registro marcário:

O art. 124, XIX, da LPI disciplina que não são registráveis como marca reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia.

Nos termos da legislação marcária, a proteção conferida ao titular de um registro de marca tem como escopo principal evitar o uso indevido por terceiros de sinais distintivos que possam induzir o consumidor a erro, seja quanto à origem, procedência ou vínculo entre produtos ou serviços.

Da leitura do art. 124, XIX da LPI, verifica-se que exige-se que a marca cujo registro é vedado seja suscetível de causar confusão ou associação indevida com uma marca já registrada.

Em outras palavras, não basta constatar a reprodução ou imitação de marca previamente registrada, mas é necessário também que haja afinidade entre as atividades desenvolvidas, além da possibilidade de confusão para os consumidores dos respectivos produtos ou serviços. 

Considerando que a anterioridade é definida pela data do depósito, a despeito de quando a concessão venha efetivamente a ocorrer, temos que a anterioridade milita em favor dos registros de titularidade da autora apelante, uma vez que depositados em data anterior ao depósito do registro anulando.

Prosseguindo na análise, resta claro que o registro anulando e o registro da apelante buscam assinalar produtos/serviços no mesmo segmento de mercado – comércio de peças e acessórios para veículos automotores. 

Contudo, não obstante a afinidade mercadológica, a análise deve ser feita pela impressão de conjunto, observando-se a distintividade visual, fonética e ideológica.

A análise técnica realizada pelo juízo de origem, em confronto com os elementos dos autos, demonstrou que as marcas, embora atuantes no mesmo nicho mercadológico, apresentam elementos distintivos suficientes. A marca "JD PEÇAS ELÉTRICAS" possui grafia e elementos figurativos que não permitem, sob a ótica do consumidor médio, a confusão com as marcas de titularidade da autora. A mera coincidência de segmento de mercado (peças elétricas) não é suficiente, por si só, para declarar a nulidade de um registro, desde que a marca nova possua suficiente carga distintiva em relação à anterior.

Sustenta a apelante que ainda que o conjunto da marca tenha sido alterado pela adição de novos elementos, o núcleo original persistiu, mantendo incólume sua identidade visual e o conceito subjacente. A apelante faz referência ao elemento principal das suas marcas já extintas, já que defende que o elemento em questão foi reproduzido na marca da apelada . 

A alegação da apelante parece frágil do ponto de vista visual e marcário. A simples existência de um formato circular, ainda mais não predominante, não caracteriza cópia por si só.

Sobre esse ponto, reproduzo trecho do parecer da autarquia especializada (processo 5032821-60.2024.4.02.5101/RJ, evento 19, ANEXO2):

"(...)

15. Torna-se evidente a partir de tal comparação que as apresentações visuais são bastante diversas entre si, com o único grau de similaridade ocorrendo somente no canto superior esquerdo da marca autora sem possuir nenhum grau de similaridade na sua distribuição espacial ou iconografia". 

Neste particular, entendo existir suficiente distinção entre os signos, uma vez que os elementos nominativos apresentam suficiente distinção gráfica e fonética. Ademais, os conjuntos marcários, em sua análise global, apresentam significativa diversidade entre si.

Conforme enfatizado pelo INPI em seu parecer (processo 5032821-60.2024.4.02.5101/RJ, evento 19, ANEXO2):

"(...)

19. Nos parece, s.m.j., que não se tomará uma marca pela outra, haja visto a completa diferença entre as mesmas. Também nos parece, s.m.j., que as mesmas também não serão associadas, uma vez que há diferença nos elementos verbais de cada marca, e que o termo principal da marca da autora – MARÍLIA – não é reproduzido ou imitado". 

Importante levar em consideração, também, o tempo em que os sinais convivem no mercado, ao menos desde 2021, sem que tenha sido apresentada qualquer prova de ocorrência de confusão ou associação indevida destes pelos consumidores.

Desta forma, ainda que os segmentos mercadológicos sejam afins, considerando que a impressão causada pelo conjunto dos signos marcários é distinta, entendo que não há como conduzir o consumidor a qualquer risco de confusão ou indução a erro, não havendo violação ao artigo 124, inciso XIX da LPI. 

As questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal, e outras demandas afins, por não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal. No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória.

No tocante à tese do recurso de violação de direito autoral, esta constitui inovação recursal, já que não foi ventilada na instância a quo.

Ante a ausência de prova de confusão ou associação indevida, e constatada a distintividade marcária necessária, a manutenção do registro concedido pelo INPI é medida que se impõe, ante a ausência de vício de legalidade no ato administrativo.

Por todas as razões já expostas, deve ser mantida a r. sentença.      

Voto no sentido de negar provimento ao apelo, majorados os honorários de sucumbência no valor de 1% (um por cento), na forma do art. 85, §11 do CPC/15. 1

Documento eletrônico assinado por FLAVIO OLIVEIRA LUCAS, Desembargador Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002818584v30 e do código CRC 4c92ebf1.

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Apelação Cível Nº 5032821-60.2024.4.02.5101/RJ

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. REGISTRO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por INDÚSTRIA MARÍLIA DE AUTO PEÇAS S/A contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade do registro de marca nº 919.070.108, de titularidade de NILTON DANTAS LIMA - ME, concedido pelo INPI.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o registro de marca "JD PEÇAS ELÉTRICAS" deve ser declarado nulo por colidência com marcas da autora, prática de concorrência desleal, violação a direito autoral ou imitação de conjunto-imagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença foi mantida, pois o art. 124, XIX, da LPI exige que a marca seja suscetível de causar confusão ou associação indevida, o que não se verificou no caso, restando comprovada a suficiente distintividade entre os signos.

4. A pretensão foi rejeitada, uma vez que a proteção marcária e a proteção à identidade visual possuem naturezas jurídicas independentes, não tendo a autora demonstrado vício que justificasse a anulação do ato administrativo.

5. As questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal, e outras demandas afins, por não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal.

6. Quanto à alegação de violação de direito autoral, trata-se de inovação recursal, por não ter sido suscitada na instância de origem.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação não provida. Majoração de honorários de sucumbência em 1%.1

Dispositivos relevantes citados: LPI, art. 124, XIX, XXIII, e art. 128, § 1º; Lei nº 9.610/1998; e CPC, art. 85, § 11.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, negar provimento ao apelo, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 08 de julho de 2026.

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EXTRATO DE ATA DA SESSÃO NOVA SESSÃO VIRTUAL DE 01/07/2026 A 08/07/2026

Apelação Cível Nº 5032821-60.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

PRESIDENTE: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

PROCURADOR(A): GINO AUGUSTO DE OLIVEIRA LICCIONE

RELATOR DO ACÓRDÃO: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

Votante: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

Votante: Juiz Federal JOSE EDUARDO NOBRE MATTA

Votante: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

FLAVIA JANOT DE MATTOS BURKE

Secretária