Apelação Cível Nº 5041837-72.2023.4.02.5101/RJ
RELATORA: Juíza Federal FERNANDA DUARTE LOPES LUCAS DA SILVA
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação interposto por COMMSCOPE CABOS DO BRASIL LTDA. e COMMSCOPE TECHNOLOGIES LLC. em face da sentença, proferida pelo Juízo da 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que julgou improcedente o pedido de nulidade do ato do INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial que indeferiu o registro nº 919.179.185, na classe 09, relativo à marca nominativa "NETCONNECT", e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa ().
Em suas razões recursais (), as apelantes requereram a reforma integral da sentença, ao fundamento de ilegalidade do ato administrativo que indeferiu o pedido de registro nº 919.179.185, relativo à marca nominativa “NETCONNECT”, na classe 09, por suposta incidência do art. 124, VI, da Lei nº 9.279/1996. Sustentaram que o referido sinal não possui caráter descritivo, tampouco corresponde a expressão de uso corrente na língua inglesa, tratando-se, ao contrário, de vocábulo original e não dicionarizado que, embora formado pela junção dos radicais “NET” e “CONNECT”, resultou em expressão única, dotada de individualidade própria e apta a exercer função distintiva. Defenderam, ainda, que, quando muito, a marca ostentaria caráter apenas sugestivo ou evocativo, o que não obstaria o registro; que o INPI teria adotado entendimento contraditório em relação a precedentes administrativos concessivos envolvendo expressões formadas pelos mesmos radicais, inclusive na mesma classe; que a expressão já integra família de marcas anteriormente deferidas em favor das apelantes; que o sinal foi reconhecido e registrado em outras jurisdições, inclusive de língua inglesa, invocando, a esse propósito, o princípio do telle quelle; e que, de todo modo, a marca teria adquirido distintividade secundária (secondary meaning) em razão do uso prolongado e dos investimentos realizados ao longo dos anos.
Contrarrazões apresentadas pelo INPI (), pugnando pelo desprovimento do apelo.
Petição da apelante, com a juntada de documentos ().
Manifestação do INPI ().
Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal limitou-se a informar que a matéria discutida não atrai sua intervenção obrigatória (art. 178 do CPC), devolvendo os autos para prosseguimento ().
É o relatório.
VOTO
De plano, conheço do recurso, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade.
Cinge-se a controvérsia em definir se o termo “NETCONNECT” é passível de registro como marca, conforme sustentam as apelantes, ou se, ao revés, como reconhecido na sentença, constitui expressão de caráter genérico no segmento da internet, cujo registro é vedado pelo art. 124, VI, da Lei de Propriedade Industrial.
É assente que a tutela jurídica das marcas desempenha dupla função: de um lado, assegura a proteção patrimonial do titular — traduzida na exclusividade de uso do signo distintivo e na salvaguarda de sua posição no mercado —; de outro, resguarda o interesse coletivo dos consumidores, ao permitir a identificação da origem dos produtos e serviços e prevenir confusão no mercado, em consonância com os arts. 5º, XXIX e XXXII, da CRFB/88, e 4º, VI, do CDC.
Nesse cenário, a distintividade constitui requisito essencial à registrabilidade do signo marcário. Por isso, a Lei nº 9.279/96 exclui da proteção os sinais que, por sua natureza comum, genérica, vulgar ou meramente descritiva, mantenham relação direta com o produto ou serviço, por não serem aptos a individualizar sua origem empresarial, ressalvada a hipótese de distintividade adquirida (art. 124, VI1).
Em consequência, não são registráveis os sinais que, no contexto do produto ou serviço a que se referem, se confundem com a própria forma de sua designação no mercado, por carecerem de aptidão distintiva.
Na hipótese em exame, a discussão envolve o registro nº 919.179.185, relativo à marca “NETCONNECT”, inserido na classe 9, para identificar produtos e/ou serviços consistentes em "cabos para comunicações, a saber, cabos coaxiais, cabos de fibra óptica, cabos de telecomunicações de par trançado e cabos de fibra óptica híbridos, cabos de rede [patch cord/cable] para telecomunicações, cabos de ligação [jumper cable] e cabos de tronco [trunk cables] sob a forma de cabos de telecomunicações; conjuntos de cabos, a saber, conjuntos de cabos de telecomunicações de cobre, conjuntos de cabos de fibra óptica, cabos de fibra óptica pré-terminados e cabos de ligação [jumper cable] RF pré-terminados; conectores de cabos de comunicações para cabos coaxiais, de fibra ótica e de par trançado e seus híbridos; plugues conectores elétricos e de fibra óptica; equipamento para roteamento e gerenciamento de cabos, a saber, gabinetes/racks para a gerenciamento de cabos horizontais e verticais para apoiar, organizar e proteger vários cabos de telecomunicações; painéis de controle de telecomunicações [patch panel] de fibra óptica e de cobre para acomodar cabos de telecomunicações; acessórios para cabos de comunicações, a saber, filtros de linha contra e vias plásticas de passagem de cabos para fixar cabos coaxiais, cabos de fibra óptica, cabos de pares trançados e seus híbridos; painéis e cassetes de cobre, a saber, painéis de controle de sinais de telecomunicações de cobre para conectar múltiplos dispositivos de dados e elétricos; aparelhos e instrumentos de telecomunicações, a saber, emendas mecânicas para linhas de transmissão ópticas ou de telecomunicações, emendas sem ferramentas para linhas de transmissão ópticas ou de telecomunicações, blocos ópticos ou elétricos de terminação de estrutura modular, hardware para gerenciamento de fibra sob a forma de organizador de cabos de fibra óptica, armações para a distribuição de fibra óptica, a saber, caixas de distribuição de fibra óptica; aparelhos e instrumentos para conduzir, comutar, transformar, acumular, regular ou controlar sinais elétricos ou ópticos, a saber, equipamentos de telecomunicações sob a forma de fechos de emendas de fibras ópticas, emendas de fibras ópticas ou fixadores de cabos de telecomunicações, emendas de fibra óptica ou caixas de distribuição de cabos de telecomunicações, hardware de gerenciamento de fibra sob a forma de organizadores de cabos de fibra óptica, estruturas de distribuição de cabos de fibra óptica ou de telecomunicações, conectores de cabos de fibra óptica ou de telecomunicações, plugues de cabos de fibra óptica ou de telecomunicações, adaptadores de cabos de fibra óptica ou de telecomunicações, emendas de fibra óptica para linhas de transmissão óptica, bandejas de emenda de fibra óptica sob a forma de fechos de emenda de fibra óptica".
O INPI indeferiu o pedido de registro da marca “NETCONNECT” por entender ausente a distintividade necessária ao sinal, formado por vocábulos que guardam relação diretamente descritiva com os produtos assinalados: “NET” remete à rede de computadores e “CONNECT” à conexão, de modo que a expressão, considerada em seu conjunto, evoca de forma imediata a ideia de conexão em rede, evidenciando caráter meramente descritivo no segmento mercadológico em questão e impedindo sua apropriação exclusiva ().
De fato, mostra-se correta a análise da autarquia, acolhida pelo Juízo a quo, na medida em que a expressão “NETCONNECT”, considerada em seu conjunto, não apenas sugere os produtos que pretende identificar, mas descreve diretamente sua finalidade, qual seja, a conexão em rede ou o estabelecimento de conectividade em ambiente informático ou de telecomunicações, sendo a associação entre “NET”, comumente vinculada à ideia de rede, especialmente de computadores, e “CONNECT”, inequivocamente relacionada à conexão, suficiente para conduzir o consumidor, de forma imediata e sem esforço interpretativo relevante, a essa compreensão, afastando a alegação de que se trataria de marca de caráter meramente evocativo.
Igualmente não prospera a alegação de que a combinação de vocábulos em língua estrangeira seria apta, por si só, a conferir distintividade ao signo, uma vez que os elementos que o compõem, ainda que reunidos em expressão única, permanecem dotados de significado prontamente apreensível pelo público pertinente, mantendo seu caráter descritivo e evidenciando, no contexto dos autos, relação direta com os produtos assinalados.
Longe de atribuir caráter distintivo autônomo, a justaposição apenas reforça o conteúdo descritivo do sinal, ao aludir imediatamente à natureza e à finalidade dos produtos especificados — cabos para comunicações, como cabos coaxiais, de fibra óptica, de telecomunicações (par trançado), híbridos e cabos de rede —, razão pela qual o conjunto não apresenta aptidão distintiva suficiente para justificar sua apropriação exclusiva.
Em sentido similar, julgados desta e. Turma:
DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE MARCA. EXPRESSÃO COM SINAL DESCRITIVO E DE USO COMUM. AUSÊNCIA DE DISTINTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que manteve o indeferimento, pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), dos pedidos de registro das marcas mistas “SUPER COFFEE”, sob os números 919.705.839 (Classe 30) e 922.843.686 (Classe 05), destinadas a identificar produtos à base de café e suplementos alimentares. A apelante sustenta possuir direito ao registro, afirmando que o sinal possui distintividade suficiente e que o INPI teria adotado decisões contraditórias em casos semelhantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a expressão “SUPER COFFEE” possui distintividade apta a permitir seu registro como marca nas classes 30 e 05;
(ii) estabelecer se o INPI incorreu em tratamento desigual ou contraditório ao indeferir os pedidos da apelante, diante da existência de outros registros semelhantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A marca tem por função distinguir produtos ou serviços, identificando sua origem e evitando confusão no mercado. Para tanto, exige-se que o sinal seja distintivo e disponível, conforme os arts. 122 e 123 da Lei nº 9.279/96 (LPI).
4. O art. 124, VI, da LPI veda o registro de sinais genéricos, necessários, comuns, vulgares ou simplesmente descritivos quando tiverem relação direta com o produto ou serviço a distinguir, salvo se revestidos de suficiente forma distintiva.
5. A expressão “SUPER COFFEE” descreve diretamente as características dos produtos a que se refere — bebidas e suplementos à base de café —, enquadrando-se na proibição legal por possuir caráter meramente descritivo e evocativo, sem apresentar elementos fantasiosos ou figurativos capazes de lhe conferir distintividade mínima.
6. O fato de o sinal ter sido depositado na forma mista não o torna distintivo, pois o elemento gráfico é simples e incapaz de individualizar o produto no mercado, permanecendo o termo nominativo como núcleo identificador de natureza descritiva.
7. A concessão de registros anteriores que contenham o termo “SUPER COFFEE” não obriga o INPI a reproduzir entendimentos eventualmente equivocados, uma vez que cada pedido de registro é apreciado individualmente, de acordo com suas características próprias e com base em critérios técnicos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A expressão “SUPER COFFEE” possui natureza descritiva e de uso comum, sendo irregistrável como marca, nos termos do art. 124, VI, da LPI.
2. A forma mista do sinal, sem elementos figurativos relevantes, não supre a ausência de distintividade exigida para o registro.
3. O exame de registrabilidade de marcas deve ser feito caso a caso, sem vinculação a registros anteriores eventualmente concedidos para sinais distintos.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.279/96 (LPI), arts. 122, 123, 124, VI, e 130; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TRF2, Apelação Cível nº 5062920-81.2022.4.02.5101/RJ, Rel. Des. Fed. Andrea Cunha Esmeraldo, j. 11.06.2025; TRF2, AC nº 0034373-58.2018.4.02.5101, Rel. JF Gustavo Arruda Macedo, 1ª Turma Especializada.
(AC 5034555-12.2025.4.02.5101. Relator Desembargador Federal Macário Ramos Júdice Neto. DJ 11.12.2025).
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO DE MARCA. EXPRESSÃO DESCRITIVA. INDEFERIMENTO PELO INPI. AUSÊNCIA DE DISTINTIVIDADE. MANUTENÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por Marina Costa Jucá contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade do ato administrativo do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), o qual indeferiu o registro da marca mista “THE GOOD OLD BREAD”, destinada à classe 30 (produtos alimentícios como pães, bolos, tortas, biscoitos, entre outros), com fundamento no art. 124, VI, da Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), por ausência de distintividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) definir se a marca “THE GOOD OLD BREAD” possui distintividade suficiente para registro, à luz do art. 124, VI, da LPI; (iii) avaliar se houve violação ao princípio da isonomia em razão de suposta incongruência de decisões administrativas do INPI.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença é válida e fundamentada, tendo abordado de forma suficiente as razões que levaram à improcedência do pedido, em conformidade com o art. 93, IX, da CF/1988 e art. 489, §1º, do CPC. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.
4. A marca “THE GOOD OLD BREAD” é formada por termos genéricos e descritivos em relação aos produtos que busca assinalar (pães e similares), carecendo de distintividade. A forma mista apresentada, composta por tipografia comum e imagem estilizada de folha ou espiga de cereal, não confere individualização suficiente para afastar o caráter descritivo do sinal.
5. O art. 124, VI, da LPI veda o registro de sinais que consistam em expressão meramente descritiva do produto ou de suas qualidades. A proteção conferida ao sistema marcário não pode permitir a apropriação exclusiva de termos que devam permanecer disponíveis à coletividade.
6. A jurisprudência do STJ e dos tribunais reconhece que sinais compostos exclusivamente por termos descritivos ou genéricos não podem ser registrados como marca, mesmo quando apresentados sob forma mista, se não houver suficiente grau de criatividade ou fantasia que lhes confira caráter distintivo.
7. A alegação de violação ao princípio da isonomia não prospera, pois a análise da distintividade é casuística e depende do conjunto marcário e do contexto de uso. A existência de outros registros com elementos semelhantes não vincula o INPI a decidir de forma idêntica, salvo em casos efetivamente análogos, o que não foi demonstrado de forma inequívoca pela apelante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
1. A decisão judicial é considerada fundamentada quando expõe, ainda que sucintamente, os motivos que embasam sua conclusão, não sendo exigido o exame pormenorizado de todos os argumentos das partes.
2. A vedação do art. 124, VI, da LPI impede o registro de marcas formadas exclusivamente por termos descritivos, salvo quando dotadas de forma suficientemente distintiva.
3. Elementos figurativos triviais ou estilizações genéricas não afastam a incidência da vedação legal quando o núcleo nominativo da marca permanece descritivo.
4. A análise da distintividade marcária é casuística e não se caracteriza violação ao princípio da isonomia pela existência de registros administrativos anteriores com estrutura similar, desde que haja fundamentação individualizada para cada decisão.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, caput; art. 93, IX; CPC, arts. 489, §1º, e 85, §11; Lei nº 9.279/96 (LPI), arts. 122 e 124, VI.
Jurisprudência relevante citada: STF, AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339, j. 02.08.2007; STJ, AgInt no AREsp 1873272/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 17.12.2021; TRF-2ª Região, AC 5002069-08.2024.4.02.5004/ES, Rel. Des. Fed. Claudia Franco Correa, Julg. 15/09/2025.
(AC 5053577-61.2022.4.02.5101. Relator Desembargador Federal Júlio de Castilhos. DJ 11.12.2025).
Esclareça-se que, embora o termo não se encontre formalmente dicionarizado, tal circunstância não é suficiente para afastar o seu caráter descritivo, devendo a análise recair sobre a percepção do público consumidor nacional, inclusive quando se trate de expressão em língua estrangeira, caso em que se impõe verificar se o seu significado é apreensível no contexto brasileiro. Na espécie, a expressão já se encontra amplamente difundida no mercado nacional e incorporada ao uso corrente, sendo prontamente compreendida pelo consumidor como referência direta à ideia de conexão em rede, em consonância com os produtos que pretende assinalar.
Irrelevante, também, o argumento de que concorrentes não se utilizam de expressões semelhantes, não se condicionando a registrabilidade do signo ao uso efetivo por terceiros, mas à sua aptidão, em abstrato, para designar características do produto ou serviço, devendo tais expressões permanecer disponíveis à livre concorrência.
Nem se diga que o fato de terem sido deferidos os registros para as marcas NETSHOES, MASTERCARD, CITIBANK, SMARTFIT, POLISHOP, SUNDOE, CACAU SHOW, TRACK & FIEL, MERCADO LIVRE, DROPBOX, SNAPCHAT E BURGUER KING asseguraria às apelantes idêntico direito, seja porque cada signo submetido a registro deve ser analisado à luz de suas particularidades, não sendo pertinente transpor, de forma automática, discussões travadas em contextos distintos para o caso dos autos, seja porque, na hipótese em exame, não se está diante de marca evocativa, mas de signo genérico, de caráter meramente descritivo e que mantém relação direta com o produto ou serviço que pretende identificar.
Pelos mesmos fundamentos, não procede a alegação de suposta incoerência na atuação do INPI, fundada no deferimento de registros como PROVEDOR DE INTERNET CONECT; D-NET CONECTIVIDADE; INFOCONNECT PRODUTOS E SERVIÇOS; NET NOW; NET TV; CONNECT MAILBOX, considerando que tais precedentes não vinculam a Administração nem afastam o dever de exame individualizado de cada pedido, sobretudo pela ausência de elementos que permitam aferir a identidade de contexto fático e mercadológico, não sendo possível, assim, extrair deles qualquer direito subjetivo ao registro pretendido nos presentes autos.
De igual modo, o fato de as apelantes deterem registro da marca “NETCONNECT” para outras especificações não lhes assegura o direito ao registro ora pretendido, porquanto, na hipótese em exame, o signo é utilizado para identificar produtos consistentes em cabos, expressão que guarda relação direta e imediata com sua finalidade e natureza, evidenciando seu caráter descritivo no contexto específico destes autos.
A propósito, sobre o tema, convém transcrever excerto da sentença que exemplifica alguns registros:
Com efeito, o registro nº 818141735, para a marca "NETCONNECT", foi depositado originalmente em 15/08/1995 na classe 37, para assinalar "Serviços de reparação, conservação e montagem de instalação elétrica, hidráulica e gás."
Claramente não equivale a situação do registro nº 919179185, depositado para assinalar produtos como cabos de rede.
Igualmente diversa a situação dos registros 818141859 e 914232827, para as marcas nominativas "AMP NETCONNECT" e "COMMSCOPE NETCONNECT", que agregam os termos "AMP" e "COMMSCOPE", o que por si só traz distintividade aos conjuntos marcários, mesmo raciocínio aplicável aos demais registros listados na inicial ("MODCONNECT", "INFOCONNECT", "ALLCONNECT").
Quanto à invocação do princípio do telle-quelle (art. 6º, quinquies, da CUP), segundo o qual a marca regularmente registrada no país de origem deve, em regra, ser admitida nos demais países tal como constituída, não merece prosperar, na medida em que a própria norma que o consagra estabelece expressa exceção à sua incidência, admitindo a recusa do registro quando ausente caráter distintivo ou quando o signo for composto por elementos de natureza descritiva ou de uso comum no comércio, como se extrai do próprio texto convencional:
A. - 1) Qualquer marca de fábrica ou de comércio regularmente registrada no país de origem será admitida para registro e protegida na sua forma original nos outros países da União, com as restrições indicadas no presente artigo. Estes países poderão, antes de procederem ao registro definitivo, exigir a apresentação de um certificado de registro no país de origem, passado pela autoridade competente. Não será exigida qualquer legalização para este certificado.
2) Será considerado país de origem o país da União em que o requerente tenha um estabelecimento industrial ou comercial efetivo e real, e, se não tiver esse estabelecimento na União, o país da União onde tenha o seu domicílio, e, se não tiver domicílio na União, o país da sua nacionalidade, no caso de ser nacional de um país da União.
B. - Só poderá ser recusado ou invalidado o registro das marcas de fábrica ou de comércio mencionadas no presente artigo, nos casos seguintes:
1. Quando forem suscetíveis de prejudicar direitos adquiridos por terceiros no país em que a proteção é requerida;
2. Quando forem desprovidas de qualquer caráter distintivo ou então exclusivamente compostas por sinais ou indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, o lugar de origem dos produtos ou a época da produção, ou que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio do país em que a proteção é requerida;
3. Quando forem contrárias à moral ou à ordem pública e, particularmente, de natureza a enganar o público. Fica entendido que uma marca não poderá ser considerada contrária à ordem pública pela simples razão de que não está de acordo com qualquer dispositivo da legislação sobre as marcas, salvo no caso em que o próprio dispositivo se relacione com a ordem pública. Fica, todavia, ressalvada a aplicação do artigo 10 bis.
C. - 1) Para determinar se a marca é suscetível de proteção deverão ser levadas em consideração todas as circunstâncias de fato, particularmente a duração do uso da marca.
2) As marcas de fábrica ou de comércio não poderão ser recusadas nos outros países da União pelo único motivo de diferirem das marcas registradas no país de origem apenas por elementos que não alteram o caráter distintivo nem modificam a identidade das marcas na forma sob a qual foram registradas no referido país de origem.
D. - Ninguém se poderá beneficiar das disposições do presente artigo se a marca para a qual reivindica proteção não estiver registrada no país de origem.
E. - Em nenhum caso, todavia, a renovação do registro de uma marca no país de origem implicará na obrigação de renovar o registro nos outros países da União onde a marca tenha sido registrada.
F. - O benefício da prioridade será concedido aos pedidos de registro de marcas efetuados dentro do prazo do artigo 4º, ainda que o registro no país de origem não ocorra senão após a expiração desse prazo.
Por fim, também não se sustenta a tese de que a marca teria adquirido distintividade em sua acepção secundária (secondary meaning), pois não há nos autos elementos probatórios aptos a demonstrar que o sinal passou a ser reconhecido pelo público consumidor como indicativo da origem empresarial dos produtos. As referências a tempo de uso, reconhecimento no mercado e investimentos realizados, desacompanhadas de dados objetivos acerca da percepção do consumidor, como pesquisas de opinião ou meios equivalentes, mostram-se insuficientes para caracterizar a distintividade adquirida, subsistindo o óbice decorrente do caráter descritivo do signo.
Isso posto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, com a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o percentual anteriormente fixado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Documento eletrônico assinado por FERNANDA DUARTE LOPES LUCAS DA SILVA, Juíza Federal Convocada, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002716169v36 e do código CRC 5f71a221.
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Signatário (a): FERNANDA DUARTE LOPES LUCAS DA SILVA
Data e Hora: 22/05/2026, às 15:17:44