Apelação Cível Nº 5081773-75.2021.4.02.5101/RJ

RELATÓRIO

(Desembargador Federal MARCELLO GRANADO – Relator) Trata-se de remessa necessária, considerada interposta, e apelação cível de L. R. I. em face da sentença do juízo da 12ª Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ (evento 54, SENT1), de 18/04/2025, integrada por embargos de declaração, de 28/07/2025 (evento 69, SENT1), que julgou, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, (i) procedente o pedido de desconstituição do ato administrativo do INPI que deferiu o registro nº 920.782.051, da marca “VELOCIDADE NA TERRA" e, em consequência, a abstenção de uso do signo marcário pelo segundo réu, e (ii) improcedente o pedido de compensação por danos morais e “os pedidos relacionados à desistência de outros registros de marca idêntica, semelhante ou que imite a marca "Velocidade na Terra" de propriedade da autora, bem como de determinação à Autarquia Ré que não proceda ao registro de qualquer pedido de registro marcário do segundo réu que imite a referida marca”.

O juízo, diante da sucumbência recíproca e com base nos artigos 82 e 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, condenou, em relação às despesas processuais, o autor, o INPI e o segundo réu (L. R. I.) ao pagamento, pro rata, dessas verbas. Quanto aos honorários,  condenou (i) “o autor a pagar ao INPI o montante equivalente a 5% (cinco por cento) de R$ 36.100,00, valor este que deve ser atualizado desde 30/07/2021 (correspondente ao valor da causa - evento 6 - reduzido do valor a título de danos morais)”; (ii) “o autor, a pagar ao segundo réu o valor equivalente a 10% do montante pretendido a título de danos morais (R$ 30.000,00)”; (iii) “o INPI a pagar em favor do autor o montante equivalente a 5% (cinco por cento) de R$ 36.100,00, valor este que deve ser atualizado desde 30/07/2021 (correspondente ao valor da causa - evento 6 - reduzido do valor a título de danos morais)”; (iv) “o segundo réu a pagar em favor do autor o montante equivalente a 5% (cinco por cento) de R$ 36.100,00, valor este que deve ser atualizado desde 30/07/2021 (correspondente ao valor da causa - evento 6 - reduzido do valor a título de danos morais)”.

Os embargos de declaração opostos pelo INPI (evento 58, EMBDECL1) foram acolhidos parcialmente, para, integrando a sentença, determinar apenas a redução dos honorários advocatícios  para a metade do valor originalmente fixado, em conformidade com o art. 90, §4º, do CPC, ao fundamento de que a verba deve ser reduzida, considerando que não houve oposição ao pleito judicial (evento 69, SENT1).

O juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos, por entender que: “Da reprodução de marca anterior (inciso XIX do Artigo 124 da LPI)” – (i) embora o réu alegue utilizar a expressão “Velocidade na Terra” há longo tempo, o Brasil adota o sistema atributivo de proteção marcária, pelo qual os direitos sobre a marca decorrem do registro concedido pelo INPI, sendo este requisito indispensável à sua aquisição e, em tal contexto, o princípio da anterioridade favorece a autora, pois seus registros foram depositados antes da marca cujo cancelamento se pretende; (ii) quanto à afinidade mercadológica, ambas as marcas identificam serviços ligados à organização de competições automobilísticas, inserindo-se no mesmo segmento de mercado e caracterizando potencial concorrência entre as partes, não se aplicando, nessas circunstâncias, o princípio da especialidade; (iii) no que tange à possível colidência entre os sinais distintivos, a marca nominativa “Velocidade na Terra” possui caráter meramente descritivo, por se referir diretamente à modalidade esportiva, apresentando a marca mista da autora distintividade própria, decorrente do elemento gráfico “CBA”, utilizando o signo marcário a expressão “Velocidade na Terra” apenas de forma acessória; “Da reprodução de nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo (inciso XIII do Artigo 124 da LPI)” – (iv) nos termos do art. 124, XIII, da LPI, não é registrável nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo oficial ou oficialmente reconhecido, nem imitação apta a causar confusão, salvo autorização da entidade competente; (v) os registros das marcas "Campeonato Brasileiro de Velocidade na Terra CBA - Confederação Brasileira de Automobilismo", "Campeonato Brasileiro de Turismo Velocidade na Terra - CBA Confederação Brasileira de Automobilismo" e "Campeonato Brasileiro de Turismo VNT - CBA Confederação Brasileira de Automobilismo" estão vinculados a evento esportivo oficial reconhecido pela Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), entidade máxima do automobilismo nacional, merecendo tais registros a proteção prevista no art. 124, XIII, da LPI; (vi) embora o réu sustente que “Velocidade na Terra” não constitui modalidade esportiva autônoma, mas apenas uma forma de competição dentro do automobilismo, e que o registro de campeonatos não confere exclusividade sobre os termos que compõem sua denominação, tal alegação não procede, pois, no automobilismo, coexistem diversas modalidades, como Fórmula 1, rally, kart e Velocidade na Terra, esta última caracterizada por corridas em pistas de terra, com regulamentação e características técnicas próprias; (vii) também não prospera o argumento de que a autora busca se apropriar exclusivamente dos elementos nominativos da denominação de um campeonato esportivo, pois os exemplos citados na contestação referem-se a registros destinados a serviços distintos; “Aplicabilidade do inciso VI do art. 124 da LPI” – (viii)  a conclusão da manifestação técnica do INPI apresentada nos autos foi no sentido de que a marca carece de distintividade para identificar os serviços abrangidos pelo registro nº 920782051, por consistir em expressão de uso comum para designar modalidade de competição automobilística, incidindo, assim, a vedação prevista no art. 124, VI, da LPI; (ix) o registro abrange serviços de assessoria, consultoria e informação em atividades desportivas e culturais, bem como organização de competições esportivas e de entretenimento e, nesse contexto, a expressão “VELOCIDADE NA TERRA” remete diretamente à velocidade em pistas de terra, característica inerente a determinadas competições automobilísticas, descrevendo, assim, a natureza das atividades e eventos a que se refere, tratando-se de expressão descritiva, violando, portanto, o art. 124, VI, da LPI; (x)  a alegação de que o Juízo estaria impedido de reconhecer a nulidade apontada pelo INPI tampouco procede, pois, no processo civil brasileiro, prevalece a teoria da substanciação, segundo a qual a causa de pedir é delimitada pelos fatos que fundamentam a pretensão, e não pelos enquadramentos jurídicos propostos pelas partes, competindo, assim, ao julgador aplicar o direito aos fatos submetidos à sua apreciação, especialmente quando o INPI, na qualidade de autarquia federal, atua em defesa da legalidade; (xi) "A limitação alegada pelo réu se configura, portanto, apenas no que se refere ao 'conteúdo da lide'/objeto da pretensão deduzida, por força do princípio da demanda, da inércia da Jurisdição e do princípio da adstrição/correlação", sendo, por outro lado, admissível a adoção de fundamento jurídico diverso, desde que seja assegurada às partes oportunidade prévia de manifestação, em observância aos arts. 9º e 10 do CPC; "Abstenção de uso de marca" – (xii) reconhecida a nulidade do registro marcário, a condenação do titular à abstenção do uso da marca mista "VELOCIDADE NA TERRA" em qualquer meio é de rigor, nos termos do Tema 950 do STJ; "Da Inexistência de Exclusividade sobre Termo Descritivo e da Impossibilidade de Restrições ao Pedido de Registros" – (xiii)  os pedidos constantes das alíneas “e” e “f” da inicial devem ser rejeitado, pois a concessão de registros marcários está sujeita ao regular procedimento administrativo perante o INPI, órgão competente para examinar a distintividade do sinal e a eventual colidência com marcas preexistentes, à luz da legislação aplicável, descabendo ao Poder Judiciário impor, de forma antecipada, restrições ao exercício do direito de requerer registro de marca; (xiv) a atuação jurisdicional destina-se à solução de controvérsias concretas envolvendo lesão ou ameaça efetiva a direitos, não sendo adequada para disciplinar previamente hipóteses futuras, abstratas e meramente potenciais; "Da condenação em danos morais" – (xv)  a jurisprudência do STJ orienta que o dano moral da pessoa jurídica não é presumido, exigindo prova concreta de lesão à  imagem, reputação, bom nome ou fama da empresa ofendida perante a sociedade em geral e/ou o meio profissional em que efetivamente atua; (xvi) o prejuízo efetivo não restou demonstrado, mas, pelo contrário, a reputação da autora permaneceu preservada, tendo eventual risco sido prontamente afastado pela tutela provisória deferida poucos dias após o ajuizamento da ação; (xvii) além disso, até a concessão da liminar, o réu era titular de registro marcário regularmente concedido; (xviii) os documentos apresentados também não comprovam dano direto à autora, pois retratam comunicações do réu com terceiros, inexistindo evidência de que a demandante tenha sido notificada, constrangida ou impedida de utilizar a expressão "Campeonato Brasileiro de Velocidade na Terra", tendo continuado a exercer normalmente suas atividades, o que afasta a configuração de dano moral indenizável.

Em razões recursais (evento 76, APELACAO1), L. R. I. sustentou, em síntese, que: "DO RESPEITO AO ATO ADMINISTRATIVO PERFEITO E ACABADO" – (i) o registro da marca “Velocidade na Terra” foi regularmente concedido pelo INPI após exame técnico de mérito, sem qualquer oposição da CBA na esfera administrativa, nos termos dos arts. 158 e 212 da Lei nº 9.279/1996, tratando-se, portanto, de ato administrativo que goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, somente passível de invalidação diante de vício flagrante; (ii) ausentes elementos capazes de afastar essa presunção ou demonstrar violação à Lei da Propriedade Industrial ou aos princípios constitucionais aplicáveis, não há fundamento para a nulidade do registro, impondo-se a reforma da sentença; "DO USO ANTERIOR E LEGÍTIMO PELO APELANTE" – (iii) o Apelante comprovou o uso anterior da expressão “Velocidade na Terra” por meio de registros de domínio, redes sociais e materiais promocionais, destacando-se página no Facebook datada de 01/11/2011, não impugnada pela Recorrida; (iv) o recorrente também é titular do domínio correspondente e de outras marcas correlatas, como “Velocidade na Terra” e “Velocidade no Asfalto”, regularmente deferidas pelo INPI; (v) a prova da anterioridade de uso e da boa-fé afasta qualquer alegação de apropriação indevida do sinal, impondo a observância do princípio da anterioridade; (vi) o pedido formulado pela Recorrida deve ser rejeitado, pois inexiste demonstração de má-fé ou de ilegalidade no registro concedido pelo INPI, não havendo fundamento para a sua nulidade; "DA LEGALIDADE DO REGISTRO, MARCA FRACA/EVOCATIVA E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE" – (vii) a distintividade entre as marcas é evidente, tanto sob o aspecto visual quanto fonético, inexistindo risco de confusão para o público consumidor, ressaltando-se ainda que as marcas da Recorrida são do tipo mista, compostas por elementos nominativos e figurativos, com destaque para sua identidade visual e para a identificação da própria Confederação Brasileira de Automobilismo, não exercendo a expressão “Velocidade na Terra” função predominante no conjunto marcário; (viii) a proteção conferida às marcas mistas recai sobre o conjunto de seus elementos — o denominado conjunto marcário — e não sobre cada expressão isoladamente considerada, devendo, por essa razão, a análise de eventual colidência levar em conta a impressão global produzida pelos sinais, e não apenas a coincidência de elementos nominativos; (ix) além disso, o próprio INPI, ao conceder o registro nº 905969367 à Recorrida, fez constar expressamente apostilamento, afastando o direito ao uso exclusivo das expressões “Campeonato Brasileiro de Velocidade na Terra” e “Confederação Brasileira de Automobilismo”; (x) “Enquanto a Recorrida se trata de confederação esportiva e não empresarial, que busca através de suas marcas identificar campeonatos e competições desportivas dentro do contexto de sua atuação, o segundo se trata de pessoa física que exerce atividade privada, conduzindo negócio particular, tendo por objetivo identificar seus serviços com a marca em questão”; "DA NÃO COMPROVAÇÃO DE MODALIDADE ESPORTIVA OFICIAL" – (xi) embora a sentença tenha concluído que a expressão “Velocidade na Terra” corresponderia a uma modalidade esportiva oficial do automobilismo, tal entendimento não encontra respaldo nas provas dos autos nem nos requisitos previstos no art. 124, XIII, da Lei da Propriedade Industrial, que restringe a proteção a nomes de eventos oficiais ou oficialmente reconhecidos; (xii) a Recorrida é entidade privada e não demonstrou que a suposta modalidade possua reconhecimento oficial por autoridade pública ou apresentou regulamentos, normas ou qualquer documento apto a comprovar que “Velocidade na Terra” constitui categoria autônoma do automobilismo, ônus probatório que lhe competia; (xiii) ainda que a expressão identificasse um campeonato ou competição, isso não impediria o uso dos elementos nominativos que a compõem por terceiros, existindo precedentes administrativos do próprio INPI que caminham em sentido contrário à decisão proferida nos autos; "DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO – REFORMA DA SENTENÇA PARA FINS DE DELIMITAÇÃO DE SEUS EFEITOS – SENTENÇA ULTRA PETITA" – (xix) subsidiariamente, caso seja mantida a nulidade do registro, a sentença deve ser reformada para limitar os efeitos da obrigação de abstenção de uso, uma vez que a ação tem por objeto exclusivamente a marca nominativa nº 920782051, registrada na Classe 41; (xv) ao determinar a abstenção do uso da expressão “Velocidade na Terra” em qualquer meio, a sentença extrapola os limites da lide e alcança outros direitos do Recorrente, como marcas regularmente registradas em classes distintas, nomes de domínio e demais sinais distintivos que não integram o objeto da demanda, tratando-se de decisão ultra petita, pois impõe restrição patrimonial e comercial sem que tenha havido pedido ou discussão específica sobre tais ativos; (xvi) “O correto, caso se entenda pela nulidade do registro, seria delimitar a abstenção de uso exclusivamente à marca objeto da ação (nº 920782051, Classe 41), e apenas nos limites de sua proteção original e para as atividades abarcadas pela classe em questão, sem prejuízo do direito do Recorrente de utilizar e explorar suas demais marcas regularmente deferidas, bem como seus domínios eletrônicos e outros sinais não abrangidos pela controvérsia”.

Requereu, por fim, o provimento do Recurso de Apelação, com a reforma da sentença e a consequente redistribuição dos ônus da sucumbência.

Contrarrazões da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMOBILISMO (CBA) (evento 85, CONTRAZ1), alegando, em resumo, que: "Da Absoluta Correção da Sentença – Múltiplos e Autônomos Fundamentos para a Nulidade do Registro" – (i) a sentença deve ser mantida, pois reconheceu a nulidade do registro com base em fundamentos autônomos e suficientes (art. 124, VI e XIII, da LPI), não integralmente impugnados pelo Apelante; (ii) a alegação de inovação na causa de pedir não procede, uma vez que o magistrado apenas aplicou o direito aos fatos narrados e comprovados nos autos, em observância ao princípio jura novit curia, concluindo que a marca  "Velocidade na Terra" é a denominação de uma modalidade desportiva; (iii) a tentativa de anular a sentença por um pretenso erro de procedimento é argumento frágil para atacar o mérito; "Da Flagrante Violação ao Art. 124, VI, da LPI – A Irregistrabilidade de Expressão de Uso Comum e Caráter Descritivo – A Confissão do Próprio INPI" – (iv) a manutenção da sentença decorre da manifesta irregistrabilidade da expressão "VELOCIDADE NA TERRA", de caráter descritivo e de uso comum para os serviços da Classe 41, havendo o próprio INPI reconhecido, em sua manifestação técnica, que o sinal é irregistrável à luz do art. 124, VI, da LPI; (v) o posicionamento da autarquia afasta a alegada presunção de legitimidade do ato administrativo, que possui caráter relativo e não subsiste quando o próprio instituto admite a ilegalidade do ato administrativo praticado; (vi) o Apelante enfraquece sua tese ao sustentar que “Velocidade na Terra” é uma marca fraca e de reduzido caráter distintivo, pois tal argumento reforça justamente a conclusão de que a expressão carece de distintividade e não comporta apropriação exclusiva, nos termos do art. 124, VI, da LPI, não sendo possível sustentar, simultaneamente, "que a marca é fraca demais para gerar confusão com os registros da CBA, mas, ao mesmo tempo, forte o suficiente para merecer um registro exclusivo em seu nome, criando um monopólio sobre uma expressão de uso comum no desporto"; "Da Correta Aplicação do Art. 124, XIII, da LPI – A Proteção do Nome de Evento Desportivo Oficialmente Reconhecido" – (vii) a sentença também observou corretamente o disposto no art. 124, XIII, da LPI, ao reconhecer que “VELOCIDADE NA TERRA” corresponde à denominação de uma modalidade desportiva oficialmente reconhecida, cujos campeonatos são organizados e regulamentados pela autora; (viii) na condição de entidade nacional de administração do automobilismo, a autora é responsável por conferir caráter oficial às competições que promove, nos termos de seus regulamentos e da legislação esportiva aplicável, não procedendo a tese de que a proteção legal se restringiria a eventos organizados por órgãos públicos, uma vez que, além de se tratar de interpretação excessivamente restritiva, o Sistema Nacional do Desporto atribui, por delegação legal, também às entidades privadas de administração esportiva a função de organizar e regulamentar modalidades desportivas; "Da Violação ao Art. 124, XIX, da LPI – A Anterioridade dos Registros da Apelada e o Risco de Confusão" – (ix) a alegação do Apelante de que as marcas da autora são mistas e de que o elemento nominativo teria relevância secundária desconsidera a forma como o público identifica a competição, tendo em vista que consumidores, pilotos, patrocinadores e espectadores reconhecem o evento principalmente pela expressão “Velocidade na Terra”, e não pelo logotipo institucional da CBA, de modo que a utilização por terceiro do elemento nominativo que individualiza a competição é apta a gerar risco concreto de confusão e de associação indevida com os eventos promovidos pela autor; (x) o apostilamento realizado pelo INPI apenas afasta a exclusividade sobre o uso descritivo da expressão, não autorizando seu registro exclusivo por terceiros nem a apropriação do elemento central de marca anteriormente registrada pela autora; "Da Comprovada Má-Fé do Apelante – Fator que Impede a Coexistência de Marcas e Reforça a Necessidade de Nulidade" –(xi) o Apelante não pode ser considerado terceiro de boa-fé, pois tinha pleno conhecimento da expressão “Velocidade na Terra” e de sua utilização pela autora, inclusive por ter participado de eventos da modalidade como piloto, mas, ainda assim, buscou registrar a expressão como marca e exigir contraprestação da própria entidade responsável pela organização das competições, evidenciando propósito de apropriação indevida de ativo imaterial alheio; (xii) essa circunstância revela atuação de má-fé, incompatível com qualquer alegação de coexistência legítima de marcas, devendo ser levado em conta que a jurisprudência do STJ afasta a proteção mitigada conferida a marcas de reduzida distintividade quando demonstrada a má-fé ou risco efetivo de confusão, ocorridos no caso concreto; "DA JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA EM FAVOR DA APELADA" – "Precedentes sobre a Nulidade de Marcas Descritivas (Art. 124, VI, LPI)" – (xii) a sentença recorrida está em plena consonância com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal Regional Federal, que reiteradamente afastam a registrabilidade de sinais meramente descritivos ou de uso comum, por não possuírem distintividade suficiente para o exercício da função marcária; "Precedentes sobre Marcas "Fracas" e a Impossibilidade de Convivência em Caso de Má-Fé" – (xiv) ainda que se admitisse, apenas em tese, que a expressão “Velocidade na Terra” constitua marca fraca, tal circunstância não seria suficiente para justificar sua coexistência com o sinal anulado, uma vez que a reduzida distintividade de uma marca não autoriza seu uso exclusivo nem legitima pretensões fundadas apenas na anterioridade do registro; (xv) os precedentes que admitem a convivência de marcas de baixo poder distintivo ressalvam expressamente as hipóteses em que há risco de confusão ou atuação de má-fé; "Precedentes sobre a Relatividade da Presunção de Legitimidade dos Atos do INPI" –  (xvi) o STJ orienta que a presunção de legitimidade dos atos administrativos é apenas relativa, podendo ser afastada por elementos probatórios que demonstrem sua ilegalidade, o que viabiliza o controle jurisdicional do ato e, no caso, tais elementos foram apresentados pelo próprio INPI, que reconheceu a irregularidade do registro, esvaziando a tese sustentada pelo Apelante; "DO TOTAL DESCABIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DO APELANTE" – (xvii) o pedido subsidiário do Apelante para restringir a obrigação de abstenção de uso não merece acolhimento, pois desconsidera os efeitos jurídicos da declaração de nulidade do registro, já que, nos termos do art. 167 da LPI, a nulidade produz efeitos retroativos à data do depósito do pedido, de modo que o registro é considerado inválido desde a sua origem; (xviii) uma vez reconhecida a nulidade, conclui-se que o Apelante jamais adquiriu validamente qualquer direito sobre a marca, constituindo, portanto, a obrigação de se abster de seu uso consequência natural e necessária da invalidação do registro, não sendo possível preservar ou limitar direitos decorrentes de um ato reconhecido como nulo.

Requereu, por fim, o conhecimento e total desprovimento do recurso de apelação, com a manutenção integral da sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a qual corretamente reconheceu a nulidade do registro de marca nº 920.782.051. 

O INPI, instado, não apresentou recurso (evento 86).

O MPF devolveu os autos para regular prosseguimento, deixando de apresentar parecer, por entender inexistir interesse público que justifique a sua intervenção (evento 5, PROMOCAO1).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Documento eletrônico assinado por MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO, Desembargador Federal Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002890189v25 e do código CRC d3edbcd1.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO
Data e Hora: 18/06/2026, às 15:25:47

Apelação Cível Nº 5081773-75.2021.4.02.5101/RJ

VOTO

(Desembargador Federal MARCELLO GRANADO – Relator) Conheço do recurso interposto, uma vez que restam presentes os seus pressupostos processuais de admissibilidade.

 Conheço, ainda, da remessa necessária, que considero interposta.

 A remessa necessária somente pode ser dispensada se a sentença for líquida e certa. Sendo ilíquida a sentença proferida em desfavor da União e de suas respectivas autarquias e fundações de direito público deve ser submetida à remessa necessária, nos termos do art. 496, I, §§ 1º e 2º do novo CPC.

 Por outro lado, a Súmula nº 490 do STJ ("A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas"), editada na vigência do CPC/73, continua válida mesmo sob a égide do CPC/2015, em que pese a mitigação desse entendimento para as demandas previdenciárias, o que é objeto do Tema nº 1081 do STJ.

 Nessa mesma linha, este Eg. Tribunal Regional da 2ª Região, na sessão do Órgão Especial, realizada em 04/04/2018, aprovou o enunciado da Súmula nº 61, no sentido de que “Há remessa necessária nos casos de sentença ilíquidas e condenatórias, de obrigação de fazer ou de não fazer, nos termos do artigo 496, inciso I e parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015.”

 Nessas circunstâncias, considerando que a sentença que decreta a nulidade de ato administrativo do INPI é ilíquida, não podendo se aferir o valor da condenação ou o proveito econômico obtido em decorrência do provimento jurisdicional, nos termos do art. 496, § 3º, I do CPC, descabe dispensar o reexame necessário, como feito pelo Juízo de origem na sentença.

Trata-se de recurso de remessa necessária, considerada interposta, e apelação de L. R. I., em face da sentença (evento 69, SENT1) proferida pelo Juízo da 12ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que, nos autos da ação de nulidade de registro de marca c/c obrigação de não fazer e reparação de danos, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), para declarar a nulidade do registro marcário nº 920.782.051, relativo à marca "VELOCIDADE NA TERRA", de titularidade do ora apelante. Por consequência, fixou a obrigação do apelante de se abster do uso em qualquer meio da marca mista "VELOCIDADE NA TERRA". 

A autora alegou, na inicial (evento 1, INIC1), ser entidade máxima do desporto automobilístico nacional e que a expressão "Velocidade na Terra" designa modalidade esportiva por ela regulamentada e amplamente difundida, contando, inclusive, com registros marcários anteriores que contêm o referido elemento. Sustentou a ocorrência de violação aos arts. 124, incisos XIII, XIX e XXIII, da Lei nº 9.279/96.

Em sua contestação (evento 24, CONT1), o réu, ora apelante, arguiu preliminares de incompetência da Justiça Federal para o pedido de dano moral e de ausência de interesse de agir quanto a pedidos de desistência de outros registros. No mérito, defendeu a regularidade do registro, a distinção entre as marcas em conflito e o seu uso anterior e de boa-fé. O INPI, em sua manifestação (evento 28, CONT1 e evento 28, OFIC2), reconheceu a procedência do pedido autoral, por entender que o registro ofende o disposto no artigo 124, inciso VI, da LPI.

A sentença de primeiro grau (evento 54, SENT1 e evento 69, SENT1) reconheceu a nulidade do registro, considerando o sinal carente de distintividade, por descrever modalidade de competição esportiva. Determinou a abstenção do uso da marca pelo apelante, sob pena de multa diária, e indeferiu o pleito de danos morais.

Em suas razões recursais (evento 76, APELACAO1), o apelante sustentou que o registro da marca “Velocidade na Terra” foi regularmente concedido pelo INPI após exame técnico de mérito, gozando de presunção de legalidade, inexistindo fundamento para sua nulidade. Afirmou ter comprovado o uso anterior e de boa-fé da expressão, por meio de registros de domínio, redes sociais e outras marcas correlatas regularmente deferidas, afastando qualquer alegação de apropriação indevida do sinal. Defendeu a inexistência de risco de confusão entre as marcas, destacando que os registros da recorrida são marcas mistas, cuja proteção recai sobre o conjunto marcário, bem como a aplicação do princípio da especialidade em razão da distinta atuação das partes. Sustentou, ainda, que não foi demonstrado que “Velocidade na Terra” constitua modalidade esportiva oficial ou oficialmente reconhecida, nos termos do art. 124, XIII, da LPI, e que a expressão não pode ser apropriada com exclusividade. Subsidiariamente, requereu a limitação dos efeitos da eventual nulidade ao registro discutido nos autos, sob pena de configuração de decisão ultra petita ao atingir outras marcas, domínios e sinais distintivos de sua titularidade.

Em contrarrazões (evento 85, CONTRAZ1), a Apelada defendeu que a sentença deve ser integralmente mantida, por reconhecer a nulidade do registro com fundamento nos arts. 124, VI, XIII e XIX da LPI. Argumentou que a expressão “Velocidade na Terra” é descritiva, de uso comum e corresponde a modalidade desportiva oficialmente reconhecida, sendo irregistrável. Sustentou que a anterioridade de seus registros e o uso consolidado da expressão geram risco de confusão, não afastado pelo fato de suas marcas serem mistas. Afirmou, ainda, que o Apelante agiu de má-fé ao registrar sinal que já conhecia e utilizava em competições promovidas pela autora. Invocou precedentes do STJ e do TRF2 sobre marcas descritivas, marcas fracas, má-fé e a relatividade da presunção de legitimidade dos atos do INPI. Por fim, aduziu não caber a limitação dos efeitos da nulidade, uma vez que a declaração de nulidade produz efeitos retroativos à data do depósito do pedido de registro.

O INPI, instado, não apresentou apelação.

As marcas das partes litigantes são as seguintes:

Registros do réu/apelante (L. R. I.)

Registros da autora/apelada (CONFEDERACAO BRASILEIRA DE AUTOMOBILISMO)

A sentença deve ser parcialmente mantida.

A controvérsia central reside em verificar se o registro marcário nominativo "VELOCIDADE NA TERRA", nº 920.782.051, concedido ao apelante na Classe 41, padece de nulidade e se, em decorrência disso, deve ser imposta a obrigação de abstenção de seu uso.

Inicialmente, em relação à alegação do apelante quanto ao respeito a ato administrativo perfeito e acabado que resultou na concessão do registro da sua marca, a própria autarquia reconheceu, na contestação (evento 28, OFIC2), que a concessão da marca encontra óbice no art. 124, VI, da LPI.

Com efeito, o INPI esclareceu que, à época do exame do pedido de registro de marca do Réu, o examinador não tinha o conhecimento sobre a modalidade desportiva chamada velocidade na terra, inserida em um ramo específico do automobilismo. Por essa razão, na nova análise técnica, a autarquia se manifestou no sentido de que o sinal marcário “VELOCIDADE NA TERRA” carece de distintividade para assinalar os serviços especificados no registro nº 920782051, por se tratar de expressão de uso comum para identificar modalidade de competição automobilística. Desse modo, resta afastada a alegada presunção de legalidade do ato administrativo anterior.

Quanto ao uso anterior alegado pelo apelante, o sistema jurídico brasileiro de propriedade industrial é baseado no princípio da atributividade, ou seja, o direito ao uso exclusivo de uma marca decorre da concessão do registro pelo INPI, conforme art. 129 da LPI. O uso anterior, embora possa ter relevância em situações específicas de proteção, não confere ao usuário de fato direito superior ao detentor do registro, especialmente quando o registro posterior revela-se nulo por afronta a vedações legais expressas, como no presente caso.

Da reprodução de marca anterior (inciso XIX do Artigo 124 da LPI)

Primeiramente, não há afronta ao art. 124, XIX, da LPI, que estatui ser irregistrável como marca a “reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos”.

Da leitura do dispositivo, são pressupostos para a aplicação da norma a: (i) existência de registro marcário anterior, de titularidade diversa; (ii) afinidade, similaridade ou identidade de produtos ou serviços assinalados; (iii) imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia já registrada; e (iv) suscetibilidade de confusão ou associação indevida entre os sinais.

Quanto à existência de registro marcário anterior, o sistema de marcas é regido por diversos princípios, entre os quais se destaca o da anterioridade. De acordo com esse princípio, a prioridade para obtenção do registro é assegurada àquele que primeiro protocola o pedido.

Na hipótese, o princípio da anterioridade favorece os registros da parte autora, uma vez que seus pedidos de registro foram depositados em datas anteriores àquela da marca cuja nulidade se pretende obter. 

Quanto à afinidade mercadológica, observa-se que as especificações das marcas revelam a atuação de ambas no mesmo segmento econômico, voltado à organização de competições esportivas de automobilismo. Desse modo, é inequívoco que as respectivas titulares exploram atividades coincidentes, encontrando-se em situação de concorrência potencial. Reconhecida a identidade do mercado de atuação e a concorrência entre os serviços assinalados, afasta-se a aplicação do princípio da especialidade, por não se tratar de segmentos distintos ou suficientemente apartados.

Relativamente ao mérito da colidência marcária, a análise o art. 124, inciso XIX, da Lei nº 9.279/1996 (LPI) proíbe o registro de marca que constitua reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca alheia já registrada, para distinguir serviços idênticos, semelhantes ou afins, sempre que tal semelhança possa causar confusão ou associação indevida na mente do consumidor.

Segundo o Manual de Marcas do INPI, a verificação de colidência entre sinais envolve a análise conjunta dos aspectos gráfico, fonético e ideológico, a fim de identificar eventual risco de confusão ou associação indevida. De modo geral, essa análise considera a impressão global dos sinais em confronto, e não apenas seus elementos isolados, levando em conta simultaneamente todas as suas características.

Na análise de colidência marcária, o julgador, ao confrontar os sinais marcários, deve observar a "impressão de conjunto" formada pelos elementos nominativos e figurativos, e não apenas elementos isolados. Na hipótese, os sinais são os seguintes:

Observa-se que, embora compartilhem a expressão "Velocidade na Terra", os conjuntos marcários são distintos. A marca da apelada possui uma estrutura visual e nominativa diferenciada, que lhe confere uma identidade visual própria e individualizável.

O núcleo distintivo da marca da autora reside na sigla "CBA", elemento que se destaca e atrai a atenção do público consumidor, e vem acrescida das expressões “Confederação Brasileira de Automobilismo” e “Campeonato brasileiro de velocidade na terra” que possuem caráter secundário e meramente complementar no conjunto marcário, o que afasta a colidência dos signos.

A ausência de colidência marcária é suficiente para afastar a aplicabilidade do inciso XIX, do art. 124, da LPI.

Da reprodução de nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo (inciso XIII do Artigo 124 da LPI)

Além disso, a legislação protege nomes de eventos esportivos oficialmente reconhecidos. Nesse sentido, leia-se:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

[...]

XIII - nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento;

As marcas "Campeonato Brasileiro de Velocidade na Terra CBA - Confederação Brasileira de Automobilismo" (905.969.367), "Campeonato Brasileiro de Turismo Velocidade na Terra - CBA Confederação Brasileira de Automobilismo" (918.860.067) e "Campeonato Brasileiro de Turismo VNT - CBA Confederação Brasileira de Automobilismo" (918.859.867) estão relacionadas a um evento oficial esportivo reconhecido pela CBA, que é autoridade máxima do automobilismo no Brasil, responsável por regulamentar e supervisionar as competições automobilísticas no país, incluindo a modalidade de Velocidade na Terra.

No caso do automobilismo, há diversas modalidades e entre elas a Velocidade na Terra. Nesse sentido, CÓDIGO DESPORTIVO DO AUTOMOBILISMO CDA 2026 Consolidado – Com Adendos 001, 002 e 003/20261 dispõe que:

CAPÍTULO IV – DAS MODALIDADES E DAS CATEGORIAS DESPORTIVAS

[...]

SEÇÃO II – DA VELOCIDADE NA TERRA

Art. 11 – São provas disputadas com veículos monopostos, bi postos ou com maior capacidade, realizadas em circuitos fechados, permanentes ou não, em piso não pavimentado, competindo ao mesmo tempo num mesmo percurso, nas quais a velocidade ou a distância percorrida em um tempo cronometrado é o fator determinante para apuração do seu resultado.

"Velocidade na Terra', portanto, é uma modalidade específica do automobilismo, ao contrário do alegado pelo apelante, que consiste em corridas realizadas em pistas de terra, com veículos adaptados para o terreno. Essa modalidade envolve desafios próprios, como o controle em terrenos de baixa aderência e a resistência dos carros em condições adversas. Em pesquisa na internet2, é possível verificar diversas competições nessa modalidade esportiva, que possui características técnicas e regulamentação própria.

Noutro ponto, convém destacar que, na qualidade de entidade nacional responsável pela administração do automobilismo, a autora detém a competência para atribuir caráter oficial às competições que organiza, em conformidade com seus regulamentos internos e com a legislação desportiva vigente. Não merece acolhimento, portanto, a alegação recursal de que a proteção legal em questão estaria restrita a eventos promovidos por órgãos públicos.

Além de representar interpretação excessivamente restritiva da norma, tal entendimento desconsidera que o Sistema Nacional do Desporto confere às entidades privadas de administração esportiva, por expressa delegação legal, a atribuição de organizar, regulamentar e supervisionar as respectivas modalidades desportivas. Os eventos oficialmente reconhecidos por essas entidades, portanto, se inserem também no âmbito de proteção previsto na legislação aplicável.

Assim, considerando que o artigo 124, inciso XIII, da LPI veda o registro de nomes de eventos esportivos oficiais sem a autorização da autoridade competente, não é cabível o registro nominativo isolado feito pelo apelante  com o nome da modalidade, sob pena de risco evidente de confusão no público consumidor e no meio profissional.

Da ausência de distintividade do sinal objeto da ação – aplicação do Artigo 124, inciso VI da LPI

Sobre a validade do registro marcário, é necessário analisar se o sinal escolhido pelo apelante possui a capacidade de distinguir seus serviços daqueles oferecidos por outros competidores. O princípio da distintividade orienta que uma marca não pode ser composta apenas por termos que descrevam diretamente o produto ou serviço, ou que sejam de uso comum no mercado. Caso contrário, o registro concederia um monopólio injusto sobre palavras indispensáveis para que outros profissionais atuem no mesmo ramo.

O artigo 124, inciso VI, da Lei de Propriedade Industrial proíbe o registro de sinais de caráter genérico ou comum que tenham relação com o serviço a distinguir, in verbis:

“Art. 124. Não são registráveis como marca:

[...]

VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva”;

O comando legal em questão veda a apropriação exclusiva, por meio de registro marcário, de expressões que possuam caráter descritivo, genérico ou de uso comum para identificar o produto, o serviço ou atributos a eles relacionados.

Nesse contexto, a expressão "Velocidade na Terra" enquadra-se exatamente nessa hipótese em relação a diversos dos serviços especificados no registro do réu, uma vez que é comumente utilizada para designar a modalidade esportiva a que tais serviços se vinculam. Exemplificativamente, destacam-se os seguintes serviços:

"Apresentação de espetáculos ao vivo; Assessoria, consultoria e informação em atividades desportivas e culturais; Cronometragem de eventos desportivos; Organização de competições [educação ou entretenimento]; Organização de competições desportivas; Organização de espetáculos [shows] [serviços de empresário]; Serviços de acampamentos desportivos; Serviços de clubes [lazer ou educação]; Serviços de entretenimento."

A expressão "VELOCIDADE NA TERRA" faz referência direta e imediata a uma modalidade específica de competição automobilística. Para serviços de organização de competições desportivas; assessoria, consultoria e informação esportiva e cronometragem, essa expressão descreve exatamente a natureza da atividade desenvolvida.

Considerando que o artigo 124, inciso VI, da Lei de Propriedade Industrial proíbe o registro de sinais de caráter genérico ou comum que tenham relação com o serviço a distinguir, o apelante, ao registrar um termo que é, em essência, o nome da própria atividade desportiva, violou essa regra de irregistrabilidade.

Desse modo, o registro contraria o previsto no artigo 124, inciso VI e XIII, da LPI e, por conseguinte, deve ser invalidado.

Da abstenção do uso da marca

Assiste razão ao apelante no que diz respeito à extensão da obrigação de não fazer imposta na sentença.

Nos termos do entendimento firmado pelo E. STJ, no julgamento do Tema n. 950:

"As questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal, e outras demandas afins, por não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal. No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória."

Declarada a nulidade da marca em questão, mostra-se necessária, como efeito decorrente dessa decisão, a condenação do segundo réu litisconsorte à obrigação de se abster de utilizar a marca mista "VELOCIDADE NA TERRA" em quaisquer meios, suportes ou formas de divulgação.

A sentença decretou especificamente a nulidade registro de marca nº 920.782.051, inserido na Classe 41 (serviços de educação, entretenimento e esporte), mas o apelante possui mais três registros para a mesma marca "Velocidade na Terra" que se encontram em vigor. Nesse sentido, o recorrente é titular dos registros nº 923906223, 929884990 e 930058339, para as classes NCL(11) e NCL(12), que dizem respeito, respectivamente, a "Vestuário, calçados e chapelaria", "Tecidos e substitutos de tecidos; artigos de cama, mesa e banho; cortinas plásticas ou de tecido" e "Propaganda; gestão de negócios; administração de negócios; funções de escritório".

Com efeito, o direito de propriedade industrial é regido pelo princípio da especialidade, segundo o qual a proteção da marca se limita, em regra, ao gênero de atividade para o qual foi registrada. Impedir o apelante de usar a expressão em classes de produtos ou serviços que não foram objeto de análise,  em qualquer meio, inclusive em domínios de internet, de forma ampla configura julgamento além do pedido (ultra petita).

A abstenção de uso deve, portanto, ficar restrita à marca anulanda e aos serviços correlatos da Classe NCL(11) 41, preservando-se outros eventuais ativos do apelante que não foram alvo de impugnação específica nesta demanda.

A sentença de primeiro grau merece, portanto, ser parcialmente reformada, apenas para delimitar o alcance da abstenção de uso da marca.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO à remessa necessária e dar parcial provimento à apelação para delimitar a obrigação de abstenção do uso da expressão "VELOCIDADE NA TERRA" à marca objeto de anulação (registro nº 920782051, Classe 41) e aos serviços a ela vinculados, afastando a proibição genérica de uso em outros meios ou registros não discutidos nestes autos.

Documento eletrônico assinado por MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO, Desembargador Federal Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002894109v40 e do código CRC 4bd6267c.

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Data e Hora: 18/06/2026, às 15:25:49

Apelação Cível Nº 5081773-75.2021.4.02.5101/RJ

VOTO DIVERGENTE

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária, considerada interposta, e de apelação cível de L. R. I. em face da sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ (evento 54, SENT1), em 18/04/2025, integrada pela decisão proferida nos embargos de declaração, em 28/07/2025 (evento 69, SENT1).

A sentença julgou, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, (i) procedente o pedido de desconstituição do ato administrativo do INPI que deferiu o registro nº 920.782.051, da marca “VELOCIDADE NA TERRA” e, em consequência, determinou a abstenção de uso do signo marcário pelo segundo réu; e (ii) improcedentes o pedido de compensação por danos morais e “os pedidos relacionados à desistência de outros registros de marca idêntica, semelhante ou que imite a marca ‘Velocidade na Terra’ de propriedade da autora, bem como de determinação à autarquia ré que não proceda ao registro de qualquer pedido de registro marcário do segundo réu que imite a referida marca”.

Diante da sucumbência recíproca e com fundamento nos arts. 82 e 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, o Juízo condenou o autor, o INPI e o segundo réu (L. R. I.) ao pagamento, pro rata, das despesas processuais.

Quanto aos honorários advocatícios, condenou: (i) “o autor a pagar ao INPI o montante equivalente a 5% (cinco por cento) de R$ 36.100,00, valor este que deve ser atualizado desde 30/07/2021 (correspondente ao valor da causa - evento 6 - reduzido do valor a título de danos morais)”; (ii) “o autor, a pagar ao segundo réu o valor equivalente a 10% do montante pretendido a título de danos morais (R$ 30.000,00)”; (iii) “o INPI a pagar em favor do autor o montante equivalente a 5% (cinco por cento) de R$ 36.100,00, valor este que deve ser atualizado desde 30/07/2021 (correspondente ao valor da causa - evento 6 - reduzido do valor a título de danos morais)”; e (iv) “o segundo réu a pagar em favor do autor o montante equivalente a 5% (cinco por cento) de R$ 36.100,00, valor este que deve ser atualizado desde 30/07/2021 (correspondente ao valor da causa - evento 6 - reduzido do valor a título de danos morais)”.

Os embargos de declaração opostos pelo INPI (evento 58, EMBDECL1) foram parcialmente acolhidos para, integrando a sentença, reduzir pela metade os honorários advocatícios originalmente fixados, com fundamento no art. 90, § 4º, do CPC, ao entendimento de que a verba deveria ser reduzida em razão da ausência de oposição da autarquia ao pleito judicial (evento 69, SENT1).

A sentença afastou as hipóteses dos incisos XIX e XIII do art. 124 da LPI e, acolhendo o entendimento técnico do INPI, concluiu que a expressão “VELOCIDADE NA TERRA” carece de distintividade e possui caráter descritivo, enquadrando-se na hipótese do art. 124, VI, da LPI. Em consequência, determinou a abstenção do uso da marca pelo réu, mas afastou a indenização por danos morais, por ausência de comprovação de efetivo prejuízo à imagem ou à reputação da CBA.

Vota o e. relator no sentido de negar provimento à remessa necessária e dar parcial provimento à apelação, para delimitar a obrigação de abstenção do uso da expressão “VELOCIDADE NA TERRA” à marca objeto de anulação (registro nº 920.782.051, Classe 41) e aos serviços a ela vinculados, afastando a proibição genérica de uso em outros meios ou registros não discutidos nestes autos.

Divirjo parcialmente do e. relator.

Inicialmente, acompanho o e. relator quanto ao fundamento da nulidade do registro da apelante, com fulcro no art. 124, VI, da LPI, em razão da natureza descritiva do sinal, tal como reconhecido pelo INPI, bem como quanto à delimitação da extensão da obrigação de abstenção de uso, para que corresponda ao objeto efetivamente discutido na presente demanda.

O primeiro ponto de divergência diz respeito à incompetência da Justiça Federal para o processamento e julgamento do pedido de indenização por danos morais, formulado exclusivamente em face do segundo réu, ora apelante.

Nas ações ajuizadas com o objetivo de invalidar registro de marca, a jurisprudência tem se orientado no sentido de que compete à Justiça Federal, em razão da presença do INPI no polo passivo, apreciar os pedidos relacionados à invalidação do registro e à abstenção de uso da marca tida por inválida.

Diversamente, os pedidos de natureza indenizatória formulados em face de particulares, inclusive aqueles relativos à reparação por danos materiais ou morais decorrentes do uso indevido do signo marcário, submetem-se à competência da Justiça Estadual, conforme orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema nº 950, Segunda Seção, REsp nº 1.527.232, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 05/02/2018).

Nesse sentido, colaciono precedente de minha relatoria: TRF2, AC nº 5126455-47.2023.4.02.5101, 2ª Turma Especializada, Rel. Des. Fed. FLAVIO OLIVEIRA LUCAS, julgado em 14/07/2026.

Assim, por se tratar de pretensão indenizatória deduzida exclusivamente em face de particular, impõe-se o reconhecimento da incompetência da Justiça Federal para o seu processamento e julgamento, com a consequente extinção do pedido de danos morais, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

O segundo ponto de divergência refere-se à inaplicabilidade, na hipótese, da redução dos honorários prevista no § 4º do art. 90 do CPC.

Dispõe o referido dispositivo:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela (...)

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.”

Já tive oportunidade de apreciar a matéria em outros processos (5116859-10.2021.4.02.5101, 5007886-58.2021.4.02.5101 e 5093468-89.2022.4.02.5101), tendo me posicionado no sentido de afastar a aplicação do redutor legal quando o INPI não comprova o cumprimento integral da prestação reconhecida.

Com efeito, a incidência do § 4º do art. 90 do CPC não decorre do simples reconhecimento da procedência do pedido, exigindo-se, cumulativamente, o cumprimento integral da prestação reconhecida.

No caso, embora tenha havido concordância da autarquia com a pretensão deduzida na inicial, não se verifica a comprovação do cumprimento integral e espontâneo da prestação reconhecida, circunstância indispensável à incidência da redução prevista no dispositivo legal.

Todavia, no presente caso, não é possível afastar concretamente o redutor para majorar a condenação imposta ao INPI, uma vez que tal providência implicaria agravamento da situação jurídica da autarquia, vedado pela proibição da reformatio in pejus em sede de remessa necessária.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a remessa necessária não pode resultar em agravamento da condenação imposta à Fazenda Pública, conforme os precedentes REsp nº 272.400, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 19/12/2005; AgRg no REsp nº 1.157.972, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 19/08/2014; AgInt no REsp nº 1.946.408/MS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 28/03/2022; e EDcl no REsp nº 1.944.538, Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 10/12/2024.

No mesmo sentido, precedentes desta E. Segunda Turma Especializada: Remessa Necessária nº 5116859-10.2021.4.02.5101, julgada em 01/07/2024; Remessa Necessária e Apelação Cível nº 5052824-07.2022.4.02.5101/RJ, julgada em 11/02/2025; e Remessa Necessária e Apelação Cível nº 5023372-88.2018.4.02.5101, julgada em 06/11/2023.

Diante do exposto, voto no sentido de divergir parcialmente do e. relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO à remessa necessária, a fim de: (i) reconhecer a incompetência da Justiça Federal para o processamento e julgamento do pedido de indenização por danos morais, formulado exclusivamente em face do segundo réu, extinguindo-o sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC; e (ii) reconhecer a inaplicabilidade, ao caso, do art. 90, § 4º, do CPC, sem, contudo, promover o agravamento da condenação imposta ao INPI, em observância à vedação da reformatio in pejus, nos termos da Súmula 45 do STJ.

Documento eletrônico assinado por FLAVIO OLIVEIRA LUCAS, Desembargador Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002998303v2 e do código CRC 666a9914.

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Apelação Cível Nº 5081773-75.2021.4.02.5101/RJ

EMENTA

DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. EXPRESSÃO DESIGNATIVA DE MODALIDADE ESPORTIVA. AUSÊNCIA DE DISTINTIVIDADE. NOME DE EVENTO ESPORTIVO OFICIALMENTE RECONHECIDO. ART. 124, VI E XIII, DA LPI. ABSTENÇÃO DE USO. LIMITAÇÃO AOS SERVIÇOS DA CLASSE 41. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela parte ré contra sentença que, em ação de nulidade de registro de marca cumulada com obrigação de não fazer e reparação de danos, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) apenas para declarar a nulidade do registro da marca nominativa “VELOCIDADE NA TERRA”, na Classe 41, e determinar a abstenção de seu uso, indeferindo os demais pedidos, entre eles o de indenização por danos morais. A autora sustentou que a expressão “VELOCIDADE NA TERRA” identifica modalidade esportiva oficialmente regulamentada pela CBA e integra registros marcários anteriores de sua titularidade. O réu defendeu a validade do registro, o uso anterior de boa-fé e a inexistência de risco de confusão. O INPI manifestou-se pela procedência do pedido, reconhecendo a incidência do art. 124, VI, da Lei nº 9.279/1996.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o registro da marca nominativa “VELOCIDADE NA TERRA”, concedido ao apelante para serviços da Classe 41, é nulo por violação às hipóteses de irregistrabilidade previstas no art. 124 da Lei de Propriedade Industrial; e (ii) estabelecer se a obrigação de abstenção de uso da marca pode alcançar registros e atividades não abrangidos pela demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remessa necessária é cabível porque a sentença que declara a nulidade de ato administrativo do INPI possui natureza ilíquida, impossibilitando a aferição prévia do proveito econômico obtido com a demanda.

4. O reconhecimento, pelo próprio INPI, de que a expressão “VELOCIDADE NA TERRA” designa modalidade específica do automobilismo afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo que concedeu o registro marcário.

5. A colidência marcária apta a atrair a incidência do art. 124, XIX, da LPI não resta configurada, uma vez que os sinais confrontados apresentam impressão global distinta, sendo o elemento “CBA” o núcleo distintivo predominante das marcas da autora.

6. A expressão “VELOCIDADE NA TERRA” identifica modalidade esportiva oficialmente regulamentada pela Confederação Brasileira de Automobilismo, entidade responsável pela administração nacional da modalidade, inserindo-se os nomes de eventos esportivos oficiais ou oficialmente reconhecidos na vedação de registro prevista no art. 124, XIII, da LPI.

7. O art. 124, VI, da LPI impede a apropriação exclusiva de termo genérico ou descritivo diretamente relacionado aos serviços assinalados, sob pena de concessão indevida de monopólio sobre expressão necessária ao exercício da atividade econômica. Considerando que a expressão "VELOCIDADE NA TERRA" faz referência direta e imediata a uma modalidade específica de competição automobilística, para serviços de organização de competições desportivas; assessoria, consultoria e informação esportiva e cronometragem, essa expressão descreve exatamente a natureza da atividade desenvolvida.

8. Declarada a nulidade do registro marcário, é legítima a imposição de obrigação de não fazer consistente na abstenção de uso da marca anulada.

9. A extensão da obrigação de abstenção deve observar  os limites objetivos da demanda, não podendo alcançar outros registros do apelante ou classes de produtos e serviços não submetidos à apreciação judicial.

10. A proibição genérica de uso da expressão “VELOCIDADE NA TERRA” em quaisquer meios ou registros não discutidos nos autos configura julgamento ultra petita e deve ser restringida ao registro anulado e aos serviços da Classe 41 a ele vinculados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Remessa necessária desprovida e recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A expressão que designa modalidade esportiva oficialmente reconhecida não pode ser apropriada por registro marcário nominativo sem autorização da entidade competente, nos termos do art. 124, XIII, da LPI.

2. Sinal marcário que corresponde ao nome de modalidade esportiva e descreve diretamente os serviços oferecidos carece de distintividade e incorre na vedação do art. 124, VI, da LPI.

3. A ausência de colidência marcária afasta a incidência do art. 124, XIX, da LPI, ainda que exista elemento nominativo comum entre os sinais confrontados.

4. A obrigação de abstenção decorrente da nulidade de registro de marca deve limitar-se ao registro invalidado e aos serviços a ele relacionados, em observância aos limites da lide.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 496, I, §§ 1º, 2º e 3º, I; Lei nº 9.279/1996 (LPI), art. 124, VI, XIII e XIX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 490; STJ, Tema Repetitivo nº 950; STJ, Tema nº 1081; TRF da 2ª Região, Súmula nº 61.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação para delimitar a obrigação de abstenção do uso da expressão "VELOCIDADE NA TERRA" à marca objeto de anulação (registro nº 920782051, Classe 41) e aos serviços a ela vinculados, afastando a proibição genérica de uso em outros meios ou registros não discutidos nestes autos, e, por maioria, vencido o Desembargador Federal Flavio Oliveira Lucas, NEGAR PROVIMENTO à remessa necessária, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 14 de agosto de 2026.

Documento eletrônico assinado por MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO, Desembargador Federal Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002899786v7 e do código CRC 061366cf.

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Data e Hora: 14/08/2026, às 19:23:05

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO NOVA SESSÃO VIRTUAL DE 05/08/2026 A 14/08/2026

Apelação Cível Nº 5081773-75.2021.4.02.5101/RJ

RELATOR: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

PRESIDENTE: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

PROCURADOR(A): JOAO AKIRA OMOTO

RELATOR DO ACÓRDÃO: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

Votante: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

Votante: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

Votante: Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTAS

FLAVIA JANOT DE MATTOS BURKE

Secretária