Apelação Cível Nº 5068862-89.2025.4.02.5101/RJ
RELATOR: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO
RELATÓRIO
(Desembargador Federal MARCELLO GRANADO – Relator) Trata-se de apelação interposta pela parte autora – SCHUEDA PÃES CONGELADOS LTDA - em face da sentença do Juízo da 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro, datada de 18/12/2025, que julgou improcedente o pedido inicial – anulação do ato decisório administrativo que indeferiu o pedido de caducidade do registro nº 901756717 -, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, condenando a apelante em custas e honorários advocatícios, pro rata, de 10% sobre o valor atualizado da causa - art. 85, § 2º, do CPC/2015 (evento44 – sent1).
O Juízo de origem julgou o pedido inicial improcedente pelos seguintes fundamentos: (i) restou comprovado por meio do conjunto probatório apresentado em sede administrativa o uso efetivo da marca pela sociedade ré; (ii) a apresentação de um número significante de notas fiscais da venda dos produtos relacionados no registro da marca caducanda combinada com número de postagens em redes sociais realizadas no mesmo período, demonstrando o uso da marca caducanda em sua forma original, comprovam que não foi interrompido o uso por mais de cinco anos; (iii) basta a declaração do depositante, para a satisfação da prescrição do § 1º do art. 128 da LPI, não sendo necessário um exame detalhado de documentos para verificação de tal condição; (iiii) o processo administrativo foi instruído de forma simples e suficiente pelo depositante, inexistindo nele qualquer documento adicional ou elemento peculiar que pudesse ensejar dúvidas sobre a identidade do requerente e a veracidade da declaração; (iiiii) cotejando-se as atividades do CNPJ da empresa ré com a especificação da marca em análise, considera-se existente a correlação entre ambos, vislumbrando-se, portanto, compatibilidade entre a atividade exercida e a classe para a qual reivindicou o registro de sua marca; (iiiiii) a parte autora não logrou comprovar a existência de qualquer vício formal ou equívoco na análise administrativa do pedido de caducidade.
Os embargos de declaração opostos pela parte apelante foram rejeitados (eventos 52 e 54).
Em razões recursais (evento62 – apelacao1), alega-se: (i) a empresa ré não tem como comprovar o uso efetivo e lícito da marca registrada sob o nº 901756717 pois, antes de alterar seu contrato social em 29/03/2023, dedicava-se a outro ramo de atividade; (ii) não há na manifestação da empresa ré junto ao INPI ou na contestação sequer uma nota fiscal válida e hábil a comprovar o uso da marca “SCHUEDA”, tampouco provas de uso válidas e eficazes da aplicação da marca “SCHUEDA” a qualquer produto da classe 30; (iii) a empresa ré não comprovou a existência de um grupo econômico, considerando como tal a configuração de união baseada em interesses e objetivos compartilhados, não apenas na identidade de sócios, além de atuação coordenada, interesses integrados e atuação conjunta; (iiii) ao vislumbrar que o produto assinalado pela marca “SCHUEDA” refere-se a produtos e serviços ligados a panificação, conclusão outra não se extrai que não a prioridade do registro marcário à parte apelante ; (iiiii) a manutenção das decisões que indeferiram os pedidos de caducidade interpostos contra os registros supra citados contraria os art. 170, II e III, da CF/1988, pois nega efetivamente a estabilidade da ordem econômica pela função social da propriedade; (iiiiii) no período efetivamente sob investigação – 06/02/2018 a 06/02/2023 - a empresa ré apresentou não mais do que 40 documentos, revelando-se insuficientes para a comprovação as 28 notas ficais em dois anos, levando em conta as peculiaridades do segmento de mercado do produto (artigos de panificação). Ao final, requer-se o provimento do recurso, com a consequente procedência da pretensão autoral. Juntou-se guia de custas.
Em contrarrazões (evento74 - contraz1), o INPI argumenta, em síntese, que “a apelação interposta não traz novos argumentos, além daqueles já deduzidos, capazes, por si sós, de proporcionar a reforma da sentença”.
A seu turno, a empresa ré – SCHUEDA E FILHO LTDA - apresentou contrarrazões (evento75 – contrazap1), onde sustenta que: (i) restou comprovado que a Padaria Schueda é sinônimo de tradição, que se trata de um estabelecimento tradicional familiar, fundado pelo avô José André Schueda Sobrinho, posteriormente assumido pelo pai Cesar Boaventura Schueda, e desde 1995 segue sob a direção do filho Julio Cesar Schueda, Sócio-Administrador da empresa SCHUEDA E FILHO LTDA (contrato social em anexo), titular da marca SCHUEDA, processo 901756717, objeto da presente ação; (ii) a apelada demonstrou que desde outubro de 2017 divulga os produtos de sua padaria no Instagram e facebook; (iii) a apelada esclareceu que as provas apresentadas, assim como as juntadas na Manifestação à Caducidade e ao Cumprimento de Exigência (petições em anexo), constituem apenas exemplos representativos do uso efetivo e contínuo da marca, uma vez que seria inviável anexar a totalidade dos materiais comprobatórios, devido a quantidade excessiva de arquivos, porém, outras evidências estão disponíveis na redes sociais oficiais da empresa (Instagram e Facebook), onde constam registros fotográficos e publicações que evidenciam a divulgação dos produtos e uso da marca ao longo dos anos; (iiii) a apelada demonstrou que a empresa SCHUEDA & FILHO LTDA e COMERCIAL SCHUEDA LTDA são empresas integrantes do mesmo grupo econômico; (iiiii) o vínculo entre a empresa SCHUEDA & FILHO LTDA e a empresa COMERCIAL SCHUEDA LTDA restou demonstrado por meio do contrato social, comprovando assim a identidade do sócio Julio Cesar Schueda e o controle comum das empresas.
O MPF devolveu os autos sem manifestação sobre o mérito (evento4).
É o relatório. Peço dia para julgamento.
VOTO
(Desembargador Federal MARCELLO GRANADO- Relator) Conheço da apelação porque presentes os seus pressupostos de admissibilidade.
O STJ fixou a seguinte tese repetitiva para o Tema 1306: A técnica da fundamentação por referência (per relationem) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior (documentos e/ou pareceres) como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas (REsp nº 2.148.059/MA, rel. min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/08/2025).
A seu turno, o STF no sentido de que “a exigência de que o magistrado acrescente seus próprios fundamentos ou declare expressamente adotar como seus os fundamentos da autoridade policial não constitui requisitos absoluto para a validade da fundamentação per relationem” (Agravo Regimental em RE nº 1.526.891, rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe de 16/12/2025), raciocínio aplicável, mutatis mutandis, à espécie.
Nesses termos, mantenho a sentença por seus fundamentos, ipsis litteris:
“Insurge-se a Autora contra o ato administrativo que denegou o pedido de caducidade do registro n.º 901.756.717, referente à marca nominativa SCHUEDA, depositado em 30/06/2009 e concedido em 15/05/2012, na Classe 30, para assinalar “Bolachas; Salgadinho, exceto croquete; Pãezinhos; Confeitos; Biscoitos; Doces [confeitos]; Biscoitos amanteigados; Pão; Tortas; Bolos; Biscoitos de água e sal; Tortas [doces e salgadas]”.
Em suma, alega que as provas apresentadas na via administrativa pela sociedade Ré não seriam suficientes para comprovação do uso efeitvo da marca SCHUEDA.
Pedido de nulidade do ato administrativo que negou o pedido de caducidade do registro nº 901.756.717.
O instituto da caducidade consiste em uma das formas de extinção do registro de uma marca, objetivando impedir que registros sejam mantidos em pleno vigor, embora sem uso efetivo.
Como é sabido, aos direitos de propriedade e de exclusividade de uso sobre uma marca, atribuídos pelo registro no órgão marcário, corresponde um dever legal de uso da mesma, decorrente da função social da propriedade, estabelecida na Constituição Federal.
Registre-se que a extinção de registro de marca por desuso tem um procedimento específico, denominado de caducidade, previsto na legislação de propriedade industrial nos Arts. 142 a 146, os quais merecem reprodução:
“Art. 142. O registro da marca extingue-se:
(...) III - pela caducidade; (...)
Art. 143 - Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento:
I - o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou
II - o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.
§ 1º Não ocorrerá caducidade se o titular justificar o desuso da marca por razões legítimas.
§ 2º O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus de provar o uso da marca ou justificar seu desuso por razões legítimas.
Art. 144. O uso da marca deverá compreender produtos ou serviços constantes do certificado, sob pena de caducar parcialmente o registro em relação aos não semelhantes ou afins daqueles para os quais a marca foi comprovadamente usada.
Art. 145. Não se conhecerá do requerimento de caducidade se o uso da marca tiver sido comprovado ou justificado seu desuso em processo anterior, requerido há menos de 5 (cinco) anos.
Art. 146. Da decisão que declarar ou denegar a caducidade caberá recurso.”.
Conforme se depreende do disposto no art. 143 da LPI, acima mencionado, o pedido de caducidade poderá ser formulado por qualquer pessoa com legítimo interesse.
Como se depreende da legislação de regência, a partir do requerimento de caducidade, caberá ao titular da marca o ônus de provar o uso da marca, ou justificar o seu desuso por razões legítimas, no período de 5 anos anteriores ao requerimento.
O Manual de Marcas do INPI, em seu item 6.5.3, delimita quais são os meios de prova para comprovação de uso da marca, conforme especificado a seguir:
"Meios de prova
Na apreciação do uso da marca, serão considerados todos os meios de prova admitidos em direito.
Para serem aceitas como documentos comprobatórios de uso de marca em um processo de caducidade, as provas devem, obrigatoriamente:
- Ser emitidas pelo titular do registro ou permitir a identificação do titular do registro. Caso o uso de marca seja realizado por licenciado terceiro autorizado, devem ser apresentados os documentos que comprovem o licenciamento ou autorização de uso;
- Estar datadas dentro do período de investigação;
- Fazer referência à marca conforme concedida ou com alterações mínimas que não modifiquem seu caráter distintivo original; e
- Demonstrar a marca concedida assinalando os produtos ou serviços discriminados no certificado de registro.
Observações:
1. Os documentos em língua estrangeira deverão ser acompanhados de tradução simples, sendo dispensada a legalização consular.
2. Não terá valor de prova hábil a documentação ilegível, rasurada ou desprovida de data.
3. O conjunto probatório apresentado deve comprovar o uso efetivo da marca na atividade de comércio ou a oferta de produtos e serviços para consumidores.
Será realizada uma avaliação global dos documentos apresentados em sede de contestação ao requerimento de caducidade. Todas as circunstâncias de cada caso concreto serão levadas em conta e todos os elementos apresentados serão avaliados em articulação uns com os outros. Dessa forma, embora determinados elementos comprobatórios possam ser insuficientes para, por si sós, provar o uso efetivo da marca registrada, em articulação com outros documentos e informações eles podem contribuir para a comprovação do uso da marca e afastar a caducidade do registro.
No caso em apreço, a Autora sustenta que as provas apresentadas na via administrativa pela sociedade Ré não seriam suficientes para comprovação do uso efeitvo da marca SCHUEDA. Defende ainda que a quantidade de provas apresentadas seria inadequada para comprovar o uso efetivo e contínuo da marca caducanda quando se leva em consideração as peculiaridades do segmento mercadológico de panificação.
Quanto ao questionamento da Autora sobre a quantidade de notas fiscais juntadas e veracidade dos documentos provenientes de publicações de redes sociais, como salientado pelo INPI, em seu parecer técnico:
"15. Conforme exposto, a empresa autora vem questionar o número de notas da comercialização dos produtos assinalados. Além disto, afirma que não restou comprovada que os documentos provenientes de publicações de redes sociais são fidedignos. Assim, nos parece, s.m.j, que a demandante questiona a boa-fé em atos praticados pela demandada.
16. Inicialmente, aponte-se que, s.m.j., não há provas indeléveis de que os fatos atribuídos pela autora à ré são fraudulentos ou que visam levar esta autarquia ao erro. Nos argumentos da recorrente, há conclusões afetas à intencionalidade da recorrida que são de ordem totalmente subjetiva, escapando do escrutínio técnico.
17. As atribuições do INPI, estipuladas no artigo 240 da LPI, que modificou a redação do artigo 2º da Lei 5.648, de 11/12/1970, tratam da finalidade do instituto de executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica. Não caberia a esta autarquia, s.m.j., apurar a validade de documento apresentado à mesma, uma vez que, no relacionamento da Administração com seus servidores e com o público deve prevalecer o princípio da presunção da veracidade, que consiste em acreditar-se, até prova em contrário, que as pessoas estão dizendo a verdade, conforme mencionado pelo Decreto nº 83.936, de 06/09/1979. Recorde-se ainda que a falsidade documental e o estelionato, em todas as suas modalidades, constituem crime de ação pública punível na forma Código Penal, pelo que se torna dispensável qualquer precaução administrativa que, a seu turno, não elide a ação penal.
18. Assim, considerando o princípio da boa-fé objetiva que deve reger as relações entre a administração pública e seus administrados, deve-se reputar como verdadeiros os documentos apresentados pela empresa ré.
19. Quanto ao número de notas fiscais apresentadas, vale recordar que a declaração de caducidade é, de acordo com a lei, um dos motivos que implicam na extinção do registro de marca. Faz parte do capítulo da lei referente a “perda de direitos” em matéria marcária. Trata-se, portanto, de medida drástica, cujos parâmetros de aplicação são legalmente definidos, justamente por atingir diretamente um direito constituído."
Passo, agora, a analisar os documentos apresentados pela sociedade Ré para comprovar o uso efetivo da marca em questão.
Compulsando os autos, nota-se que a sociedade Ré colacinou, na constetação, documento que demonstra a criação de sua conta no Instagram em outubro de 2017 (página https://www.instagram.com/padariaschueda); imangens retiradas do Google Street View (https://maps.app.goo.gl/upWrkvCZq18bV19V6) que mostram a rua onde está situado o estabelecimento da sociedade Ré, nas quais é possível verificar fotos da fachada dos anos de 2012, 2021 e 2023; reportagem feita no de 2019 pelo jornal "O REPÓRTER", que publicou uma matéria com JULIO CESAR SCHUEDA contando um pouco sobre a história da padaria Schueda.
Além disso, a sociedade Ré acostaou aos autos a petição referente à manifestação apresentada no pedido de caducidade (evento 17, OUT8) e petição de cumprimento de exigência (evento 17, OUT9), nas quais foram juntadas notas fiscais de venda e compra de produtos emitidos em nome da empresa SCHUEDA & FILHO LTDA, além de fotos extraídas das redes sociais, todas correspondentes ao período de investigação (06/02/2018 a 06/02/2023).
No ponto, comungo com o entendimento do INPI, o qual adoto como razões de decidir, no sentido de que restou comprovado por meio do conjunto probatório apresentado em sede administrativa o uso efetivo da marca pela sociedade Ré, vejamos:
"22. Em resumo: o espírito contido na LPI é de reforço dos direitos de propriedade industrial, em harmonia com as exigências internacionais da época de sua promulgação, com a elevação dos patamares de proteção estipuladas no Acordo TRIPS. A perda de direitos em razão de uma declaração de caducidade de marca é uma medida drástica, embora plenamente cabível do ponto de vista legal.
23. Não se trata aqui de inviabilizar a utilização do instituto, mas apenas de esclarecer que sua aplicação não pode se entrincheirar em um espírito de demasiado zelo e de nostálgico rigor que acabam por se mostrar incongruentes com o espírito da lei.
24. Por isso mesmo, é legítimo e razoável inferir que a exigência de uso efetivo deixou de ser um critério legal para a aplicação do instituto da caducidade, passando a vigorar, desde a promulgação da atual lei, outro critério, o da demonstração de que o signo não se quedou em desuso por mais de 05 (cinco) anos.
25. É neste sentido que o INPI, sob um ponto de vista técnico, considera a apresentação de um número significante de notas fiscais comprovando a venda dos produtos relacionados no registro da marca caducanda combinada com número de postagens em redes sociais realizadas neste mesmo período comprovando o uso da marca caducanda em sua forma original, seria suficiente demonstração de que o uso da marca em questão não foi interrompido por mais de cinco anos.
26 . Registre-se que a norma – ou os procedimentos contidos no Manual de Marcas do INPI – não requer explicitamente demonstração de sucesso econômico ou elevada divulgação da marca por meio de propaganda. Requer-se apenas a demonstração de que não houve interrupção de uso durante do intervalo de investigação determinado após o protocolo da petição de caducidade. O que, reconheça-se, restou comprovado por meio do conjunto probatório apresentado em sede administrativa."
Portanto, nada a reparar no ato administrativo que negou o pedido de caducidade do registro nº 901.756.717, por reputá-lo correto.
Da aplicação do § 1° do art. 128 da LPI – Da Declaração de Exercício Efetivo e Lícito.
A Autora sustenta ainda que a norma prevista no §1º do art. 128 da LPI não foi cumprida. Para tanto, sustenta que a sociedade Ré não possuiria atividade compatível com a fabricação e comercialização de produtos de panificação, tendo alterado seu contrato social apenas após a interposição do pedido de caducidade.
Sobre o tema de legitimidade do requerente, veja-se o dispositivo legal da Lei de Propriedade Industrial:
"Art. 128. Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado.
§ 1º As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei”. (grifos nossos)
O citado dispositivo legal não prevê, expressamente, a obrigatoriedade do titular de pedido de registro de marca comprovar documentalmente o lícito e efetivo exercício da atividade para a qual a marca foi designada, sendo suficiente apenas a declaração de tal condição, que poderá ser efetuada de modo direto ou indireto (através de outra empresa).
Assim, cumpre registrar que de acordo com a LPI, via de regra, bastará a declaração do depositante, para a satisfação da prescrição do §1º do art. 128 da LPI.
No ponto, como restou esclarecido pelo INPI em seu parecer técnico:
"34. Como visto, a LPI não só deixa de exigir prova documental do exercício lícito e efetivo de atividade, como dispõe efetivamente no sentido contrário - da suficiência da autodeclaração.
35. Por isso, via de regra, bastará a declaração do depositante, para a satisfação da prescrição do §1º do art. 128 da LPI, não sendo necessário um exame detalhado de documentos para verificação de tal condição. Pelo contrário, tal exame não é realizado, conforme determinado pelo próprio dispositivo legal usado para justificar a decisão ora questionada.
36. O decreto supramencionado estabelece exceção para presunção de veracidade de declaração, a qual se dá em hipótese de fundadas razões de dúvida quanto à identidade do declarante ou à veracidade das declarações. Veja-se o art. 3º:
Art 3º Havendo fundadas razões de dúvida quanto à identidade do declarante ou à veracidade das declarações, serão desde logo solicitadas ao interessado providências para que a dúvida seja dirimida, anotando-se a circunstância no processo. (grifou-se)
37. Contudo, relate-se que esta não era a hipótese dos autos administrativos, não havendo qualquer indício de inveracidade da declaração do depositante do signo. É dizer: o processo administrativo foi instruído de forma simples e suficiente pelo depositante, inexistindo neles qualquer documento adicional ou elemento peculiar que pudesse ensejar dúvidas sobre a identidade do requerente e a veracidade da declaração".
(...)
Em suma, nota-se que o Manual de Marcas do INPI, em seu item 5.5.2, esclarece ser possível o registro de marcas que assinalem serviços acessórios ou correlatos às atividades da empresa requerente, mesmo que não sejam literalmente previstos em seu objeto social.
A marca em análise foi depositada na Classe 30, para assinalar os seguintes produtos: “Bolachas; Salgadinho, exceto croquete; Pãezinhos; Confeitos; Biscoitos; Doces [confeitos]; Biscoitos amanteigados; Pão; Tortas; Bolos; Biscoitos de água e sal; Tortas [doces e salgadas]”.
Analisando o CNPJ da sociedade Ré (evento 17, CNPJ2) nota-se que sua atividade econômica principal e secundárias são as seguintes:
Cotejando tais atividades com a especificação da marca em análise, considero existente a correlação entre ambos, vislumbrando-se, portanto, compatibilidade entre a atividade exercida pela sociedade Ré e a classe para a qual reivindicou o registro de sua marca.
Tal fato, associado à declaração prestada ao INPI, sob as penas da lei, de que efetivamente exerce compatível para a qual a marca foi depositada, consubstancia prova suficiente da sua legitimidade para ostentar a titularidade do registro marcário em questão.
Assim, alegação de que a sociedade Ré não possui legitimidade para ser titular da marca questionada, não merece prosperar, visto que não configurada violação ao parágrafo 1º do artigo 128 da LPI.
Destaque-se ainda que a legislação prevê a consequência legal caso o titular de uma marca não utilize a marca para os produtos ou serviços assinalados em sua especificação. Trata-se da caducidade, instituto previsto nos arts. 143 a 146 da LPI, que possui requisitos próprios e deve ser objeto de requerimento perante o INPI.
Diante desse panorama, entendo que a Autora não logrou comprovar a existência de qualquer vício formal ou equívoco na análise administrativa do pedido de caducidade, razão pela qual a improcedência é medida de rigor.”
Destarte, consigno que a atuação do INPI, no caso, ocorreu na conformidade da sua competência legal, razão suficiente para se afastar a alegada violação incidental ao art. 170 da CF/1988.
CONCLUSÃO
VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO à apelação, majorando os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) - § 11do art. 85 do CPC/2015 -.
Documento eletrônico assinado por MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO, Desembargador Federal Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002965360v2 e do código CRC 971264b9.
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