Apelação Cível Nº 5030729-80.2022.4.02.5101/RJ

RELATÓRIO

(Desembargador Federal MARCELLO GRANADO – Relator) Trata-se de remessa necessária, considerada interposta, e apelação cível de FIRST AÇAI & GELATTO EIRELI, em face da sentença do juízo da 12ª Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ (evento 59, SENT1), de 27/07/2025, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, CPC, os pedidos de compensação/indenização por danos morais e materiais, e, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, procedente o pedido para declarar a nulidade do registro n. 916.404.811 para a marca mista "THE B BURGERS", de titularidade da empresa ré e determinar à empresa ré se  abster do uso da marca mista na forma registrada, em qualquer meio, sob pena de incorrer em multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

O magistrado condenou a empresa ré ao pagamento das custas, bem como dos honorários advocatícios, em favor da parte autora, fixados em de 10% (dez por cento) sobre valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Deixou de submeter a sentença  à remessa necessária, nos termos do art. 496, §3º, I, do CPC, pois, embora ilíquida, não se vislumbra a possibilidade de que a condenação resulte em proveito econômico acima de 1.000 (mil) salários-mínimos.

O juízo a quo julgou procedente o pedido, por entender que: “Da violação ao art. 124, XIX da Lei 9.279/96” – (i) nos termos do art. 124, XIX, da LPI, não é registrável a reprodução ou imitação de marca anteriormente registrada para identificar produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, quando houver risco de confusão ou associação indevida; (ii) a proteção marcária exige distintividade e novidade relativa, vedando a coexistência de sinais semelhantes no mesmo segmento econômico e, no caso, tanto as autoras quanto a ré atuam no ramo de serviços alimentícios e de hospitalidade, havendo identidade ou afinidade entre os serviços assinalados e concorrência direta entre as partes, inexistindo, portanto, diante da atuação no mesmo mercado, espaço para a incidência do princípio da especialidade; “Semelhança Visual, Fonética e Conceitual” – (iii) a aferição da colidência marcária, nos termos do art. 124, XIX, da LPI, deve considerar a impressão global transmitida pelos sinais; (iv) a marca impugnada e as marcas anteriores apresentam significativa semelhança visual, fonética e conceitual, tendo como elemento distintivo predominante a letra “B”, destacada em seus respectivos logotipos; (v) embora existam diferenças gráficas secundárias — como a inserção da letra em círculo ou em figuras quadrangulares —, tais variações não são aptas a afastar o risco de confusão, pois o elemento principal permanece substancialmente idêntico; (vi) da mesma forma, os termos “burger” e “burgers” possuem sonoridade muito próxima, especialmente considerando que as empresas atuam no mesmo segmento alimentício e utilizam a letra "B" como elemento distintivo; (vii) a associação da letra “B” às expressões “burger” e “burgers””, relacionadas ao mercado de hambúrgueres, reforça a proximidade conceitual entre os sinais, mostrando-se insuficientes as modificações gráficas introduzidas pela ré para descaracterizar a reprodução dos elementos essenciais das marcas anteriores, o que atrai o risco de confusão ou associação indevida pelo consumidor; “Apresentação da marca anulanda ao público consumidor” – (viii) outro aspecto relevante é a forma de utilização da marca impugnada no mercado, que, embora registrada como “THE B BURGERS”, vem sendo divulgada predominantemente como “B-BURGER”, sem o artigo “THE”, o que a aproxima ainda mais das marcas anteriormente registradas pelas autoras, reforçando o risco de confusão e associação indevida pelo público consumidor; (ix) os documentos juntados aos autos evidenciam ocorrências concretas de associação equivocada entre os sinais; (x) ademais, a expressão “B-Burger” já foi objeto de diversos pedidos de registro perante o INPI, todos indeferidos; (xi) o órgão técnico do INPI se posicionou corretamente ao entender que procede a alegação autoral no que tange ao pedido de nulidade do registro da empresa Ré, por violação ao art. 124, inciso XIX da LPI, diante da imitação do sinal “B, de Burger”, que figura como elemento principal de marcas anteriormente registradas pelas Autoras; “Da Teoria da Distância” – (xii) a Teoria da Distância, que pressupõe que o titular de uma marca, ao conviver com registros e usos anteriores de marcas similares no mesmo segmento ou em segmentos distintos, teria seu direito de exclusividade limitado, não se aplica ao caso, diante dos fatos e fundamentos jurídicos aplicáveis à situação analisada; (xiii) a mera coexistência de marcas semelhantes não afasta o direito de exclusividade da autora, especialmente quando há risco concreto de confusão entre os sinais; (xv) ao contrário do alegado pela ré, a marca da autora possui distintividade e reconhecimento no mercado, estando diretamente associada à sua atividade; (xiv) além disso, os documentos juntados aos autos demonstram que consumidores efetivamente confundem as marcas, evidenciando que a proximidade entre os sinais é suficiente para gerar associação indevida e afastar a incidência da referida teoria; “Da violação ao art. 124, V da Lei 9.279/96” – (xv) embora marca, nome empresarial e título de estabelecimento sejam signos distintos, todos se destinam à identificação da atividade empresarial e merecem tutela jurídica; (xvi) a marca identifica produtos ou serviços e confere exclusividade em âmbito nacional mediante registro no INPI, enquanto o nome empresarial identifica o empresário e é protegido a partir do arquivamento dos atos constitutivos nas Juntas Comerciais, em regra com eficácia restrita à respectiva unidade federativa, salvo extensão às demais; (xvii) a proteção ao nome empresarial encontra respaldo no art. 8º da CUP, incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro, bem como na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, buscando a legislação brasileira também busca prevenir conflitos entre esses signos distintivos ao vedar o registro de marca que reproduza ou imite elemento característico de nome empresarial ou título de estabelecimento suscetível de causar confusão ou associação (art. 124, V, da LPI); (xviii) a solução de conflitos entre marca e nome empresarial não se resolve exclusivamente pelo critério da anterioridade e, conforme entendimento consolidado do STJ, devem ser observados, cumulativamente, os princípios da territorialidade — considerando a extensão geográfica da proteção do nome empresarial — e da especificidade, mediante análise da afinidade entre as atividades, produtos ou serviços desenvolvidos pelas partes; (xix) no caso, o contrato social juntado não indica se as autoras utilizavam as denominações sociais B DE BURGER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA e B DE BURGER FRANCHISING LTDA antes do depósito do pedido efetuado em 10/12/2018, o qual é objeto de anulação, de sorte que não merece prosperar a alegação de violação ao art. 124, V, da LPI; “Da violação ao art. 124, XXIII da Lei 9.279/96” – (xx) conforme o Manual de Marcas do INPI, a aplicação desse dispositivo exige prova de que o titular do registro impugnado tinha conhecimento da marca anterior, não sendo suficientes, por si sós, a semelhança entre os sinais, a coexistência no mesmo segmento de mercado ou a anterioridade do registro, devendo haver demonstração de tal conhecimento por documentos que evidenciem relações comerciais diretas ou indiretas, participação conjunta em eventos ou outros elementos inequívocos; (xxi) além disso, o reconhecimento da hipótese prevista no art. 124, XXIII, da LPI depende de provocação do interessado, por meio de oposição ou processo administrativo de nulidade, não sendo matéria apreciada de ofício pelo INPI; (xxii) na hipótese, o pedido de registro nº 916.404.811, para a marca mista "THE B BURGERS", não foi objeto de oposição de terceiros; (xxiii) o art. 124, XXIII, da LPI destina-se a impedir o registro de marca que reproduza ou imite sinal de que o requerente evidentemente tinha conhecimento, especialmente quando a marca anterior não possui registro no Brasil, hipótese distinta daquela prevista no inciso XIX do mesmo artigo; (xxiv) a norma busca resguardar a concorrência leal, vedando o registro de sinal utilizado por concorrente para identificar produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, quando houver risco de confusão ou associação; (xxv) Embora se alegue que a empresa ré tenha passado a utilizar a marca de forma diversa da registrada, suprimindo a expressão "THE" para intensificar o risco de confusão ao consumidor, o pedido de registro, depositado em 10/12/2018, foi formulado por pessoa jurídica diversa, a empresa THE BURGERS FAST FOOD FRANQUEADORA LTDA., tendo a ré adquirido a titularidade apenas por cessão, formalizada pelo INPI em 22/11/2021; (xxvi) o fato de ambas as partes atuarem no mesmo segmento de mercado não é suficiente, por si só, para caracterizar o conhecimento exigido pelo art. 124, XXIII, da LPI, especialmente porque a empresa ré não foi a responsável pelo depósito do pedido de registro; “Da abstenção do uso da marca” – (xxvii) reconhecida a nulidade do registro marcário, a condenação da ré à abstenção do uso da marca mista "THE B BURGERS", no prazo de 30 dias da intimação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, é de rigor, nos termos do Tema 950 do STJ; “Dos danos morais e materiais” – (xxviii) os pedidos de indenização por danos materiais e morais restringem-se à relação entre particulares, de sorte que, embora possam ser cumulados com o pedido de nulidade de marca, a Justiça Federal é incompetente para apreciá-los, competindo à Justiça Estadual processar e julgar tais pretensões, conforme entendimento consolidado da jurisprudência; “Do ônus da sucumbência” – (xxix) conforme entendimento consolidado do STJ, a legitimidade do INPI possui natureza dinâmica, variando conforme sua atuação no processo; (xxx) nas ações que visam apenas à desconstituição do registro marcário, sem alegação de vício no procedimento administrativo, o INPI atua como assistente especial, não respondendo pelos honorários sucumbenciais; (xxxi) no caso, como o INPI manifestou-se favoravelmente ao pedido e não houve impugnação ao procedimento de registro, a condenação em custas e honorários deve recair apenas sobre a empresa ré.

Os embargos opostos pela FIRST ACAI & GELATTOS EIRELI (evento 66, REC1), alegando omissão e contradição na sentença, ao argumento de inaplicabilidade do art. 124, XXIII, da LPI em razão de ser cessionária da marca, bem como de inexistência de confusão entre os sinais distintivos; (ii) utilização comum dos vocábulos "Burger" e "B" e (iii) distribuição de honorários sucumbenciais e custas entre as partes, diante da rejeição dos pedidos indenizatórios,

O INPI, instado, não recorreu (evento 76).

O juízo rejeitou os embargos de declaração (evento 77, SENT1), ao fundamento de inexistência dos vícios alegados.

Em razões recursais (evento 89, APELACAO1), FIRST ACAI & GELATTOS EIRELI - ME sustentou, em síntese, que: “DAS PRELIMINARES” – “NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - indeferimento da prova pericial” – (i) a sentença é nula, por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial técnica, considerada necessária para a análise da distintividade dos sinais, do risco de confusão e da comparação técnica entre as marcas, requerendo o retorno dos autos à origem para instrução; “OFENSA AO CONTRADITÓRIO – utilização de elementos estranhos ao registro” – (ii) a sentença fundamentou a nulidade do registro em fatos supervenientes ao depósito, como o uso posterior da marca, a suposta intenção de confundir consumidores e documentos estranhos ao ato registral, em afronta aos arts. 128 e 129 da LPI e ao princípio do tempus regit actum, segundo o qual a validade do registro deve ser examinada à luz das circunstâncias existentes na data do depósito; “MÉRITO” – “INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 124, XIX, LPI” – (iii) embora a sentença tenha reconhecido indevidamente a semelhança entre os sinais, o elemento "B" em “Burger” possui caráter genérico e reduzida distintividade no segmento alimentício, não podendo fundamentar exclusividade; (iv) diversos registros com a mesma fonética e grafia existem nessa fatia de mercado, o que evidencia tratar-se de marca fraca, incapaz de impedir o registro ou uso por terceiros; “CONJUNTO MARCÁRIO DISTINTO” – (v) em que pese a marca da apelante (“THE B BURGERS”) ser mista, possuindo composição gráfica distinta, com círculo e layout próprio e se apresentando por uma expressão composta (“THE B BURGERS”), diferente das marcas “B, de Burger” e variações”, a sentença realizou uma análise fracionada, tomando isoladamente a letra “B”; “CONVIVÊNCIA PACÍFICA NO MERCADO” – (vi) o julgado afastou a aplicação da Teoria da Distância sem respaldo fático suficiente e em desconformidade com a jurisprudência, sem atentar que a coexistência de diversos sinais semelhantes no mercado relativiza o alcance da proteção marcária, não sendo possível reconhecer à apelada exclusividade sobre o uso do elemento "B" ou sobre sua utilização no segmento de hamburguerias; “DA SUFICIENTE DISTINTIVIDADE ENTRE AS MARCAS EM CONFRONTO” – (vii) a marca foi requerida na forma mista, possuindo distintividade suficiente para afastar risco de confusão com as marcas apontadas como anterioridades; (viii) a análise deve recair sobre o conjunto marcário — elementos nominativos, gráficos e cromáticos — e não sobre elementos isolados, especialmente expressões de reduzida distintividade, sob pena de conferir monopólio indevido sobre sinais comuns; (ix) os princípios da especialidade e da livre iniciativa devem incidir, inexistindo, ainda, concorrência desleal ou possibilidade de confusão entre os consumidores pela convivência entre as marcas; (x) a apelada não tem exclusividade sobre o uso da letra "B" ou sobre as cores azul e amarelo; (xi) as marcas apresentam conjunto gráfico claramente distinto, possuindo sua logomarca elementos figurativos, tipografia, formas geométricas e combinação de cores diversos daqueles empregados pela apelada, circunstâncias que afastam qualquer possibilidade de confusão entre os sinais; (xii) sua marca desempenha adequadamente a função distintiva, sem gerar risco de confusão ou associação indevida pelo consumidor, razão pela qual entende ser indevida a declaração de nulidade do registro n.º 916.404.811 da marca mista "THE B BURGES", impondo-se a reforma da sentença nesse ponto; “APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO ART. 124, XXIII, LPI” – (xiii) o julgado incorreu em contradição ao afastar a aplicação do art. 124, XXIII, da LPI, mas adotar fundamentação equivalente ao presumir o conhecimento da marca pela apelante; (xiv) a incidência do referido dispositivo exigiria prova de relação comercial, ciência prévia específica e má-fé, elementos não demonstrados nos autos; “NULIDADE DO REGISTRO SOMENTE PODE SER DECLARADA COM PROVA ROBUSTA – não configurada” – (xv) a nulidade de registro marcário é medida excepcional, dependente de prova inequívoca de reprodução ou imitação apta a gerar confusão, ônus não atendido pelas apeladas; (xvi) o registro mostra-se regular, à luz dos requisitos de veracidade e licitude previstos em normas do INPI, razão pela qual requer a reforma da sentença; “DESCABIMENTO DA ABSTENÇÃO DE USO AUTOMÁTICA” – (xvii) ainda que houvesse eventual colidência marcária, a jurisprudência do STJ (Tema 950) estabelece que a obrigação de abstenção não decorre automaticamente da anulação, dependendo da efetiva comprovação de uso indevido; (xviii) no caso, a sentença baseou-se em “prints” e usos que não correspondem à marca registrada “THE B BURGERS”, impondo vedação ampla e abstrata, sem considerar a ausência de utilização na forma apontada; (xix) o pedido da apelante, embora inserido na mesma classe, abrange outras classes e especificidades distintas, ao passo que a apelada também atua como steakhouse e fornecimento de pães, possuindo registro na classe 43 (churrascaria/padaria), inexistente para a parte adversa; (xx) à luz do princípio da especialidade das marcas, o registro de sinais idênticos quando destinados a produtos ou serviços diversos é admitido, inexistindo, portanto, prejuízo concreto; (xxi) a multa diária fixada em R$ 1.000,00 revela-se excessiva, devendo observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzida nos termos do art. 537, §1º, I, do CPC, caso mantida a obrigação de abstenção; “DA IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS” – (xxii) os atos administrativos da Autarquia Federal gozam de presunção de legitimidade, sendo vedado ao Poder Judiciário reexaminar o mérito administrativo, limitando-se ao controle de legalidade, conforme entendimento consolidado pelo STF (RE 632.853) e pelo STJ; (xxiii) a intervenção judicial é admitida, de forma excepcional, apenas em casos de erro material evidente; (xxiv) a titularidade do registro marcário mostra-se legítima, devendo ser afastada a nulidade declarada na sentença, impondo-se sua reforma integral; “DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS” – (xxv) a reforma da sentença deve implicar a condenação dos apelados ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios; (xxvi) o acolhimento parcial do recurso deve resultar na condenação dos apelados ao pagamento de honorários proporcionais à sucumbência nas parcelas em que forem vencidos.

Requereu, por fim, que o recurso seja provido para reformar a sentença recorrida, a fim de que seja julgado improcedente o pedido, condenando os Apelados ao pagamento das despesas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais.

B DE BURGER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. e B DE BURGER FRANCHISING LTDA. apresentaram contrarrazões, no evento 97, CONTRAZAP1, alegando, em suma, que: “DA IMPROCEDÊNCIA DAS PRELIMINARES RECURSAIS” – “Da Ausência de Cerceamento de Defesa – Desnecessidade de Prova Pericial Adicional” – (i) a alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial deve ser afastada, pois a controvérsia sobre colidência e distintividade marcária já estava suficientemente instruída por prova documental, incluindo registros das partes e manifestações do INPI; (ii) a análise de colidência possui natureza predominantemente jurídica, cabendo ao juiz avaliar a suficiência das provas, sendo desnecessária perícia adicional; (iii) o próprio INPI manifestou-se favoravelmente à tese autoral quanto à nulidade do registro; (iv) o indeferimento da perícia decorreu do legítimo exercício do poder instrutório do magistrado (art. 370 do CPC), não configurando cerceamento de defesa; “Da Inexistência de Ofensa ao Contraditório – Correta Análise do Contexto Fático da Confusão” – (v) a sentença analisou corretamente a colidência marcária com base no art. 124, XIX, da LPI, considerando elementos visuais, fonéticos e conceituais, bem como o modo efetivo de uso da marca pela própria Apelante, incluindo a supressão do termo “THE”, o que reforça a semelhança com as marcas anteriores e evidencia risco de confusão; (vi) a análise contextual não desrespeita o regime jurídico aplicável, mas serve para demonstrar a suscetibilidade de associação indevida e a efetiva confusão no mercado, fundamento da nulidade do registro, não havendo violação ao contraditório, mas sim adequada fundamentação da decisão judicial; “DO MÉRITO – DA IMPRESCINDÍVEL MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA” – “Da Correta Aplicação do Art. 124, XIX, da LPI – A Imitação Configurada e a Probabilidade de Confusão” – (vii) quanto à alegação de inexistência de violação ao art. 124, XIX, da LPI, a sentença realizou análise detalhada dos sinais marcários, concluindo pela colidência no mesmo segmento de mercado (hamburguerias), o que amplia o risco de confusão, especialmente na classe pertinente (NCL 43); (viii) o juízo reconheceu, ainda, a forte semelhança visual, fonética e conceitual, com destaque ao elemento dominante “B” associado a “burger/burgers”, altamente identificador e apto a gerar associação indevida; (ix) a decisão também considerou o modo de uso efetivo da marca pela Apelante, com supressão do termo “THE”, além de provas de confusão no mercado, o que reforça a potencialidade e ocorrência de confusão, corroborada pela manifestação técnica do INPI favorável à nulidade; (x) a aplicação da “teoria da distância” e da tese de “marca fraca” foram corretamente rejeitadas,  por não afastarem o risco concreto de confusão. Assim, a sentença aplicou corretamente o art. 124, XIX, da LPI, inexistindo vício no julgamento; “Da Adequada Rejeição do Art. 124, XXIII, da LPI pela Sentença” – (xi) a sentença afastou corretamente a aplicação do art. 124, XXIII, da LPI, por entender que a Apelante não era depositária original da marca, mas cessionária, inexistindo os pressupostos legais do dispositivo; (xii) tal fundamento foi reiterado em embargos de declaração, afastando qualquer alegação de contradição; (xiii) a nulidade do registro foi baseada exclusivamente no art. 124, XIX, da LPI, devidamente caracterizado no caso concreto, inexistindo vício ou inconsistência na decisão; “Da Legalidade da Abstenção de Uso e da Multa Diária” – (xiv) a sentença observou corretamente que, conforme a jurisprudência do STJ (REsp 1.527.232/SP – Tema 950), a declaração de nulidade do registro de marca autoriza e impõe a abstenção de seu uso, como medida necessária para evitar a continuidade da confusão no mercado; (xv) o uso da marca pela Apelante, com supressão do termo “THE”, reforça a similaridade com as marcas anteriores, legitimando a ordem de cessação; (xvi) a multa diária fixada (astreintes) encontra amparo no art. 537 do CPC, sendo adequada, proporcional e necessária para garantir a efetividade da decisão judicial; “Da Legitimidade da Revisão Judicial de Atos do INPI” – (xvii) a alegação de impossibilidade de revisão judicial de atos do INPI não procede, constituindo a ação de nulidade de registro de marca (art. 175 da LPI) meio próprio de controle judicial de legalidade dos atos administrativos da Autarquia, cabendo ao Judiciário verificar eventual violação à Lei de Propriedade Industrial; (xviii) a sentença não reexaminou mérito administrativo, mas reconheceu a ilegalidade do registro por afronta ao art. 124 da LPI, exercendo regularmente o controle jurisdicional de legalidade; “Do Ônus da Sucumbência” – (xix) a condenação da Apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, foi corretamente imposta com base no princípio da causalidade (art. 85, §2º, do CPC), uma vez que deu causa à demanda ao registrar marca posteriormente declarada nula por violação ao art. 124, XIX, da LPI; (xx) o julgado também acertou ao afastar a condenação do INPI, que atuou como assistente sui generis e manifestou-se favoravelmente ao pedido autoral, em consonância com a jurisprudência do STJ, inexistindo fundamentos para alteração da distribuição dos ônus sucumbenciais.

Por fim, as Apeladas requereram:

“1) O recebimento das presentes Contrarrazões, por serem tempestivas e estarem em conformidade com as formalidades legais;

2) O conhecimento e, no mérito, o INTEGRAL DESPROVIMENTO da apelação interposta, mantendo-se incólume a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos; e

3) A majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono das Apeladas, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.”

O MPF devolveu os autos para regular prosseguimento, deixando de apresentar parecer, por entender inexistir interesse público que justifique a sua intervenção (evento 4, PROMOCAO1).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Documento eletrônico assinado por MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO, Desembargador Federal Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002932616v6 e do código CRC 67cb750d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO
Data e Hora: 14/07/2026, às 08:58:28

Apelação Cível Nº 5030729-80.2022.4.02.5101/RJ

VOTO

(Desembargador Federal MARCELLO GRANADO – Relator) Conheço do recurso interposto, uma vez que restam presentes os seus pressupostos processuais de admissibilidade.

Rejeito a alegação de cerceamento de defesa em razão da ausência de perícia. Nos termos do Código de Processo Civil, cabe ao juiz, como destinatário da prova, decidir quais provas são necessárias ao julgamento, podendo indeferir aquelas que considerar desnecessárias ou meramente protelatórias.

Nas ações envolvendo marcas, a comparação entre os sinais é feita a partir de seus aspectos visuais, fonéticos e conceituais. Assim, a análise dos documentos juntados aos autos é suficiente para verificar a existência, ou não, de risco de confusão entre as marcas, dispensando a realização de prova pericial, sobretudo quando já há nos autos manifestação técnica do próprio INPI sobre a matéria.

Também não há que se falar em ofensa ao contraditório pelo uso de elementos externos ao registro.

Nesse aspecto, a Apelante sustenta que a sentença teria se baseado em elementos alheios ao exame do registro, como o uso atual da expressão "B-BURGER", a suposta intenção de induzir os consumidores em erro e as publicações extraídas de redes sociais, em afronta aos arts. 128 e 129 da LPI e ao princípio do tempus regit actum.

A alegação, contudo, não procede. A sentença examinou de forma criteriosa a validade do registro impugnado à luz das marcas anteriormente constituídas pelas Apeladas, não constituindo a apreciação dos aspectos visuais, fonéticos e conceituais dos sinais distintivos elemento estranho ao registro, mas etapa indispensável para aferir a possibilidade de confusão ou de associação indevida entre as marcas.

Além disso, o juiz tem a liberdade de analisar o contexto em que o direito marcário está sendo exercido. Verificar como a marca é apresentada ao público nas redes sociais e lojas físicas é fundamental para entender se a imitação é capaz de induzir o consumidor a erro, o que é o cerne da proteção conferida pela Lei de Propriedade Industrial. A utilização de provas sobre o uso desvirtuado da marca no mercado real não ofende, portanto, o contraditório, servindo apenas para reforçar a análise da probabilidade de associação indevida entre os sinais.

As preliminares devem ser, desse modo, integralmente rejeitadas.

Noutro ponto, conheço da remessa necessária, que considero interposta.

A remessa necessária somente pode ser dispensada se a sentença for líquida e certa. Sendo ilíquida a sentença proferida em desfavor da União e de suas respectivas autarquias e fundações de direito público deve ser submetida à remessa necessária, nos termos do art. 496, I, §§ 1º e 2º do novo CPC.

 Por outro lado, a Súmula nº 490 do STJ ("A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas"), editada na vigência do CPC/73, continua válida mesmo sob a égide do CPC/2015, em que pese a mitigação desse entendimento para as demandas previdenciárias, o que é objeto do Tema nº 1081 do STJ.

 Nessa mesma linha, este Eg. Tribunal Regional da 2ª Região, na sessão do Órgão Especial, realizada em 04/04/2018, aprovou o enunciado da Súmula nº 61, no sentido de que “Há remessa necessária nos casos de sentença ilíquidas e condenatórias, de obrigação de fazer ou de não fazer, nos termos do artigo 496, inciso I e parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015.”

 Nessas circunstâncias, considerando que a sentença que decreta a nulidade de ato administrativo do INPI é ilíquida, não podendo se aferir o valor da condenação ou o proveito econômico obtido em decorrência do provimento jurisdicional, nos termos do art. 496, § 3º, I do CPC, descabe dispensar o reexame necessário, como feito pelo Juízo de origem na sentença.

Trata-se de remessa necessária, considerada interposta, e apelação de FIRST ACAI & GELATTOS EIRELI contra a sentença proferida no evento 59, SENT1, pelo Juízo da 12ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que julgou parcialmente procedente o pedido para decretar a nulidade do registro de marca nº 916.404.811, referente à marca mista "THE B BURGERS", de titularidade da apelante. A lide versa sobre a colidência marcária entre os sinais das autoras e o registro da ré, envolvendo os artigos 124, incisos V, XIX e XXIII, 129, 130 e 175 da Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial - LPI), além de questões atinentes à competência e reparação civil fundamentadas nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Na inicial (evento 1, INIC1), as autoras, B DE BURGER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. e B DE BURGER FRANCHISING LTDA., alegaram que integram o mesmo grupo econômico e são titulares da rede de hamburguerias "B, de burger", surgida em 2015. Informaram deter 18 registros de marca em vigor e 05 pedidos depositados, destacando a anterioridade de suas marcas "B, de burger" e "B BURGER GOURMET" (concedidas entre 2017 e 2018) em relação ao registro da ré, depositado em 10/12/2018. Narraram que identificaram a exploração indevida da marca "B-Burguer" por terceiros (Sr. Ítalo Bruno Araújo Fonseca e Sr. Carlinhos Maia), o que motivou uma ação na Justiça Estadual (processo nº 0215483-49.2021.8.19.0001), onde foi deferida liminar para abstenção do uso. Sustentaram que a ré, FIRST AÇAI, cujo titular é o advogado dos referidos terceiros, adquiriu o registro "THE B BURGERS" para burlar a proibição judicial, licenciando-o aos seus clientes para dar aparência de legalidade à operação. Argumentaram a ocorrência de confusão no mercado, comprovada por e-mails de investidores interessados na "franquia do Carlinhos Maia" que contataram as autoras por erro, e a violação ao artigo 124, XIX, da LPI, pela imitação da letra "B" e do termo "BURGER". Assim, requereram a declaração de nulidade do registro nº 916.404.811, a condenação da ré à abstenção de uso da expressão sob pena de multa, e o pagamento de indenização por lucros cessantes (art. 210, III, LPI) e danos morais (evento 1, INIC1, páginas 45-46). Atribuíram à causa o valor de R$ 50.000,00.

Na sentença (evento 1, INIC1), o Juízo de origem consignou que as marcas das autoras possuem anterioridade e que o registro da ré, na classe NCL(11) 43, incide na vedação do artigo 124, XIX, da LPI. Fundamentou que, embora existam diferenças gráficas (círculo versus quadriláteros), a letra "B" associada ao termo "burger" é o elemento dominante e identificador, gerando risco de confusão fonética e conceitual para o consumidor médio. Ressaltou que o próprio INPI manifestou-se favoravelmente à nulidade (evento 20, ANEXO2, página 5). Afastou a aplicação da "Teoria da Distância" por entender que a proteção deve ser intensificada quando há indução ao erro. Rejeitou a nulidade com base no artigo 124, V (nome empresarial), por não comprovação de anterioridade do nome das autoras ao depósito da ré, e no inciso XXIII, por ser a ré cessionária e não a depositária original. Quanto aos danos morais e materiais, o juízo declarou a incompetência da Justiça Federal, extinguindo o feito sem resolução do mérito (art. 485, IV, CPC) nesse ponto, com base no Tema 950 do STJ, por envolverem apenas particulares. Por fim, condenou a ré a abster-se do uso da marca em 30 dias sob multa diária de R$ 1.000,00 e ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor da causa (evento 1, INIC1, páginas 11-13).

Em suas razões recursais (evento 89, APELACAO1), a Apelante FIRST AÇAI & GELATTOS EIRELI sustentou, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, devido ao indeferimento da prova pericial (art. 370, parágrafo único, CPC), e ofensa ao contraditório pelo uso de fatos supervenientes (prints de redes sociais) estranhos ao registro. No mérito, alegou inexistência de violação ao art. 124, XIX, da LPI, afirmando que a letra "B" e o termo "BURGER" são genéricos e de uso comum no segmento, não sendo passíveis de exclusividade (art. 124, VI, LPI). Defendeu a "Teoria da Distância" e a convivência pacífica com centenas de outras marcas similares ("TBB BURGERS", "B BURGER factory", etc.), argumentando que sua marca mista possui conjunto visual e layout suficientemente distintivo. Questionou a ordem de abstenção automática e o valor da multa diária (art. 537, CPC), classificando-a como excessiva. Sustentou a impossibilidade de revisão do mérito administrativo do INPI pelo Judiciário e pleiteou a improcedência total ou, alternativamente, o reconhecimento de sucumbência recíproca (art. 86, parágrafo único, CPC) pela extinção dos pedidos indenizatórios.

Em contrarrazões (evento 97, CONTRAZAP1), as apeladas, B DE BURGER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. e B DE BURGER FRANCHISING LTDA., defenderam que a prova pericial era desnecessária (art. 464, §1º, I, CPC), pois a vasta prova documental e o parecer favorável do órgão técnico do INPI (evento 97, CONTRAZAP1) eram suficientes. Argumentaram que a análise do contexto fático de uso (supressão do termo "THE") apenas comprova a intenção deliberada de causar confusão. Reiteraram a imitação flagrante dos elementos centrais e a identidade de segmento mercadológico, refutando a tese de "marca fraca". Afirmaram que a abstenção decorre da proteção marcária e que a sucumbência deve ser integral da ré, pois ela deu causa à lide (princípio da causalidade). Requereram o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários (art. 85, §11, CPC).

Em parecer (evento 4, PROMOCAO1), o Ministério Público Federal opinou pela desnecessidade de sua intervenção, entendendo que a demanda envolve interesse meramente patrimonial disponível entre entes capazes.

No mérito, os registros das litigantes se apresentam da seguinte forma: 

Registros da empresa autora /apelada em vigor

1. B DE BURGER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

2. Registros da empresa autora /apelada B DE BURGER FRANCHISING LTDA em vigor

Registros da empresa apelante (FIRST ACAI & GELATTOS EIRELI)

Ao que se verifica, a questão principal a ser decidida é se o registro da marca "THE B BURGERS" deve ser anulado por imitar marcas registradas anteriormente pelas autoras e se a empresa ré deve ser impedida de utilizar esse sinal.

No mérito, a Constituição Federal garante aos autores de inventos e marcas a proteção às suas criações, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento econômico do país. A Lei nº 9.279/96, que regula a Propriedade Industrial, estabelece em seu artigo 124, inciso XIX, que não podem ser registrados como marca a reprodução ou imitação de marca alheia já registrada, para distinguir produtos ou serviços semelhantes, se isso puder causar confusão ou associação indevida na mente do consumidor.

O princípio da especialidade rege essa matéria, determinando que marcas semelhantes não podem coexistir se atuarem no mesmo ramo de mercado. No caso em tela, ambas as partes exploram o ramo de lanchonetes e hamburguerias. Ficou provado que as autoras possuem registros anteriores para as marcas "B, de burger" e também para a "B BURGER GOURMET". O elemento central e dominante de ambos os sinais é a letra "B" estilizada, seguida da palavra que identifica o produto.

A marca da ré, "THE B BURGERS", por sua vez, também utiliza a mesma letra "B" como elemento central e dominante, acompanhada do termo descritivo de produto. A inclusão do artigo "THE" e a variação para o plural não são suficientes para conferir a distintividade necessária, especialmente quando a proeminência visual recai sobre a letra que identifica a rede das autoras.

Com efeito, a palavra "THE" no registro da ré é um detalhe que não garante distinção suficiente e, na prática, a ré costuma omitir essa pequena palavra, apresentando-se apenas como "B BURGERS", o que intensifica drasticamente a semelhança com a marca das autoras. O direito das marcas não protege apenas a cópia idêntica, mas também a imitação parcial que aproveita o prestígio alheio ou que induz o cliente a acreditar que as empresas pertencem ao mesmo grupo.

Embora a ré alegue que se trata de uma "marca fraca" por utilizar elementos comuns, a proteção legal visa evitar que o consumidor seja induzido a erro. O registro de marcas com tamanha proximidade gráfica e fonética em um mesmo mercado gera o chamado risco de associação, em que o público pode acreditar que os serviços da ré pertencem ao mesmo grupo econômico das autoras ou são por elas autorizados.

O princípio da boa-fé objetiva, previsto no Código Civil, exige que os empresários atuem com lealdade e transparência. A aquisição de uma marca que imita uma concorrente famosa, logo após esta ter obtido vitórias judiciais contra o uso de sinais similares, demonstra uma tentativa de contornar a lei e os princípios da livre concorrência. Não se trata de dar exclusividade sobre uma letra do alfabeto, mas de proteger um conjunto visual e fonético que as autoras levaram anos para consolidar no mercado e que o consumidor já identifica como sendo de sua origem.

A confusão entre os consumidores foi comprovada por e-mails de pessoas interessadas em franquias que confundiram as duas redes (evento 1, EMAIL33 e evento 1, EMAIL33). Isso demonstra que a convivência das marcas é prejudicial não apenas às autoras, mas ao próprio mercado e ao consumidor, que tem o direito de saber exatamente de quem está adquirindo um produto. A função da marca é identificar a origem; se ela gera dúvida, falha em sua missão legal.

A aplicação da Teoria da Distância não se mostra cabível no presente caso, conclusão corretamente adotada pelo juízo de origem. Referida teoria parte da premissa de que a coexistência, no mercado, de marcas semelhantes ou de sinais anteriormente registrados reduziria o alcance do direito de exclusividade do titular marcário. Todavia, tal construção somente pode ser admitida em hipóteses específicas, nas quais reste demonstrado que a multiplicidade de sinais efetivamente afasta a possibilidade de confusão entre os consumidores, circunstância que manifestamente não se verifica nos presentes autos.

Na hipótese dos autos, contudo, a mera existência de marcas semelhantes não é capaz de relativizar o direito de exclusividade da autora. Ao contrário, as provas produzidas demonstram a ocorrência de confusão efetiva entre os consumidores, especialmente no contexto das franquias, evidenciando que os sinais em disputa são aptos a gerar associação indevida quanto à origem dos serviços.

Nas circunstâncias, no mérito marcário, a sentença aplicou corretamente a proibição prevista no artigo 124, inciso XIX, da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), uma vez que restou demonstrado que ambas as empresas atuam no ramo de hamburguerias e que o uso da letra "B" estilizada como elemento central de ambas as marcas cria uma semelhança que induz o público a erro.

Ademais, a  interpretação conferida pelo juízo de origem ao artigo 124, inciso XXIII, da referida lei revela-se plenamente correta. A mera circunstância de as partes desenvolverem suas atividades no mesmo segmento de mercado não basta para demonstrar o conhecimento necessário à incidência do inciso XXIII, sobretudo porque a empresa ré não foi a depositante do pedido de registro. A titularidade do registro somente foi adquirida pela ré em decorrência de cessão, formalizada em 22/11/2021, ocasião em que o INPI efetivou a transferência da titularidade em seu favor.

Não houve, ao contrário da tese recursal, qualquer contradição no fato de o juízo ter afastado a aplicação do inciso XXIII, do art. 124, ao argumento de que se depreenderia da sentença uma presunção de que a apelante teria conhecimento da marca da parte apelada. A fundamentação para a nulidade da marca se baseou exclusivamente no óbice previsto no art. 124, XIX, da LPI, como visto. Inexiste, portanto, qualquer vício ou contradição na sentença em relação a este ponto.

Registre-se que a determinação de abstenção de uso é consequência lógica da nulidade do registro. Manter a eficácia da marca da apelante durante o trâmite recursal até o trânsito em julgado permitiria a continuidade da diluição da marca e a perpetuação da confusão no mercado, o que fere o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, previstos no artigo 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal.

No que tange à multa diária fixada para o caso de descumprimento da ordem de não utilizar a marca, o valor arbitrado em R$ 1.000,00 (um mil reais) mostra-se razoável e adequado. O artigo 537 do Código de Processo Civil permite que o juiz fixe multas para garantir que as decisões sejam cumpridas. O valor estipulado tem caráter pedagógico e inibitório, sendo necessário para assegurar a proteção do direito das autoras e desencorajar a continuidade da prática ilegal.

Tampouco merece prosperar a alegação de que os atos administrativos praticados pelo INPI estariam imunes ao controle jurisdicional. A própria Lei nº 9.279/96 prevê, em seu artigo 175, a ação de nulidade de registro de marca como instrumento específico destinado à fiscalização da legalidade dos atos administrativos praticados pela Autarquia. Assim, embora o INPI detenha competência técnica para o exame e concessão de registros marcários, seus atos estão sujeitos ao controle judicial sempre que houver indícios de violação à legislação aplicável ou aos princípios que regem a Administração Pública, em especial o princípio da legalidade. O Poder Judiciário, nesse contexto, não substitui a atividade técnica da Autarquia, mas exerce sua função constitucional de assegurar que os atos administrativos observem os limites impostos pela Lei de Propriedade Industrial e pelo ordenamento jurídico.

Nesse sentido, a sentença recorrida observou rigorosamente os limites legais, não promovendo qualquer reavaliação do mérito administrativo do exame realizado pelo INPI. O pronunciamento judicial restringiu-se ao controle de legalidade do ato administrativo, reconhecendo que o registro foi concedido em desacordo com o artigo 124 da LPI, em razão da incidência de hipótese legal impeditiva ao registro da marca. Desse modo, a decisão não implicou substituição do juízo técnico da Autarquia por um juízo judicial de conveniência ou oportunidade, mas apenas declarou a nulidade de um ato administrativo incompatível com a legislação de regência, em estrito exercício da função jurisdicional de controle da legalidade dos atos da Administração Pública. Trata-se, portanto, de atuação plenamente compatível com o sistema constitucional de separação dos Poderes e com a garantia de inafastabilidade da jurisdição prevista no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição.

No tocante aos honorários advocatícios, verifica-se a ocorrência de sucumbência recíproca. Embora tenha sido acolhido o pedido principal de declaração de nulidade do registro marcário, o pedido indenizatório (danos morais e materiais) foram extintos, sem resolução do mérito, por circunstância imputável às próprias autoras, evidenciando seu decaimento parcial.

Diante desse cenário, aplica-se o disposto no art. 86 do CPC, impondo-se a distribuição proporcional das despesas processuais e dos honorários advocatícios entre as partes, vedada a compensação da verba honorária, nos termos do art. 85, § 14, do mesmo diploma legal.

O INPI também deve responder pelos ônus sucumbenciais em razão de sua condição de corréu na presente demanda. Conforme entendimento da Turma Especializada (AC nº 5029731-15.2022.4.02.5101/RJ, Rel. Des. Fed. Flavio Lucas, julg. 10/2/2026), a autarquia integra o polo passivo da ação na qualidade de litisconsorte passivo necessário do titular do registro impugnado, e não de assistente especial, uma vez que a pretensão deduzida em juízo visa à desconstituição não apenas do direito marcário do particular, mas também do ato administrativo que culminou na concessão do registro. Assim, a circunstância de o INPI ter aderido à pretensão autoral no curso do processo não modifica sua posição processual, tampouco o exime da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais decorrentes da procedência do pedido de nulidade.

Dessa forma, condeno a parte autora ao pagamento de metade das custas processuais eventualmente adiantadas pela empresa ré e de metade dos honorários advocatícios sucumbenciais, em favor do INPI e do corréu, pro rata, em razão da extinção, sem resolução do mérito, do pedido indenizatório. De igual modo, condeno o INPI e o corréu ao pagamento da metade remanescente das custas processuais eventualmente adiantadas pela parte autora e dos honorários advocatícios sucumbenciais, pro rata, em razão da procedência do pedido de nulidade do registro marcário.

Assim, entendo que a sentença deve ser mantida, exceto quanto às verbas sucumbenciais, pois, diante da sucumbência recíproca, impõe-se a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, pelos quais também responde o INPI, em razão de sua condição de litisconsorte passivo necessário.

Por conseguinte, considerando entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que não se constitui em ofensa ao artigo 93, IX, da CRFB, o relator do processo acolher como razões de decidir os fundamentos da sentença ou do parecer ministerial - motivação per relationem -, adoto os fundamentos da sentença apelada, exceto no que tange às verbas sucumbenciais, dos quais extraio os seguintes excertos, in verbis:

[...]

Pretendem as autoras, além da condenação da empresa ré em indenização por danos materiais e morais, a declaração da nulidade do ato administrativo do INPI que deferiu o seguinte registro de marca:

- Registro nº 916.404.811, referente à marca mista "THE B BURGERS", depositada em 10/12/2018 e concedida em 05/11/2019, para assinalar, na classe NCL(11)43 "Serviços de bar; Serviços de lanchonetes; Serviços de restaurantes; Serviços de restaurantes de auto-serviço", a seguir representada (Evento 1, OUT30, Página 3): 

As autoras alegam que o registro da marca "THE B BURGERS" é nulo, uma vez que, além de infringir a anterioridade de seus próprios registros, violando o disposto no art. 124, inciso XIX, da Lei de Propriedade Industrial (LPI), também afronta os incisos V e XXIII do mesmo artigo.

Como anterioridades impeditivas indicou, mais especificamente, os seguintes registros de sua titularidade, TODOS concedidos antes do depósito da marca anulanda ocorrido em 10/12/2018:

- Registro nº 909.559.023 (Evento1, OUT13), referente à marca mista "B BURGER GOURMET", depositado em 20/06/2015 e concedida em 07/11/2017, para assinalar, na classe NCL(10)43 "Cafés [bares] - [Informação em]; Cafés [bares] - [Consultoria em]; Cafés [bares] - [Assessoria em]; Cafés [bares]; Cafeterias - [Informação em]; Cafeterias - [Consultoria em]; Cafeterias - [Assessoria em]; Cafeterias; Cantinas - [Informação em]; Cantinas - [Consultoria em]; Cantinas - [Assessoria em]; Cantinas; Lanchonetes - [Informação em]; Lanchonetes - [Consultoria em]; Lanchonetes - [Assessoria em]; Lanchonetes; Restaurantes - [Informação em]; Restaurantes - [Consultoria em]; Restaurantes - [Assessoria em]; Restaurantes; Restaurantes de auto-serviço - [Informação em]; Restaurantes de auto-serviço - [Consultoria em]; Restaurantes de auto-serviço - [Assessoria em]; Restaurantes de auto-serviço; Alimentação natural, macrobiótica [preparação de alimentos para consumo] - [Informação em]; Alimentação natural, macrobiótica [preparação de alimentos para consumo] - [Consultoria em]; Alimentação natural, macrobiótica [preparação de alimentos para consumo] - [Assessoria em]; Alimentação natural, macrobiótica [preparação de alimentos para consumo]; Restaurantes de auto-serviço - [Informação em]; Restaurantes de auto-serviço - [Consultoria em]; Restaurantes de auto-serviço - [Assessoria em]; Restaurantes de auto-serviço; Serviços de bar - [Informação em]; Serviços de bar - [Consultoria em]; Serviços de bar - [Assessoria em]; Serviços de bar." a seguir representada: 

- Registro nº 909.308.578 (evento1,OUT10), referente à marca mista "B, de burger", depositada em 28/04/2015 e concedida em 26/06/2018, para assinalar, na classe NCL(10)43 "Cafés [bares] - [Informação em]; Cafés [bares] - [Consultoria em]; Cafés [bares] - [Assessoria em]; Cafés [bares]; Cafeterias - [Informação em]; Cafeterias - [Consultoria em]; Cafeterias - [Assessoria em]; Cafeterias; Cantinas - [Informação em]; Cantinas - [Consultoria em]; Cantinas - [Assessoria em]; Cantinas; Lanchonetes - [Informação em]; Lanchonetes - [Consultoria em]; Lanchonetes - [Assessoria em]; Lanchonetes; Restaurantes - [Informação em]; Restaurantes - [Consultoria em]; Restaurantes - [Assessoria em]; Restaurantes; Restaurantes de auto-serviço - [Informação em]; Restaurantes de auto-serviço - [Consultoria em]; Restaurantes de auto-serviço - [Assessoria em]; Restaurantes de auto-serviço; Alimentação natural, macrobiótica [preparação de alimentos para consumo] - [Informação em]; Alimentação natural, macrobiótica [preparação de alimentos para consumo] - [Consultoria em]; Alimentação natural, macrobiótica [preparação de alimentos para consumo] - [Assessoria em]; Alimentação natural, macrobiótica [preparação de alimentos para consumo]; Restaurantes de auto-serviço - [Informação em]; Restaurantes de auto-serviço - [Consultoria em]; Restaurantes de auto-serviço - [Assessoria em]; Restaurantes de auto-serviço; Serviços de bar - [Informação em]; Serviços de bar - [Consultoria em]; Serviços de bar - [Assessoria em]; Serviços de bar".

- Registro nº 909.308.608 (evento1,OUT11), referente à marca mista "B, de burger", depositada em 28/04/2015 e concedida em 26/06/2018, para assinalar, na classe NCL(10)43 "Cafés [bares] - [Informação em]; Cafés [bares] - [Consultoria em]; Cafés [bares] - [Assessoria em]; Cafés [bares]; Cafeterias - [Informação em]; Cafeterias - [Consultoria em]; Cafeterias - [Assessoria em]; Cafeterias; Cantinas - [Informação em]; Cantinas - [Consultoria em]; Cantinas - [Assessoria em]; Cantinas; Lanchonetes - [Informação em]; Lanchonetes - [Consultoria em]; Lanchonetes - [Assessoria em]; Lanchonetes; Restaurantes - [Informação em]; Restaurantes - [Consultoria em]; Restaurantes - [Assessoria em]; Restaurantes; Restaurantes de auto-serviço - [Informação em]; Restaurantes de auto-serviço - [Consultoria em]; Restaurantes de auto-serviço - [Assessoria em]; Restaurantes de auto-serviço; Alimentação natural, macrobiótica [preparação de alimentos para consumo] - [Informação em]; Alimentação natural, macrobiótica [preparação de alimentos para consumo] - [Consultoria em]; Alimentação natural, macrobiótica [preparação de alimentos para consumo] - [Assessoria em]; Alimentação natural, macrobiótica [preparação de alimentos para consumo]; Restaurantes de auto-serviço - [Informação em]; Restaurantes de auto-serviço - [Consultoria em]; Restaurantes de auto-serviço - [Assessoria em]; Restaurantes de auto-serviço; Serviços de bar - [Informação em]; Serviços de bar - [Consultoria em]; Serviços de bar - [Assessoria em]; Serviços de bar" a seguir representada: 

2.1. Da violação ao art. 124, XIX da Lei 9.279/96

Pois bem, o art. 124, XIX, LPI assim dispõe:

Art. 124. Não são registráveis como marca: (...)

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;

No Brasil, é registrável como marca de produto ou serviço o sinal visual que possa servir para distinguir tal produto ou serviço de outro, de origem diversa. Portanto, é preciso que a marca possua distintividade. Além desse e de outros requisitos, também é preciso que a marca possua novidade relativa, ou seja, que não se constitua em reprodução ou imitação de marca já protegida no mesmo segmento econômico (princípio da especialidade), a fim de evitar que consumidores confundam ou associem indevidamente marcas de diferentes titulares.

O dispositivo em questão visa à proteção da integridade dos direitos sobre as marcas registradas, especialmente quando há risco de confusão entre elas, seja em razão de sua semelhança visual, fonética ou conceitual, que possa levar o consumidor a erro, prejudicando a identificação e a distinção dos produtos ou serviços no mercado.

Portanto, "O titular da marca possui a prerrogativa de utilizá-la, com exclusividade, no âmbito dessa especialidade, em todo o território nacional pelo prazo de duração do registro no INPI e a finalidade da proteção ao uso das marcas é dupla: por um lado protegê-la contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto (STJ, REsp 1418171/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 10/04/2014).

Pois bem. Quanto à identidade, semelhança ou afinidade entre os produtos ou serviços a serem designados, conforme especificações detalhadas nos itens precedentes de cada um dos registros marcários em questão, verifica-se que tanto as autoras como a empresa ré possuem registros para assinalar produtos do ramo mercadológico de serviços alimentícios e de hospitalidade.

Deste modo, tendo em vista que os produtos que a parte autora visa designar com a utilização de suas marcas são pertencentes ao mesmo segmento mercadológico em que inserida a marca da empresa ré, havendo concorrência direta entre as litigantes, não é possível a aplicação do princípio da especialidade no caso em tela.  

2.1.1. Semelhança Visual, Fonética e Conceitual

A análise do cotejo entre os sinais, conforme o artigo 124, XIX, da LPI, deve ser realizada a partir da comparação de suas características gerais. No presente caso, a marca que se pretende anular (marca anulanda) e a marca anteriormente registrada possuem uma semelhança significativa, especialmente no que tange ao elemento central que é a letra “B”. Ambas as marcas destacam essa letra de forma proeminente em seus respectivos logotipos.

Em relação à semelhança visual, as duas marcas compartilham o mesmo elemento central, a letra "B", embora com diferentes composições gráficas.

É certo que a marca anulanda  posiciona a letra "B" no centro de um círculo, enquanto a marca das anterioridades acima relacionadas a coloca no centro de dois quadriláteros. Entretanto, embora essas diferenças no formato geométrico possam ser notadas, elas não são suficientemente distintivas para evitar a possibilidade de confusão por parte do público consumidor, pois a letra “B” continua sendo o elemento mais marcante e identificador das duas marcas.

Em termos fonéticos, tanto a marca anulanda quanto a marca de titularidade das autoras citadas como anterioridades utilizam o termo “burger” ou variações próximas, o que as torna foneticamente semelhantes.

Destaque-se, outrossim, que  a utilização da expressão "burger" no plural ou no singular ("burgers" versus "burger") não é suficiente para dissociar a sonoridade das duas marcas, especialmente face às empresas pertencerem ao mesmo ramo de atividade, qual seja,  o mercado alimentício, e utilizarem a letra "B" como elemento distintivo. Essa semelhança fonética contribui para o risco de confusão, dado que os consumidores podem não perceber a diferença entre elas ao pronunciá-las.

Ademais, o uso da letra “B” associada ao termo “burger” ou “burgers” possui uma carga conceitual direta com a área de atuação (alimentos, especialmente hambúrgueres), o que reforça a semelhança entre as marcas, tornando-as ainda mais suscetíveis de acarretar confusão ao público consumidor quanto à origem do produto.  

No ponto, "a questão acerca da confusão ou associação de marcas deve ser analisada, em regra, sob a perspectiva do homem médio (homus medius), ou seja, naquilo que o magistrado imagina da figura do ser humano dotado de inteligência e perspicácia inerente à maioria das pessoas integrantes da sociedade" (STJ, REsp 1336164/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/12/2019).

No caso em análise, a empresa ré ao utilizar a letra "B" de forma destacada e associá-la ao termo “burger” ou variações similares, sem dúvida, promove a imitação de elementos essenciais de marcas registradas pelas autoras, apesar da adição de algumas alterações gráficas insuficientes para afastar o risco de confusão entre elas.

Essas alterações, embora visíveis na composição geométrica (círculo versus quadriláteros), como visto, não são suficientes para evitar a imitação substancial dos elementos centrais da marca, que são os mais relevantes para a identificação dos consumidores no mercado de alimentos, em especial no setor de hambúrgueres.

2.1.2. Apresentação da marca anulanda ao público consumidor

Outro ponto crucial na análise da infringência da marca é a forma como a marca anulanda tem sido apresentada ao público. Observa-se que a marca anulanda tem sido divulgada, de maneira preponderante, com a expressão “B-Burger”, sem qualquer menção ao artigo definido "the", nos termos de sua versão registrada junto ao INPI (Evento1,OUT17): 

Apesar da análise ora efetuada dizer respeito à marca mista anulanda "THE B BURGERS" registrada junto ao INPI (registro nº 916.404.811), cumpre ressaltar que a verificação da alteração na forma de apresentação da marca é relevante, pois sinaliza a intenção da empresa ré em confundir o público consumidor, eis que resulta em uma semelhança ainda maior com as marcas anterioriormente registradas pelas autoras, com utilização da letra “B” seguida de “burger” ou "burgers".

Consoante relatado na inicial e comprovado pelos documentos juntados no Evento1, email 33 e 36, resta clara a ocorrência de  associação equivocada  entre as marcas por parte do público em geral.

Acrescente-se que a referida marca "B-BURGER", inicialmente utilizada pelo empresário, Sr. Ítalo Bruno Araújo Fonseca, em parceria com o influenciador digital Sr. Carlinhos Maia, foi depositada diversas vezes perante o INPI em 2019 e 2020, sendo os pedidos INDEFERIDOS, como se verifica:

                     Não por outro motivo, posicionou-se corretamente o órgão técnico do INPI, na presente demanda (evento 20, ANEXO2, página 5), "...no sentido de que procede a alegação autoral no que tange ao pedido de nulidade do registro nº 916404811 da empresa Ré, por violação ao art. 124, inciso XIX da LPI, diante da imitação do sinal “B, de Burger”, que figura como elemento principal de marcas anteriormente registradas pelas Autoras" (grifo nosso).

                       2.2. Da Teoria da Distância

A aplicação da chamada Teoria da Distância não se sustenta no presente caso. Tal teoria pressupõe que o titular de uma marca, ao conviver com registros e usos anteriores de marcas similares no mesmo segmento ou em segmentos distintos, teria seu direito de exclusividade limitado, o que não é cabível em face dos fatos e fundamentos jurídicos aplicáveis à situação em análise.

No caso em tela, a convivência de marcas semelhantes no mercado, alegada pela ré, não é suficiente para invalidar ou relativizar o direito exclusivo da autora. Pelo contrário, quando há sinais que podem induzir confusão no público consumidor – como ocorre aqui –, a proteção deve ser intensificada. Isso porque a marca da autora, devidamente registrada, adquiriu distintividade e reconhecimento no mercado, sendo claramente associada à sua atividade.

Além disso, o consumidor não está habituado à convivência entre as marcas em questão de forma pacífica e harmônica, como sugere a ré. Pelo contrário, há relatos claros na inicial, acompanhados de provas documentais, de que consumidores têm efetivamente confundido as duas marcas, especialmente no contexto de franquias. Tal situação demonstra que a distância entre os sinais não é suficiente para afastar o risco de confusão, invalidando o fundamento principal da Teoria da Distância.

 2.3. Da violação ao art. 124, V da Lei 9.279/96:

Entende a parte autora que deve ser decretada a nulidade do registro n.º 922.713.618 obtido pelo réu KELBER, invocando a prioridade do seu nome empresarial, nos termos do art.124, V, da Lei da Propriedade Industrial, e do art.8º da Convenção da União de Paris.

GAMA CERQUEIRA definia a propriedade industrial como “o conjunto dos institutos jurídicos que têm por fim prevenir a concorrência desleal no comércio e na indústria”. Marcas, nomes empresariais e títulos de estabelecimento são espécies de signos distintivos da atividade empresarial, cujos conceitos são inconfundíveis entre si. 

De acordo com as regras de nossa atual Lei de Propriedade Industrial (LPI) – Lei n.º 9.279/96, a marca é o signo visualmente perceptível (art.122), não compreendido nas proibições legais (art.124), destinado a distinguir um produto ou serviço de outro idêntico ou afim, de origem diversa, e que gera um direito de exclusividade.

O nome empresarial, por seu turno, identifica o empresário ou a própria empresa, e pode consistir em firma individual, firma social ou denominação. 

Já o título de estabelecimento é o “local onde o empresário expõe as suas mercadorias e se encontra com a sua clientela” (RUBENS REQUIÃO, in “Curso de Direito Comercial”, vol. 1, Saraiva, 19.ed., 1989, p. 219). Também conhecido como nome de fantasia, e de ampla utilização nos dias atuais, individualiza o estabelecimento comercial, é a representação da empresa frente ao mercado consumidor. Não está sujeito a registro, quer nas Juntas Comerciais, quer no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, podendo ser provada a sua adoção por diversos meios, sendo o mais comum deles a previsão de sua utilização no contrato social da empresa.

Desde o advento da Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (CUP) em 1883, é reconhecida em âmbito internacional, em seu artigo 8º, a necessidade de proteção de marcas e de nomes empresariais (“O nome comercial será protegido em todos os países da União sem obrigações de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio”), o que vem sendo ratificado por nossos Tribunais (“Tanto o nome comercial quanto a marca, devidamente registrados, nos termos da legislação aplicável, devem ser protegidos” (STJ, REsp 77.549, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito).

A Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (CUP), tratado multilateral firmado inicialmente em 1883 por 8 países, dentre os quais o Brasil, e que tem hoje 175 partes contratantes, considerado o marco inaugural do sistema internacional da propriedade intelectual. O Brasil aderiu, ainda, no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC), ao Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (Acordo ADPIC), mais conhecido, no Brasil, pelo acrônimo TRIPs (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), que foi integrado ao ordenamento jurídico pátrio por meio do Decreto n.º 1.355/94, iniciando-se a sua vigência em 01/01/1995, o qual também prevê a proteção às marcas, não havendo disciplina específica no que tange aos nomes empresariais.

Ao lado de diversas disposições sobre marcas (arts.6º e 7º), a Convenção da União de Paris, ao dispor sobre os nomes empresariais (art.8º), assegura a sua proteção “sem obrigações de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca”.

No que tange à legislação brasileira, os dois institutos nunca foram regrados no mesmo diploma legal, dificultando o tratamento da matéria. 

A disciplina das marcas sempre teve previsão nos códigos e nas leis específicas sobre a propriedade industrial, sendo o seu registro feito junto ao INPI e com proteção em todo o território nacional (art.129 da LPI).

Os nomes empresariais, por outro lado, nunca tiveram proteção específica nas normas de propriedade industrial, estando o seu regramento previsto na Lei n.º 8.934/94 e, mais recentemente, no Código Civil de 2002, sendo o arquivamento dos atos constitutivos nas Juntas Comerciais suficiente para sua proteção. A despeito de tratar-se o Brasil de República Federativa, não foi adotado um sistema registral nacional ou único, mas sim limitado às unidades federativas, com a possibilidade de extensão, desde que tal registro seja averbado nas Juntas Comerciais de cada uma das 26 demais Unidades da Federação.

E, como adverte LUIZ LEONARDOS, é “irrelevante que a marca tenha por fim assinalar mercadorias ou produtos, que o título de estabelecimento distinga o próprio estabelecimento comercial e que o nome comercial identifique o comerciante, porquanto a utilização de elemento caracterizador comum trará inevitável confusão” (Apreciação do conflito entre marcas e nomes comerciais, Revista da ABPI, Edição: 41, Mês: Julho/Agosto, Ano: 1999).

O tamanho continental do Brasil e a deficiente legislação interna, que não contempla os nomes empresariais como um importante aspecto da propriedade industrial, não estabelece uma correlação necessária entre marcas e nomes, e ainda impõe uma exclusividade limitada geograficamente para os nomes empresariais – em contraposição ao caráter nacional das marcas, favorece a ocorrência de conflitos entre tais signos distintivos. 

Esse cenário de incertezas se amplifica ante os novos desafios decorrentes da realidade de um mundo em que há multiplicidade de atividades empresariais e as fronteiras do comércio interestadual, nacional e mesmo mundial não são mais precisas, ante a nova realidade do comércio eletrônico ou virtual, por meio da internet.

Para prevenir eventuais conflitos, a legislação contém norma explícita no sentido da irregistrabilidade de marca que reproduza ou imite elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos (art.124, V da LPI). Embora não haja proibição expressa em sentido contrário, tal invocação poderia, em tese, ser feita, de acordo com as normas de concorrência leal, decorrentes do sistema de direito.

Mas, na prática, muitas vezes acontece – como no caso dos autos - de haver colidência entre marcas e o elemento diferenciador ou característico de títulos de estabelecimento ou nomes empresariais, sendo relevante notar a total ausência de diálogo institucional entre as Juntas Comerciais e o INPI, de modo que um órgão não tem qualquer conhecimento, via de regra, sobre os signos registrados perante o outro.

Seja como for, na análise de tais conflitos, apesar de não haver qualquer regra formal de especialidade, é curial que haja um prévio exame das atividades desenvolvidas pelas empresas titulares dos signos em confronto, sem o que ficaria esvaziada a própria disputa.

No mais, cumpre repisar que, segundo entendimento consolidado do E. STJ, com amparo na interpretação literal do artigo 1.166 do Código Civil, "em razão do chamado princípio da territorialidade, a tutela do nome empresarial circunscreve-se à unidade federativa de competência da junta comercial em que inscritos os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo o território nacional caso seja feito pedido complementar de arquivamento nas demais juntas do país (artigo 1.166 do Código Civil)" (Por todos: REsp 1494306/RJ).

Em suma, "eventual colidência entre nome empresarial e marca não é resolvido tão somente sob a ótica do princípio da anterioridade do registro, devendo ser levado em conta ainda os princípios da territorialidade, no que concerne ao âmbito geográfico de proteção, bem como o da especificidade, quanto ao tipo de produto e serviço" (STJ, REsp n. 1.359.666/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/5/2013, DJe 10/6/2013).

No caso concreto, nos termos dos documentos juntados no Evento1, CONTRSOCIAL4 e 5,  não é possível se verificar que as autoras utilizavam as denominações sociais B DE BURGER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA e B DE BURGER FRANCHISING LTDA antes do depósito do pedido efetuado em 10/12/2018, que ora se pretende anular.

Assim, não merece prosperar a alegação das autoras no que diz respeito a violação ao Artigo 124, V, da LPI.

2.4. Da violação ao art. 124, XXIII da Lei 9.279/96:

Alegam as autoras a nulidade do registro nº 916.404.811, para a marca mista "THE B BURGERS", na classe NCL(11) 43,  com base no art. 124, inc. XXIII da LPI, que dispõe não ser registrável, como marca, “sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia”. 

Segundo o Manual de Marcas do INPI [item 5.11.4 - 3ª edição (out/2019), 6ª revisão (janeiro/2023)], para a comprovação das alegações em casos em que se invoca a aplicação do art.124, XXIII da LPI, devem ser observados os seguintes parâmetros:

A semelhança entre os sinais, o tempo de vigência do registro anterior ou a atuação em segmentos mercadológicos idênticos ou afins, por si, não constituem comprovação de que o impugnado possui conhecimento da marca da impugnante. As impugnações fundamentadas no inciso XXIII do art. 124 da LPI devem ser acompanhadas de documentação comprobatória de que o requerente do pedido ou titular do registro atacado conhecia evidentemente a marca do impugnante.

Tais documentos podem caracterizar relações comerciais diretas ou indiretas entre as partes, envolvendo a marca em questão ou produtos e serviços por ela assinalados, como, por exemplo:

a) Correspondências contendo tratativas concernentes ao uso da marca;

b) Contratos tendo como parte o requerente do registro, os quais incluem produtos ou serviços assinalados pela marca;

c) Comprovação de participação simultânea em eventos setoriais ou concorrências; ou

d) Quaisquer documentos que comprovem indubitavelmente o conhecimento da marca da impugnante por parte da titular do pedido ou registro atacado.

Vale notar que a aplicação da norma legal em questão não está restrita às situações de vínculo contratual entre as partes, incluindo, também, os casos de relação comercial indireta, desde que comprovada documentalmente.

O fato de a relação comercial entre impugnante e impugnado ter se iniciado após a data do depósito do pedido atacado não afasta a aplicabilidade do dispositivo legal, desde que o depósito tenha ocorrido sem o conhecimento ou autorização do legítimo titular da marca. A partir da vigência do contrato, deve o requerente do pedido ou titular do registro diligenciar imediatamente junto ao INPI com o propósito de regularizar a questão, desistindo do pedido, renunciando ao registro ou transferindo o pedido ou registro para o legítimo titular, em observância ao princípio da boa fé, consagrado no art. 422, do Código Civil.

Em primeiro lugar, deve ser mencionado que o INPI não atua, de ofício, na aplicação do inciso XXIII do art. 124, devendo haver a provocação de um terceiro interessado, via oposição ou procedimento administrativo de nulidade, que apresente o impedimento à autarquia.

No caso concreto, NÃO foi apresentada qualquer oposição de terceiros ao pedido de registro nº 916.404.811, para a marca mista "THE B BURGERS", na classe NCL(11) 43:

Por outro lado, salta aos olhos que tal dispositivo legal visa a coibir a reprodução de marca não registrada no País, pois neste caso seria aplicável a disposição do inciso XIX do mesmo art.124 da LPI.

Deve ser consignado que a proteção deste dispositivo legal visa preservar a notoriedade relativa, tratando-se de norma que visa precipuamente preservar as relações de concorrência leal no mercado, pois é evidente que a ninguém é dado registrar sinal que esteja sendo utilizado por seu concorrente.

Assim, se o requerente tem ciência da utilização da marca por outra pessoa, ou, nas palavras da lei, se dela “evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade”, inviável o registro que a reproduza ou imite e se destine a “distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia”.

Na hipótese dos autos, apesar do entendimento no sentido de que a empresa ré passou a veicular a marca diferentemente daquela registrada ("THE B BURGERS"), ou seja, suprimindo a expressão/artigo "THE"  na intenção de confundir ainda mais o público consumidor, o depósito do pedido de registro em 10/12/2018 foi efetuado pela empresa THE BURGERS FAST FOOD FRANQUEADORA LTDA.

A empresa ré passou a ser a titular do registro por cessão, em 22/11/2021, quando o INPI comandou a transferência de sua titularidade (como se verifica no quadro acima - serviço "349").

No presente caso, portanto, não procede a alegação de que o simples fato de ambas as partes atuarem no mesmo ramo é suficiente para configurar o conhecimento necessário à aplicação do inciso XXIII, uma vez que a empresa ré não foi a depositária do pedido de registro. 

2.5. Da abstenção do uso da marca

Com relação ao pedido de abstenção de marca, cumpre atentar para o entendimento firmado pelo E. STJ, no julgamento do Tema n. 950,  no seguinte sentido:

"As questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal, e outras demandas afins, por não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal. No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória."

Assim, como consectário lógico da nulidade da marca acima reconhecida, com fulcro no art. 124, XIX da LPI, deve ser condenada a empresa ré na obrigação de se abster do uso da marca mista "THE B BURGERS", para identificar produtos ou serviços do ramo alimentício, sob pena de multa diária.

Fixo como data inicial da obrigação de abstenção de uso (art. 537 do CPC/2015) o trigésimo dia após a data da intimação, a partir de quando incidirá multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

[...]

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO à remessa necessária e DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação, apenas no que tange à redistribuição das verbas sucumbenciais, nos termos da fundamentação.

Documento eletrônico assinado por MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO, Desembargador Federal Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002935673v19 e do código CRC f8854023.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO
Data e Hora: 14/07/2026, às 08:58:24

Apelação Cível Nº 5030729-80.2022.4.02.5101/RJ

EMENTA

PROPRIEDADE INTELECTUAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. REPRODUÇÃO PARCIAL DE MARCA ANTERIORMENTE REGISTRADA. RISCO DE CONFUSÃO E ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE DOS ATOS DO INPI. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária, considerada interposta, e apelação cível em ação de nulidade de registro de marca ajuizada em face da titular do registro e do INPI, na qual o juízo extinguiu, sem resolução do mérito, o pedido de indenização por danos materiais e morais, e julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade do registro da marca mista "THE B BURGERS", por reconhecer colidência com marcas anteriormente registradas pelas autoras. A apelante alegou, preliminarmente, cerceamento de defesa e violação ao contraditório e, no mérito, sustentou inexistência de risco de confusão, aplicabilidade da Teoria da Distância, impossibilidade de revisão judicial do mérito administrativo do INPI, excesso da multa cominatória e necessidade de reconhecimento da sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial e ofensa ao contraditório pela utilização de elementos relativos ao uso da marca; (ii) estabelecer se o registro da marca "THE B BURGERS" viola o art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/96 em razão do risco de confusão ou associação indevida com marcas anteriormente registradas; (iii) determinar se é aplicável a Teoria da Distância e se incide o art. 124, XXIII, da Lei nº 9.279/96; (iv) definir se o Poder Judiciário pode exercer controle de legalidade sobre ato administrativo concessivo de registro de marca praticado pelo INPI; (v) aferir se a multa cominatória foi fixada de modo excessivo; e (vi) estabelecer se houve a correta distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser solucionada pela comparação dos aspectos visuais, fonéticos e conceituais das marcas e pelos documentos constantes dos autos, inclusive manifestação técnica do INPI.

4. A análise do modo como a marca é efetivamente apresentada ao público constitui elemento legítimo para aferição do risco de confusão, sem violação ao contraditório ou ao princípio do tempus regit actum.

5. A reprodução do elemento distintivo predominante das marcas anteriormente registradas, aliada à atuação das partes no mesmo segmento econômico, caracteriza hipótese de óbice ao registro marcário, nos termos do art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/96, por gerar risco de confusão e associação indevida entre os consumidores.

6. A utilização predominante da expressão "B BURGERS", com supressão do artigo "THE", intensifica a semelhança entre os sinais distintivos e reforça a probabilidade de associação indevida.

7. A efetiva confusão de consumidores demonstrada por provas documentais confirma a aptidão das marcas para induzir o público a erro.

8. A Teoria da Distância não se aplica quando as provas demonstram efetiva possibilidade de confusão entre os consumidores, não sendo suficiente a existência de outras marcas semelhantes para restringir o direito de exclusividade do titular.

9. Não se configura a hipótese do art. 124, XXIII, da Lei nº 9.279/96, pois a nulidade do registro decorre exclusivamente da incidência do art. 124, XIX, inexistindo demonstração dos requisitos específicos daquele dispositivo em relação à adquirente do registro por cessão.

10. A abstenção de uso da marca decorre como consequência lógica da declaração de nulidade do registro, sendo cabível a manutenção da multa cominatória, no valor fixado, por se revelar medida adequada e razoável para assegurar o efetivo cumprimento da decisão.

11. Os atos administrativos do INPI submetem-se ao controle jurisdicional de legalidade, sem que isso represente substituição do juízo técnico da Autarquia ou violação ao princípio da separação dos Poderes.

12. A extinção, sem resolução do mérito, dos pedidos indenizatórios configura sucumbência recíproca, impondo a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, pelos quais também responde o INPI, em razão de sua condição de litisconsorte passivo necessário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Remessa necessária desprovida. Apelação parcialmente provida.

Tese de julgamento:

1. O cotejo entre marcas pode ser realizado com base na comparação de seus aspectos visuais, fonéticos e conceituais, dispensando prova pericial quando os elementos constantes dos autos forem suficientes.

2. A utilização efetiva da marca no mercado pode ser considerada para aferição do risco de confusão ou associação indevida entre sinais distintivos.

3. A reprodução parcial do elemento distintivo predominante de marca anteriormente registrada, em segmento mercadológico idêntico ou afim, caracteriza impedimento ao registro previsto no art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/96 quando apta a induzir o consumidor a erro.

4. A Teoria da Distância não afasta a proteção marcária quando comprovada a efetiva possibilidade de confusão entre consumidores.

5. O Poder Judiciário pode exercer controle de legalidade sobre atos administrativos do INPI sem substituir a atividade técnica da Autarquia.

6. A procedência do pedido de nulidade do registro e a extinção sem resolução do mérito dos pedidos indenizatórios impõem o reconhecimento da sucumbência recíproca e a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXIX e XXXV; Lei nº 9.279/1996, arts. 124, VI, XIX, XXIII, 128, 129, 130 e 175; CPC, arts. 86, 85, § 14, 370, parágrafo único, 496, I, §§ 1º, 2º e 3º, I, e 537; Código Civil, arts. 186, 422 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.336.164/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07.11.2019, DJe 19.12.2019; TRF da 2ª Região, AC nº 5029731-15.2022.4.02.5101/RJ, Rel. Des. Fed. Flavio Lucas, j. 10.02.2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO à remessa necessária e DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação, apenas no que tange à redistribuição das verbas sucumbenciais, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 14 de agosto de 2026.

Documento eletrônico assinado por MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO, Desembargador Federal Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002943159v6 e do código CRC 55913b78.

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Data e Hora: 14/08/2026, às 19:23:15

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO NOVA SESSÃO VIRTUAL DE 05/08/2026 A 14/08/2026

Apelação Cível Nº 5030729-80.2022.4.02.5101/RJ

RELATOR: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

PRESIDENTE: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

PROCURADOR(A): JOAO AKIRA OMOTO

RELATOR DO ACÓRDÃO: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

Votante: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

Votante: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

Votante: Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTAS

FLAVIA JANOT DE MATTOS BURKE

Secretária