Apelação Cível Nº 5003255-41.2025.4.02.5001/ES
RELATOR: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO
RELATÓRIO
(Desembargador Federal MARCELLO GRANADO – Relator) Trata-se de apelação interposta pela parte autora – PANLO BIKINIS LTDA - em face da sentença do Juízo da 5ª Vara Federal Cível de Vitória/ES, datada de 06/11/2025, que julgou improcedente o pedido inicial – (i) anulação do ato de indeferimento do registro de marca nº 1524906; (ii) anulação do ato de indeferimento do registro de marca nº 1524914; (iii) anulação do ato de indeferimento do registro de marca nº 1433867; (iiii) anulação do ato de deferimento do registro de marca nº 1165403; (iiiii) anulação do ato de deferimento do registro de marca nº 1165406 -, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, condenando a apelante em custas e honorários advocatícios, pro rata, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais) - art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015 (evento44 – sent1).
O Juízo de origem julgou os pedidos iniciais improcedentes pelos seguintes fundamentos: (i) o pleito de caducidade é manifestamente incabível e, portanto, juridicamente inviável neste momento processual, tendo em vista que o registro da parte ré foi concedido em 04/01/2022, e o prazo quinquenal para que se possa reconhecer a caducidade do registro - caput do art. 143 da Lei nº 9.279/1996 (LPI) - somente se encerrará em 04/01/2027; (ii) a parte ré é titular de dois certificados de registro da marca "PANLÔ" com data de concessão em 04/01/2022 e vigência até 04/01/2032 (anexos 7 e 8 do evento 32), e os três requerimentos administrativos posteriores efetivados pela parte autora buscando o registro da marca "PANLÔ bikinis" (anexos 5, 9 e 11 do evento 1) foram indeferidos porque reproduzem os registros de titularidade da parte ré - art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/1996 - (anexos 8, 10 e 14 do evento 1); (iii) as pessoas físicas podem requerer o registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente - art. 128, caput e § 1º, da LPI -; (iiii) a norma estabelece o denominado princípio atributivo do direito de marcas, isto é, a propriedade e o uso exclusivo da marca são adquiridos pelo registro validamente expedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI - art. 129 da LPI -; (iiiii) mesmo que se considerasse o alegado uso prévio da marca pela parte autora desde 2019 (anexo 3 - evento 1), a parte ré demonstrou ter iniciado o uso da marca "PANLÔ", no segmento de vestuário, em 2013, o que lhe conferiria o direito de precedência - art. 129, § 1º, da LPI -; (iiiiii) a jurisprudência reconhece que, comprovado o uso prévio da marca por ambas as partes há pelo menos 6 (seis) meses antes da data do primeiro depósito, o direito sobre o registro pertence a quem primeiro depositar o pedido (TRF2, AC 5024004-46.2020.4.02.5101, Rel. DF Flavio Oliveira Lucas, 2ª Turma Especializada, julgado em 21/03/2025, DJe 01/04/2025); (iiiiiii) há uma afinidade entre os produtos que ambas as marcas pretendem produzir e/ou comercializar no mercado, e a identidade do elemento nominativo dominante - "PANLÔ" - e a afinidade/identidade das atividades e produtos (ambas atuantes no segmento de vestuário - classes 25 e 35), o risco de confusão ou associação indevida é patente.
Em razões recursais (evento51 – apelacao1), alega-se: (i) “é incontroverso que a Apelada, embora detenha formalmente um registro na classe de vestuário, jamais desempenhou qualquer atividade no segmento de moda praia ou vestuário, seja em escala artesanal, comercial ou industrial”; (ii) “a apelante atua de forma concreta e contínua, movimenta a economia local, gera empregos, recolhe tributos e atende consumidores reais com a marca ‘PANLÔ Bikinis’, no exato segmento correspondente à classe de vestuário”; (iii) “não se discute aqui caducidade por falta de uso superveniente, mas sim nulidade originária, decorrente da ausência de legítimo interesse no momento do depósito, vício insanável que autoriza a declaração de nulidade a qualquer tempo, nos termos do art. 165 da LPI”; (iiii) “a r. sentença recorrida, data venia, restringiu-se a uma análise superficial de semelhança ortográfica, deixando de observar o critério fundamental que rege o Direito Marcário: a impressão de conjunto produzida pelos sinais distintivos em confronto”; (iiiii) “ao se proceder a uma análise técnica dos sinais em conflito, verifica-se que estes possuem DNA marcário absolutamente distinto, o que afasta, de forma categórica, qualquer risco de confusão ou associação”; (iiiiii) “a comparação deve incidir sobre a apresentação global do sinal no mercado, e, nesse cenário, é absolutamente inconcebível que uma etiqueta de biquíni seja confundida com um rótulo de aromatizante ou produto químico”; (iiiiii) “ao impedir o registro da Apelante, o Judiciário não está protegendo a Apelada de um concorrente, mas sim concedendo-lhe um monopólio injustificado sobre um setor (moda praia/vestuário) onde ela não atua, violando o princípio constitucional da Livre Iniciativa (Art. 170, CF/88)”; (iiiiiiii) a Teoria da Distância significa que marcas novas não precisam ser absolutamente distintas das anteriores, necessitando apenas guardar distanciamento suficiente para que o consumidor não as confunda no momento da compra, como na hipótese dos autos; (iiiiiiiii) “permitir a convivência, neste caso, é respeitar o Princípio da Preservação da Empresa”. Ao final, requer-se o provimento do recurso, com a consequente procedência da pretensão autoral. Juntou-se guia de custas.
Em contrarrazões (evento59 - contraz1), o INPI argumenta, em síntese, que “a apelação interposta não traz novos argumentos, além daqueles já deduzidos, capazes, por si sós, de proporcionar a reforma da sentença”.
A seu turno, a ré P. M. C. apresentou contrarrazões (evento61 – contrazap1), onde sustenta que: (i) “a Recorrida iniciou com a atividade antes do seu depósito da marca no INPI, sendo assim, atribui-se também sua proteção no que tange à exceção do art. 129, §1”; (ii) “a marca pleiteada pela Recorrente iniciou com os processos de registro de marca somente em 2022 (processo nº 926662562, 925461008 e 926662139), e, sequer foram concedidos pela Autarquia, justamente pelo entendimento de que são marcas colidentes com a marca Recorrida”; (iii) “a Recorrida possui a anterioridade e direito de precedência inequívoca, restou assegurado sua exclusividade em todo território nacional, revestindo de garantias pelo Direito Adquirido previsto no art. 129, §1ª da LPI”; (iiii) “a imitação praticada pela marca da parte Recorrente é evidente, pois inexiste diferença entre os grafismos, sendo, portanto, de fácil confusão para o público consumidor”; (iiiii) “o elemento dominante de ambas as marcas é a palavra “PANLÔ”, palavras iguais, com aspecto fonético igual, percebe-se que não há qualquer dúvida em relação à flagrante REPRODUÇÃO da marca da Recorrida”; (iiiiii) “é evidente que as atividades desempenhadas por ambas as partes pertencem ao mesmo nicho”; (iiiiiii) “a teoria da distância não se presta a legitimar a reprodução do núcleo distintivo de marca anterior, sob pena de esvaziamento da função essencial da marca”; “a insistência da Recorrente em exigir comprovação documental do exercício da atividade no momento do depósito revela clara confusão ou deliberada distorção dos requisitos legais do sistema marcário brasileiro, ao tentar impor obrigação inexistente na Lei nº 9.279/96 e expressamente afastada pelo Manual de Marcas do INPI”; (iiiiiiii) “o pedido de caducidade formulado pela Recorrente é manifestamente prematuro e juridicamente inviável, por ausência de pressuposto legal essencial, o que, por si só, impede qualquer análise de mérito acerca do alegado desuso da marca”.
Manifestação do MPF no sentido de que não se justifica a sua intervenção (evento4).
É o relatório. Peço dia para julgamento.
VOTO
(Desembargador Federal MARCELLO GRANADO- Relator) Conheço da apelação porque presentes os seus pressupostos de admissibilidade.
As marcas em conflito são as seguintes:
- Parte Autora:
. 926662562:
. 925461008:
. 926662139:
- Parte ré:
. 921921314:
PANLÔ – nominativa
. 921921420:
PANLÔ – nominativa
O STJ fixou a seguinte tese repetitiva para o Tema 1306: A técnica da fundamentação por referência (per relationem) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior (documentos e/ou pareceres) como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas (REsp nº 2.148.059/MA, rel. min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/08/2025).
A seu turno, o STF no sentido de que “a exigência de que o magistrado acrescente seus próprios fundamentos ou declare expressamente adotar como seus os fundamentos da autoridade policial não constitui requisitos absoluto para a validade da fundamentação per relationem” (Agravo Regimental em RE nº 1.526.891, rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe de 16/12/2025), raciocínio aplicável, mutatis mutandis, à espécie.
Nesses termos, mantenho a sentença por seus fundamentos, ipsis litteris:
“De forma geral, o litígio envolve discussão acerca do direito de registro das marcas "PANLÔ" e "PANLÔ bikinis" junto ao INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL - INPI.
(...)
Caducidade do registro de marca "PANLÔ"
(...)
Assim, acerca da caducidade do registro de marca concedido, os arts. 143 e 144 da Lei nº 9.279/96 dispõem que:
Art. 143 - Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento:
(...)
II - o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.
§ 1º Não ocorrerá caducidade se o titular justificar o desuso da marca por razões legítimas.
§ 2º O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus de provar o uso da marca ou justificar seu desuso por razões legítimas.
Art. 144. O uso da marca deverá compreender produtos ou serviços constantes do certificado, sob pena de caducar parcialmente o registro em relação aos não semelhantes ou afins daqueles para os quais a marca foi comprovadamente usada.
No ordenamento jurídico brasileiro, a caducidade de uma marca, a ser requerida apenas após o transcurso de cinco anos da concessão do registro da marca, ocorre se o seu uso for interrompido por mais de cinco anos consecutivos ou se nunca tiver sido iniciado no Brasil (art. 143 da Lei nº 9.279/96). O registro só será mantido se o titular provar o uso efetivo ou justificar o desuso por razões legítimas.
Essa regra fundamental de desuso por cinco anos contados a partir da data da concessão do registro da marca se aplica também ao art. 144 da Lei nº 9.279/96, que trata da caducidade parcial: se o titular não comprovar o uso da marca para todos os produtos ou serviços registrados (ou seus afins) dentro desse período de análise, a parte não utilizada do registro será extinta.
Neste contexto, o direito do titular do registro de marca é protegido por um período de carência de cinco anos a partir da concessão, durante o qual o registro não pode ser alvo de pedido de caducidade por desuso total ou parcial. Tal previsão legal visa garantir ao titular um tempo razoável para que possa iniciar ou efetivar o uso da marca nos produtos ou serviços assinalados, bem como consolidar sua presença no mercado, sem a ameaça imediata da extinção do registro.
No presente caso, como comprovado documentalmente, a data da concessão do registro da marca "PANLÔ" para a Requerida P. M. C. pelo INPI aconteceu em 04/01/2022 (anexos 6 e 7 do evento 19 e anexo 3 do evento 14).
Logo, o prazo quinquenal para que se possa reconhecer a caducidade do registro, conforme previsto no caput do art. 143 da Lei nº 9.279/96 (LPI), somente se encerrará em 04/01/2027.
O referido texto legal é claro ao estabelecer um requisito temporal para o pedido de caducidade: “Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento”.
Assim, tendo em vista que o registro da Ré foi concedido em 04/01/2022, é forçoso reconhecer que o pleito de caducidade é manifestamente incabível e, portanto, juridicamente inviável neste momento processual, por ausência de um requisito temporal essencial previsto em lei.
Afastada a possibilidade de se discutir a caducidade do registro neste feito, por óbice temporal, os pedidos de prova formulados pela parte Autora, no evento 40, tornam-se despiciendos para o julgamento da lide. A Autora requereu a produção de prova documental (notas fiscais, declarações de faturamento, registros contábeis e contrato social) e depoimento pessoal da Ré P. M. C., todos com o objetivo precípuo de demonstrar a ausência de uso da marca no segmento de vestuário pela Requerida.
Todavia, a prova da ausência de uso ou da interrupção do uso da marca, que é o fundamento de mérito da caducidade (art. 143, II, e art. 144, ambos da Lei de Propriedade Industrial), somente se torna juridicamente relevante para o fim de anulação do registro após 04/01/2027.
No caso, as provas requeridas pela Autora se tornam dispensáveis neste momento processual, pois a própria lei impede o reconhecimento do direito pleiteado em razão do obstáculo temporal.
O registro da marca "PANLÔ bikinis" e sua coexistência com a marca "PANLÔ"
(...)
A Requerida P. M. C. apresentou dois pedidos de registro da marca "PANLÔ" a partir de elemento nominativo, com a especificação dos seguintes produtos ou serviços, segundo as classes nºs 25 e 35 (anexos 15 e 19 do evento 1):
(...)
Os pedido de registro da marca "PANLÔ" foram deferidos pelo Requerido INPI nos seguintes termos (anexos 16 e 20 do evento 1):
(...)
Assim, a parte-Autora é titular de dois certificados de registro da marca "PANLÔ" com data de concessão em 04/01/2022 e vigência até 04/01/2032 (anexos 7 e 8 do evento 32).
Posteriormente, em três oportunidades, a parte-Autora ingressou com pedidos de registro da marca "PANLÔ bikinis" (anexos 5, 9 e 11 do evento 1):
(...)
Todos os processos administrativos foram indeferidos, pois reproduzem os registros da Marca "PANLÔ" de titularidade da requerida P. M. C., nos termos do art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/96 (anexos 8, 10 e 14 do evento 1):
(...)
Dessa forma, no que diz respeito à validade dos certificados de registro da marca "PANLÔ", de titularidade da Requerida P. M. C. (anexos 7 e 8 do evento 32), os arts. 128, caput e § 1º, e 129, da Lei nº 9.279/96 dispõem o seguinte:
Art. 128. Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado.
§ 1º As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei.
Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.
Assim, estabelece-se que as pessoas físicas poderão requerer o registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente (art. 128, caput e § 1º, da LPI).
Além disso, a norma estabelece o denominado princípio atributivo do direito de marcas, isto é, a propriedade e o uso exclusivo da marca são adquiridos não pelo simples uso (como em alguns outros sistemas jurídicos), mas sim pelo registro validamente expedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI (art. 129 da LPI).
Considerando tais premissas normativas, no caso, tem-se que a Requerida P. M. C. realizou os dois registros da marca "PANLÔ" a partir de sua atividade lícita que se iniciou na confecção de vestuário no ano de 2013 e, posteriormente, se expandiu, também, para a comercialização de produtos aromáticos, conforme comprovado documentalmente:
(...)
Portanto, os dois Registros da Marca "PANLÔ" em nome da Requerida P. M. C. atenderam aos requisitos formais e materiais da Lei da Propriedade Industrial - LPI, especialmente o princípio atributivo e a exigência de compatibilidade com a atividade exercida, conforme o art. 129 e o art. 128, § 1º, da LPI.
Com efeito, a prioridade para o registro é conferida àquele que primeiro deposita o pedido no INPI, conforme o art. 129 da Lei nº 9.279/96. No caso, os pedidos da Ré PAULA foram protocolados em fevereiro de 2021 e concedidos em janeiro de 2022, enquanto os pedidos da Autora PANLÔ BIKINIS LTDA., para a marca "PANLÔ bikinis", datam de janeiro e maio de 2022.
E, mesmo que se considerasse o alegado uso prévio da marca pela Autora desde 2019 (anexo 3 do evento 1), a Requerida PAULA demonstrou ter iniciado o uso da marca "PANLÔ", no segmento de vestuário, em 2013, o que lhe conferiria o direito de precedência (art. 129, § 1º, da LPI). No entanto, a própria jurisprudência reconhece que, comprovado o uso prévio da marca por ambas as partes há pelo menos 6 (seis) meses antes da data do primeiro depósito, o direito sobre o registro pertence a quem primeiro depositar o pedido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DIREITO DE PRECEDÊNCIA EM REGISTRO DE MARCA. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por JULIANO EDNEY GEHRKE contra acórdão que julgou recurso de apelação, sob a alegação de omissões e contradições na decisão recorrida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado quanto ao suposto direito de precedência em favor do embargante no registro da marca. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado expõe de forma clara os fundamentos adotados, inexistindo qualquer omissão ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabível sua utilização para modificar o julgado já analisado e decidido pelo colegiado. 5. O direito de precedência no registro de marca constitui exceção ao princípio atributivo do registro e somente se aplica quando demonstrado o uso efetivo e anterior à data do pedido de registro. 6. No caso concreto, embargante e embargado utilizaram a marca pelo período de seis meses antes do pedido de registro, porém, o embargado efetuou o depósito primeiro, prevalecendo a regra geral da anterioridade do registro. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o prequestionamento fica configurado mesmo quando os embargos de declaração são rejeitados, conforme art. 1.025 do CPC/2015. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração rejeitados. (TRF2, Apelação Cível, 5024004-46.2020.4.02.5101, Rel. FLAVIO OLIVEIRA LUCAS, 2ª TURMA ESPECIALIZADA , Rel. do Acordao - FLAVIO OLIVEIRA LUCAS, julgado em 21/03/2025, DJe 01/04/2025 11:21:37);
Do mesmo modo, o item 5.12.6 do Manual de Marcas do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual dispõe que "se ambas as partes comprovarem o pré-uso do sinal marcário requerido, há pelo menos 6 (seis) meses antes da data do depósito e ou prioridade reivindicada, o direito sobre o registro da marca pertencerá àquele que primeiro depositar o pedido junto ao INPI, independente de quem faz uso há mais tempo"1.
Logo, este entendimento reforça a prevalência do princípio atributivo e da anterioridade dos dois depósitos de registro da marca "PANLÔ" realizados pela Ré P. M. C., o que impõe o reconhecimento da validade dos certifcados e dos processos administrativos pertinentes.
Ultrapassado esse ponto, subsiste, ainda, a necessidade de verificar a possibilidade de coexistência das marcas "PANLÔ" e "PANLÔ bikinis", pois o registro da última foi indeferido pelo Réu INPI com base no art. 124, XIX, da Lei Federal nº 9.279/96, que assim dispõe:
Art. 124. Não são registráveis como marca:
(...)
XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia.
Essa regra visa garantir a distintividade das marcas registradas e combater a concorrência desleal, protegendo tanto o titular da marca anterior quanto o público consumidor, vedando o registro de uma marca quando há colidência marcária, ou seja, a reprodução ou imitação, total ou parcial, de uma marca já registrada por terceiros e que pode causar confusão ou associação indevida com marca alheia. Nesse sentido:
"(...) Esta Corte já decidiu que: 'para impedir o registro de determinada marca é necessária a conjunção de três requisitos: a) imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia já registrada; b) semelhança ou afinidade entre os produtos por ela indicados; c) possibilidade de a coexistência das marcas acarretar confusão ou dúvida no consumidor (Lei 9 .279/96 - Art. 124, XIX); afastando o risco de confusão, é possível a coexistência harmônica das marcas' (REsp 949.514/RJ, Relator Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Terceira Turma, DJ de 22/10/2007)" (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1495899 PR 2014/0296190-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2023).
No caso, o elemento nominativo "PANLÔ" é o termo utilizado e dominante em ambas as marcas. O acréscimo da expressão "bikinis" na marca da Autora PANLÔ BIKINIS LTDA. é meramente descritivo e, por isso, possui baixa distintividade intrínseca, não sendo suficiente para afastar a semelhança nuclear e a possibilidade de confusão entre as marcas.
Quando se está comparando marcas para fins do disposto no art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/96, deve ser levada em consideração a impressão de conjunto marcário, mas focando nos elementos mais distintivos e que fixam a marca na mente do consumidor e do homem médio. Nestes termos, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:
"(...) A questão acerca da confusão ou associação de marcas deve ser analisada, em regra, sob a perspectiva do homem médio (homus medius), ou seja, naquilo que o magistrado imagina da figura do ser humano dotado de inteligência e perspicácia inerente à maioria das pessoas integrantes da sociedade" (STJ, REsp 1336164/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/12/2019)
Assim, a reprodução integral do elemento nominativo principal ("PANLÔ") gera uma identidade fonética incontestável.
Além disso, a Autora PANLÔ BIKINIS busca o registro nas Classes 25 (Vestuário - Aventais, Biquíni, Boné, Calção de banho, Camisas de manga curta, Camisetas, Chapéus etc.) e 35 (Comércio de artigo do vestuário, roupas, tecidos e calçados).
Todavia, a Ré P. M. C. possui registros anteriores também nas Classes 25 (Vestuário - Bermudas, Calças compridas, Camisetas, Quimonos, Saias e Vestuário) e 35 (Comércio de aparalho de iluminação, artigos de cama mesa e banho, artigos de iluminação, artigos de vidro, vestuário, material de escritório, utensílios e recipientes para a casa ou a cozinha, velas e objetos de arte em porcelana).
Claramente, há uma afinidade entre os produtos que ambas as marcas pretendem produzir e/ou comercializar no mercado.
Dessa forma, considerando a identidade do elemento nominativo dominante ("PANLÔ") e a afinidade/identidade das atividades e produtos (ambas atuantes no segmento de vestuário - classes 25 e 35), o risco de confusão ou associação indevida é patente.
O próprio Tribunal Regional Federal da 2ª Região já destacou, em mais de uma oportunidade, que a identidade fonética entre marcas do mesmo segmento mercadológico representa impedimento para o registro da marca posterior:
"(...) Apelação interposta por Lojas Renner S.A. contra sentença da 12ª Vara Federal do Rio de Janeiro que julgou improcedente o pedido de nulidade do ato do INPI que indeferiu o registro da marca 'VIKO', da apelante, em razão da anterioridade impeditiva da marca 'VIKA', cujo registro é na mesma classe de produtos (bijouterias e semijoias). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a anterioridade do registro da marca 'VIKA', pertencente à ré, impede o registro da marca 'VIKO' da apelante, tendo em vista o risco de confusão e a colidência fonética. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 124 da Lei n. 9.279/96 estabelece que marcas desprovidas de distintividade ou que possam gerar confusão no mercado não são registráveis. No caso, as marcas 'VIKA' e 'VIKO' possuem elevado grau de semelhança gráfica e fonética, diferenciando-se apenas pela substituição da letra 'A' por "O", o que não é suficiente para garantir a distintividade necessária. 4. A análise técnica do INPI conclui que as marcas estão inseridas no mesmo segmento mercadológico (bijuterias e semi-joias), possuindo coincidência de público-alvo e suscetibilidade de confusão ou associação indevida por parte do consumidor. 5. A marca 'VIKA', por ser fantasiosa e registrada anteriormente, ostenta maior grau de distintividade, exigindo rigor na análise de colidência com sinais semelhantes. Já a marca 'VIKO', mesmo em sua forma mista, não apresenta elementos gráficos ou figurativos capazes de conferir-lhe suficiente singularidade. 6. O princípio da especialidade, que permite a coexistência de marcas semelhantes em classes distintas, é inaplicável no caso, uma vez que as marcas em questão pertencem à mesma classe e atuam no mesmo segmento mercadológico. 7. A concessão de registro da marca 'VIKO' para outros segmentos não vincula a análise da presente classe, conforme precedentes do TRF2 e entendimento consolidado do INPI. 8. O risco de confusão ao consumidor é reforçado pelo fato de ambas as empresas atuarem em espaços comerciais semelhantes, como shoppings e galerias, tornando inviável a coexistência pacífica das marcas. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Manutenção da decisão que indefere o registro da marca 'VIKO'" (TRF2, Apelação Cível, 5051276-15.2020.4.02.5101, Rel. FLAVIO OLIVEIRA LUCAS, Assessoria de Recursos, Rel. do Acordao - FLAVIO OLIVEIRA LUCAS, julgado em 11/02/2025, DJe 12/02/2025 14:23:15)
"(...) 1. Apelação cível interposta por DRÄGERWERK AG & CO. KGAA em face da sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que julgou improcedente o pedido de decretação de nulidade do ato administrativo do INPI que indeferiu o pedido de registro da marca nominativa "INFINITY", na classe 10. O indeferimento fundamentou-se na existência de anterior registro da marca nominativa "INFINITI", pertencente à empresa ré, em razão da similaridade entre os sinais distintivos e do risco de confusão ou associação pelo público consumidor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a distinção entre os signos "INFINITY" e "INFINITI" é suficiente para permitir o registro da marca da apelante; e (ii) avaliar se a especificação dos produtos de cada marca é suficiente para afastar o risco de confusão ou associação, considerando o princípio da especialidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise comparativa dos sinais distintivos revela grande similaridade gráfica e fonética entre "INFINITY" e "INFINITI", diferenciando-se apenas pela letra final "Y", o que não é suficiente para conferir distintividade à marca pretendida. 4. O princípio da especialidade não pode ser aplicado para afastar o risco de confusão, pois ambos os sinais assinalam produtos afins, voltados ao setor médico-hospitalar, sendo dirigidos ao mesmo público especializado. 5. A coexistência pacífica das marcas no mercado não garante a ausência de confusão, pois a similaridade entre os sinais pode induzir ao erro quanto à origem dos produtos, comprometendo a segurança do consumidor. 6. O consentimento da titular da marca registrada não vincula o INPI, uma vez que a proteção marcária visa resguardar o interesse coletivo, evitando confusão entre os consumidores, conforme preconiza o art. 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial (LPI). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido" (TRF2, Apelação Cível, 5069746-26.2022.4.02.5101, Rel. MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO, Assessoria de Recursos, Rel. do Acordao - FLAVIO OLIVEIRA LUCAS, julgado em 14/02/2025, DJe 18/02/2025 15:45:47).
A função essencial da marca é distinguir a origem dos produtos e serviços. O deferimento do registro da marca "PANLÔ bikinis" à Autora PANLÔ BIKINIS LTDA. violaria esta função, pois criaria uma situação de confusão, em prejuízo à Ré P. M. C., titular de registros de marca anteriores.
Conforme o art. 129 da Lei nº 9.279/96, o registro validamente expedido assegura ao titular o uso exclusivo em todo o território nacional. A Requerida P. M. C. obteve seus registros de marca, de forma legítima, através de procedimento administrativo regular.
Logo, os atos administrativos do INPI que indeferiram os pedidos de registro de marca da Autora PANLÔ BIKINIS LTDA., com base no art. 124, XIX, da LPI, também se encontram em consonância com a Lei nº 9.279/96, visto que buscam resguardar o direito do titular da marca anterior e proteger o mercado de consumo contra a confusão.
O Poder Judiciário só deve anular atos administrativos quando estes se mostrarem eivado de ilegalidade ou inobservância de preceitos legais, o que não se verifica no presente caso.”
Destarte, as alegações deduzidas na apelação acerca de hipotéticas violações aos princípios da Livre Iniciativa e da Preservação da Empresa constituem inovação recursal, por não terem sido suscitadas na instância de origem, razão suficiente para não serem apreciadas. Nesse sentido:
EMENTA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. REGISTRO MANTIDO.
(...)
6. Quanto à alegação de violação de direito autoral, trata-se de inovação recursal, por não ter sido suscitada na instância de origem. IV. DISPOSITIVO 7. Apelação não provida. Majoração de honorários de sucumbência em 1%.1 Dispositivos relevantes citados: LPI, art. 124, XIX, XXIII, e art. 128, § 1º; Lei nº 9.610/1998; e CPC, art. 85, § 11.
(TRF2 - AC 5032821-60.2024.4.02.5101, rel. DF Flávio Oliveira Lucas, 2ª Turma Especializada, DJEN 09/07/2026)
CONCLUSÃO
VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO à apelação, majorando os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) - § 11do art. 85 do CPC/2015 -.
Documento eletrônico assinado por MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO, Desembargador Federal Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002964814v2 e do código CRC 2a6ddaae.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO
Data e Hora: 21/07/2026, às 17:28:18