Apelação Cível Nº 5099987-46.2023.4.02.5101/RJ

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por CLARO S.A. (evento 60, APELACAO1) contra a sentença proferida pelo Juízo da 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ (evento 50, SENT1), que, nos autos da ação de nulidade de registros de marca cumulada com pedido de abstenção de uso e indenização porposta pela ora apelante em face de EDITORA CLARO ENIGMA LTDA e INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, julgou extinto, sem resolução do mérito, o pedido indenizatório, por incompetência da Justiça Federal, e improcedentes os pedidos de nulidade dos registros marcários nºs 910.464.847, 910.465.169, 910.465.428, 910.464.987, 910.465.231 e 910.465.509, de titularidade da sociedade EDITORA CLARO ENIGMA LTDA., relativos aos sinais “CLARO ENIGMA” e “EDITORA CLARO ENIGMA”.

A autora/apelante CLARO S.A ajuizou a demanda objetivando a declaração de nulidade dos registros de marca nº 910.464.847, 910.465.169, 910.465.428, 910.464.987, 910.465.231 e 910.465.509, todos de titularidade da ré/apelada EDITORA CLARO ENIGMA LTDA., bem como a imposição de obrigação de abstenção de uso e a condenação da ré privada ao pagamento de indenização. Sustentou, em síntese, que os registros anulandos reproduziriam, com acréscimo, o núcleo distintivo da família marcária “CLARO”, titularizada pela autora/apelante em diversos registros anteriores nas classes 09, 35 e 38, entre eles o registro nº 825.196.035, cuja condição de marca de alto renome foi reconhecida pelo INPI em 28/03/2017, com afronta aos arts. 124, incisos XIX e XXIII, 125, 129 e 130 da Lei nº 9.279/96 (evento 1, INIC1; evento 1, ANEXO5; evento 1, ANEXO7).

A sentença recorrida rejeitou a preliminar de ausência de interesse de agir, mas acolheu a preliminar de incompetência da Justiça Federal quanto ao pedido indenizatório, extinguindo-o sem resolução do mérito, com fundamento na orientação firmada pelo c. STJ no Tema 950. Quanto ao mérito, reputou válidos os registros questionados, ao fundamento de que não haveria afinidade mercadológica bastante entre os serviços e produtos identificados pelos signos em confronto, prevalecendo o princípio da especialidade; de que a análise do conjunto marcário afastaria risco de confusão ou associação indevida; e de que o reconhecimento do alto renome da marca “CLARO” não retroagiria para atingir depósitos realizados anteriormente, como os da corré (evento 50, SENT1).

Em suas razões recursais, a autora/apelada sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada na medida em que: (i) desconsiderou a anterioridade de diversos registros da família marcária “CLARO” nas mesmas classes 09, 35 e 38; (ii) deixou de enfrentar adequadamente a tese fundada no art. 124, inciso V, da LPI; equivocou-se ao reputar distintos os mercados cobertos pelos registros, apesar de expressa sobreposição de especificações, em especial na classe 38; (iii) atribuiu relevo indevido a estilizações mínimas das marcas mistas; e interpretou de forma excessivamente ampla a tese da irretroatividade do alto renome, sem atentar para o fato de que o exame técnico que culminou nas concessões se deu já sob a vigência do reconhecimento administrativo da especial proteção da marca “CLARO” (evento 60, APELACAO1).

Foram apresentadas contrarrazões pelo INPI, pugnando pela manutenção integral da sentença (evento 70, CONTRAZ1).

A corré/apelada, por sua vez, apresentou contrarrazões nas quais reiterou as preliminares e, no mérito, reafirmou a tese de que o elemento “ENIGMA” seria o verdadeiro núcleo diferenciador do sinal, de que a autora não deteria monopólio sobre a palavra “CLARO”, de que a atividade editorial seria estranha ao campo concorrencial da apelante e de que os registros antigos da própria EDITORA CLARO ENIGMA, em outras classes, demonstrariam a possibilidade de coexistência dos signos no mercado (evento 71, CONTRAZAP1).

O Ministério Público Federal, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo não provimento do recurso (evento 10, PARECER1).

É o relatório. Peço dia.

VOTO

Conheço do recurso de apelação, uma vez presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por Claro S.A. contra sentença que, em ação movida por esta em face de Editora Claro Enigma Ltda. e do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI),julgou extinto, sem resolução do mérito, o pedido indenizatório, por incompetência da Justiça Federal, e improcedentes os pedidos de nulidade dos registros marcários nºs 910.464.847, 910.465.169, 910.465.428, 910.464.987, 910.465.231 e 910.465.509, de titularidade da sociedade EDITORA CLARO ENIGMA LTDA., relativos aos sinais “CLARO ENIGMA” e “EDITORA CLARO ENIGMA”

Na hipótese, a controvérsia recursal cinge-se a analisar, inicialmente, as questões preliminares suscitadas, quais sejam: (i) se a Justiça Federal é competente para processar e julgar o pedido indenizatório formulado pela autora, cumulativamente com os pedidos de nulidade de registros marcários e de abstenção de uso; e (ii) se subsiste o interesse de agir da autora, diante da alegação da ré de que é titular de outros registros não impugnados para os sinais “CLARO ENIGMA” e “EDITORA CLARO ENIGMA”. No que pertine ao mérito, cumpre verificar (iii) se os atos administrativos do INPI que concederam os registros nºs 910.464.847, 910.465.169, 910.465.428, 910.464.987, 910.465.231 e 910.465.509 violaram o art. 124, XIX, da LPI, em razão da anterioridade dos registros da autora para a marca “CLARO” e da possibilidade de confusão ou associação indevida; e (iv) caso reconhecida a nulidade dos registros impugnados, se deve ser imposta à sociedade ré a obrigação de se abster do uso dos sinais anulados.

PRELIMINARES

Inicialmente, quanto ao pedido indenizatório, a sentença deve ser mantida.

No caso das ações ajuizadas com o objetivo de invalidar registro de marca, a jurisprudência consolidada do c. STJ reconhece a competência da Justiça Federal para apreciar, de forma cumulativa, o pedido de nulidade do registro e o pedido de abstenção de uso da marca tida por inválida, por se tratar este último de consequência lógica da invalidação do ato administrativo praticado pelo INPI.

Todavia, os pedidos de indenização por danos materiais ou morais decorrentes do suposto uso indevido de marca configuram lide obrigacional entre particulares, sem interesse jurídico direto da autarquia federal, razão pela qual são de competência da Justiça Estadual.

A questão foi definida no Tema 950 do STJ, cuja tese firmada dispõe que:

“As questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal, e outras demandas afins, por não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal. No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória.”

No mesmo sentido, o c. STJ, no REsp nº 1.848.033/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 12/11/2021, assentou que, embora seja possível cumular pedido de nulidade de registro de marca com pedido de abstenção de uso, “não se mostra possível a cumulação do pedido de indenização por danos materiais e morais”, por se tratar de pretensão de competência da Justiça Estadual.

Assim, rejeita-se a preliminar recursal da autora/apelante quanto à competência da Justiça Federal para o pedido indenizatório, para manter a extinção sem resolução do mérito, conforme decidido pelo juízo de origem.

No que se refere à preliminar de ausência de interesse de agir suscitada pela ré/apelada, cumpre destacar que a ação proposta pela autora/apelante se dirige especificamente contra os registros nºs 910.464.847, 910.465.169, 910.465.428, 910.464.987, 910.465.231 e 910.465.509, concedidos nas classes 09, 35 e 38, com especificações próprias e em segmentos de mercado que a autora/apelante aponta como idênticos ou afins àqueles abrangidos por seus registros anteriores, conforme indicado no evento 1, anexo 5. A existência de outros registros de titularidade da ré/apelada, notadamente os registros nºs 827.612.001, 827.612.028 e 827.612.036, não impugnados nesta demanda, não retira da autora/apelante a utilidade, a necessidade e a adequação do provimento jurisdicional pretendido, uma vez que cada registro marcário constitui título autônomo de propriedade industrial, apto a produzir efeitos jurídicos próprios perante o INPI, perante terceiros e no mercado relevante.

Em síntese, a eventual manutenção de outros registros não impugnados não afasta o interesse processual da autora/apelante em obter a invalidação dos registros ora discutidos, na mendida em que o art. 173, da LPI, prevê que a ação de nulidade poderá ser proposta por qualquer pessoa com legítimo interesse.

Superadas as questões preliminares, passo ao exame do mérito.

MÉRITO

Como se verá a seguir, em relação ao mérito a sentença deve ser reformada, pelas razões que passo a expor.

As marcas desempenham dúplice papel na ordem econômica brasileira, servindo não apenas como ferramenta concorrencial, vez que permitem a distinção de produtos e serviços, mas também como instrumento de proteção ao consumidor, pois permitem que este possa adequadamente identificar o produto ou serviço que efetivamente deseja adquirir. Nesse sentido, dispõe Denis Barbosa:

A marca, ao designar um produto, mercadorias ou serviço, serve para em princípio para identificar a sua origem; mas, usada como propaganda, além de poder também identificar a origem, deve primordialmente incitar ao consumo, ou valorizar a atividade empresarial do titular. Conforme a clássica justificativa do sistema de marcas, a proteção jurídica tem por finalidade em primeiro lugar proteger o investimento do empresário; em segundo lugar, garantir ao consumidor a capacidade de discernir o bom e o mau produto. O exercício equilibrado e compatível com a função social desta propriedade levaria a que o investimento em qualidade seria reconhecido. (BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. Editora Lumen Juris, p. 698/699).

O art. 124, XIX, da LPI dispõe que não são registráveis como marca a “reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia”.

Da leitura do dispositivo extrai-se que a incidência do impedimento legal pressupõe: (i) a existência de marca alheia anteriormente registrada; (ii) a reprodução ou imitação, total ou parcial, ainda que acompanhada de elementos adicionais; (iii) a destinação a assinalar produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins; e (iv) a aptidão concreta para gerar confusão ou associação indevida perante o público consumidor. É precisamente essa hipótese que, a meu ver, se verifica nos autos.

Confiram-se os registros em conflito, considerando suas classes:

Inicialmente, quanto ao reconhecimento de alto renome, é correto afirmar, como fez a sentença, que a proteção especial prevista no art. 125 da LPI produz efeitos prospectivos. O c. STJ possui entendimento consolidado no sentido de que a decisão administrativa do INPI que reconhece o alto renome de uma marca não retroage para atingir registros depositados ou concedidos anteriormente, salvo comprovada má-fé do depositante. Nesse sentido: REsp nº 1.582.179/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 19/08/2016; e REsp nº 1.893.426/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 17/06/2021.

No caso, o reconhecimento do alto renome recai sobre o registro nº 825.196.035, referente à marca nominativa “CLARO”, na classe 38, tendo sido publicado pelo INPI em 28/03/2017 (evento 1, ANEXO6). Por sua vez, os registros anulandos nºs 910.464.847, 910.465.169, 910.465.428, 910.464.987, 910.465.231 e 910.465.509, relativos aos sinais “CLARO ENIGMA” e “EDITORA CLARO ENIGMA”, foram todos depositados em 29/12/2015, ou seja, antes da publicação do reconhecimento administrativo do alto renome da marca “CLARO”, razão pela qual não é possível invalidá-los exclusivamente com fundamento no art. 125 da LPI.

Tal premissa, contudo, não afasta a necessidade de exame da colidência marcária sob a ótica do art. 124, XIX, da LPI, uma vez que a autora/apelante já era titular de registros anteriores formados pelo sinal “CLARO” nas classes pertinentes, inclusive nas classes 09, 35 e 38, e os registros da ré/apelada reproduzem integralmente tal elemento nominativo, com acréscimos que, em princípio, devem ser cotejados à luz da afinidade entre os produtos e serviços assinalados e do risco de confusão ou associação indevida pelo público consumidor.

E, sob esse enfoque, entendo configurada a colidência marcária.

A anterioridade dos registros da autora/apelante é incontroversa, especialmente em relação à marca “CLARO” e à família de sinais compostos por tal elemento, com registros anteriores aos depósitos efetuados pela ré/apelada em 29/12/2015.

Com efeito, a autora/apelante é titular, dentre outros, dos registros nº 827.805.225, para a marca “CLARO”, na classe 09; nº 827.446.349, para a marca “CLARO CLASSIFICADOS”, na classe 35; nº 825.196.035, para a marca “CLARO”, na classe 38; nº 825.625.050, para a marca “CLARO”, na classe 38; e nº 822.106.159, para a marca “CLARO DIGITAL”, na classe 38 (evento 1, anexo 7).

Quanto à identidade, semelhança ou afinidade entre os produtos e serviços, verifica-se que os sinais impugnados — registro nº 910.464.847, “CLARO ENIGMA”, classe 09; registro nº 910.465.169, marca mista “CLARO ENIGMA”, classe 09; registro nº 910.465.428, “EDITORA CLARO ENIGMA”, classe 09; registro nº 910.464.987, “CLARO ENIGMA”, classe 35; registro nº 910.465.231, marca mista “CLARO ENIGMA”, classe 35; e registro nº 910.465.509, “EDITORA CLARO ENIGMA”, classe 38 — reproduzem integralmente o elemento nominativo “CLARO”, acrescido apenas dos termos “ENIGMA” e, em alguns casos, “EDITORA”.

Passando ao cotejo dos sinais, verifica-se que os registros da ré/apelada reproduzem o elemento nominativo “CLARO”, acrescendo-lhe os vocábulos “ENIGMA” e, em alguns registros, “EDITORA”.

A marca anterior da autora/apelante é “CLARO”. Os sinais impugnados são “CLARO ENIGMA” e “EDITORA CLARO ENIGMA”. Em ambos, o vocábulo “CLARO” permanece integralmente preservado, em posição de destaque e com imediata capacidade de evocação da marca anterior. O vocábulo “EDITORA”, além de possuir caráter descritivo em relação ao ramo editorial, não exerce função distintiva relevante. Já o acréscimo da expressão “ENIGMA” não é suficiente para afastar a associação indevida com a marca anterior, sobretudo porque o termo “CLARO” permanece preservado em sua integralidade e ocupa posição de destaque no conjunto marcário. Logo, entendo que a adição dos elementos “EDITORA” e “ENIGMA” não é suficiente para afastar o risco de associação indevida.

Também não procede a tese de que a apresentação mista de alguns registros afastaria a colidência. No caso concreto, possuem apresentação mista os registros nº 910.465.169, relativo à marca “CLARO ENIGMA”, na classe 09, e nº 910.465.231, também relativo à marca “CLARO ENIGMA”, na classe 35. Os demais registros impugnados — nº 910.464.847, nº 910.465.428, nº 910.464.987 e nº 910.465.509 — possuem apresentação nominativa.

A estilização visual, quando discreta ou meramente ornamental, não é apta a neutralizar a predominância do elemento nominativo, sobretudo quando a identificação do sinal no mercado ocorre, ordinariamente, por sua expressão verbal, em pesquisas na internet, indicações comerciais, menus de aplicativos, catálogos eletrônicos e referências feitas por consumidores e fornecedores. Confira-se a representação dos registros nominativos:

Ainda que alguns dos registros impugnados sejam de apresentação mista, como ocorre com os registros nº 910.465.169, na classe 09, e nº 910.465.231, na classe 35, a estilização gráfica não se mostra suficiente para afastar a semelhança nominativa. Em conflitos envolvendo marcas mistas e nominativas, a comparação deve considerar a impressão de conjunto, mas sem desconsiderar que o elemento verbal, por ser aquele utilizado na comunicação oral e na memorização do consumidor, frequentemente assume papel preponderante. 

A jurisprudência do c. STJ orienta que, para a tutela da marca, basta a possibilidade de confusão ou associação indevida, não se exigindo prova de efetivo engano de consumidores específicos. No REsp nº 1.721.701/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 12/04/2018, assentou-se que o art. 124, XIX, da LPI impede a reprodução ou imitação de marca alheia, ainda que com acréscimo, quando os produtos ou serviços se inserem em segmento mercadológico idêntico ou afim e houver risco de associação.

No caso, a afinidade mercadológica deve ser examinada sob a perspectiva registral, que é o critério preponderante para aferir a validade do ato administrativo de concessão dos registros impugnados. Não basta considerar apenas o ramo atualmente explorado pelas partes, isto é, telecomunicações, no caso da autora/apelante Claro S.A., e edição/publicação de livros, no caso da ré/apelada Editora Claro Enigma Ltda. A análise deve recair, sobretudo, sobre as especificações constantes dos registros concedidos pelo INPI, pois são elas que delimitam juridicamente o campo de proteção conferido à respectiva titular e, consequentemente, permitem aferir a existência de identidade, semelhança ou afinidade entre os produtos e serviços assinalados.

Sob esse prisma, destaca-se o registro nº 910.465.509, de titularidade da ré/apelada, na classe 38, por assinalar serviços diretamente relacionados ao setor de telecomunicações, tais como “fornecimento de conexões de telecomunicações para uma rede mundial de computadores”, “provimento de acesso à rede global de computadores”, “transmissão de mensagens e de imagens por meio de computador”, “fornecimento de fóruns online”, “comunicação por terminais de computador” e “aluguel de tempo de acesso a redes globais de computadores” (evento 1, ANEXO5).

Não se está diante de universos completamente apartados, como ocorreria, por exemplo, na comparação entre telecomunicações e produtos agroindustriais ou entre telefonia e artigos de vestuário sem qualquer conexão funcional. O que se verifica é superposição textual e material em torno de serviços digitais, de transmissão de dados, de comunicação eletrônica e de acesso a redes. A circunstância de tais serviços poderem ser utilizados para difusão de conteúdo editorial não lhes retira a natureza de serviços de telecomunicação ou, ao menos, de serviços afins àqueles tradicionalmente associados à marca “CLARO”.

Esses serviços guardam estreita afinidade com os serviços assinalados pelos registros anteriores da autora/apelante, especialmente o registro nº 825.196.035, “CLARO”, para “serviços de telecomunicações por meio de telefonia móvel, envio de mensagens de texto, envio de dados utilizando telefonia móvel”; o registro nº 825.625.050, “CLARO”, para “serviços de telecomunicação”; e o registro nº 825.196.027, “CLARO DIGITAL”, e o registro nº 830752013, “CLARO CURSOS”para “implantação, operação e prestação de serviços de telecomunicações, inclusive associados à rede global de computadores” (evento 1, ANEXO7).

Sendo assim, a manutenção do registro nº 910.465.509 — “EDITORA CLARO ENIGMA”, classe 38, cujas especificações alcançam o fornecimento de conexões de telecomunicações para a rede mundial de computadores, o provimento de acesso à rede global, a transmissão de mensagens e imagens por computador e o aluguel de tempo de acesso a redes globais — possibilita expansão formal da proteção registral da ré/apelada para segmento de conflito direto com os registros anteriores da autora/apelante na mesma classe.

Dessa forma, ainda que a ré/apelada sustente atuar primordialmente no mercado editorial, a proteção registral que lhe foi conferida não se restringe à edição de livros ou à exploração de conteúdo literário, alcançando também serviços que se inserem no campo de atuação ordinariamente associado à autora/apelante. Tal circunstância, considerada a reprodução do elemento nominativo “CLARO” no sinal impugnado, configura, nos termos do art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/96, risco concreto de confusão e associação indevida pelo consumidor.

Também na classe 09 entendo existir relevante aproximação. Os registros da ré/apelada nºs 910.464.847, 910.465.169 e 910.465.428, todos depositados em 29/12/2015, abrangem “programas de computador [para download]”, “programas de computador gravados”, “programas operacionais para computador [gravados]”, “publicações eletrônicas [para download]”, “arquivos de imagem [downloadable]”, “arquivos de música [downloadable]”, “tocadores portáteis de mídia”, e-books e aparelhos para ensino (evento 1, ANEXO5).

Verifica-se que os registros da ré/apelada na classe 09 alcançam produtos digitais, programas de computador, publicações eletrônicas e equipamentos correlatos, enquanto os registros anteriores da autora/apelante alcançam softwares, equipamentos e serviços digitais ligados a comunicação, vídeo, educação e tecnologia. Ou seja, os produtos e serviços assinalados guardam relação direta ou indireta com o mercado de conteúdo digital, dispositivos eletrônicos, software, mídia e comunicação tecnológica.

Considerando o cenário de convergência digital, o trânsito do consumidor entre hardware, software, serviços de acesso, plataformas de conteúdo e ambientes de ensino eletrônico é cada vez mais fluido, o que intensifica o potencial de associação indevida quando os sinais distintivos reproduzem o mesmo núcleo nominativo de forte apelo mercadológico. Sendo assim, a convivência dos sinais “CLARO” e “CLARO ENIGMA” nesses campos é apta a gerar associação indevida ou risco de confusão para o público consumidor.

Na classe 35, a mesma conclusão se impõe. Os registros da ré/apelada nº 910.464.987 — “CLARO ENIGMA” — e nº 910.465.231 — marca mista “CLARO ENIGMA” — abrangem “divulgação de produtos próprios via rede de computadores”, “publicação de textos publicitários”, “processamento de texto” e “comércio de material de instrução e de ensino” (evento 1, ANEXO5).

A afinidade verificada é suficiente para atrair a incidência do art. 124, XIX, da LPI, porque ambos os conjuntos operam no campo da divulgação comercial, da promoção de produtos e do tráfego de informações em meio digital. Dessa forma, os registros da ré/apelada na classe 35 também se aproximam dos registros anteriores da autora/apelante, pois ambos alcançam atividades de divulgação, publicidade, promoção, comércio por meios digitais e serviços correlatos.

No que se refere à suscetibilidade de confusão ou associação indevida, é certo que a palavra “CLARO” integra o léxico comum da língua portuguesa e, em determinadas composições, pode apresentar menor carga distintiva.

Ocorre que, no caso dos autos, esse vocábulo não é percebido em estado neutro ou abstrato. Constitui o elemento central de uma extensa família marcária explorada pela autora/apelante há décadas, mediante investimentos amplos, massivos e constantes em publicidade, bem como pela presença reiterada da expressão “CLARO” em classes diretamente relacionadas ao universo digital, tecnológico e de telecomunicações. Foram justamente tais investimentos em publicidade, a ampla divulgação e a consolidação do sinal no mercado que culminaram no reconhecimento administrativo do alto renome do registro nº 825.196.035. Nessa moldura fática e jurídica, não é plausível tratar “CLARO” como simples adjetivo incapaz de atrair, por si só, a atenção do consumidor. 

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO MARCÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO . EXPRESSÃO DE USO COMUM OU GENÉRICO. REPRODUÇÃO COM ACRÉSCIMO. MARCA ANTERIORMENTE REGISTRADA. PRODUTOS INSERIDOS NO MESMO SEGMENTO MERCADOLÓGICO . CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. DIREITO DE EXCLUSIVIDADE.

1- Ação ajuizada em 17/1/2011. Recurso especial interposto em 16/6/2014 e atribuído à Relatora em 14/12/2017 .

2- O propósito recursal é definir se a marca EXTRA INFORMÁTICA, utilizada pela empresa recorrida, é passível de coexistir com a marca EXTRA, registrada em momento anterior pelo recorrente.

3- A Lei 9.279/96 contém previsão específica que impede o registro de marca quando se constatar a ocorrência de reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia (art. 124, XIX) .

4- É certo, de um lado, que o uso do vocábulo EXTRA em seu sentido semântico original não constitui exclusividade do recorrente, na medida em que traduz expressão dicionarizada dotada de significação própria, o que inviabiliza sua apropriação.

5- Todavia, quando expressões dessa natureza estiverem previamente registradas, sua utilização por terceiros, como sinal distintivo, pode ser franqueada apenas na condição de elemento secundário do conjunto marcário, a fim de servir como elemento informativo ou descritivo relativamente ao escopo da proteção pretendida.

6- Tal fato não enseja o reconhecimento de que terceiros, que atuam no mesmo segmento mercadológico do titular de marca previamente registrada, possam adotar a mesma expressão como elemento principal de seu conjunto marcário, sobretudo quando se trata de designar produtos pertencentes à mesma classe, sob risco evidente de se propiciar confusão ou associação indevida junto ao público consumidor. Doutrina e precedente .

7- A confrontação das marcas mistas em litígio, consoante dispostas na sentença, revela claramente que o sinal EXTRA constitui o elemento principal de ambos os registros, de maneira que, tratando-se de empresas que atuam no mesmo ramo de atividades, a confusão gerada no público consumidor, caso ambas coexistam, é indiscutível.

8- Diante disso, a proteção marcária do recorrido deve ceder, em respeito ao direito de exclusividade de que goza o recorrente (art. 129, caput, da LPI).

9- Para a tutela da marca, basta a possibilidade de confusão, não se exigindo prova de efetivo engano por parte de clientes ou consumidores específicos . Precedente. 10 - Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1721701 RJ 2017/0306055-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2018)

Em sentido diverso do sustentado pela ré/apelada, o elemento “CLARO” é, nas marcas por ela titularizadas, o primeiro vocábulo apreendido pelo público e o núcleo que dialoga imediatamente com a memória marcária construída pela autora/apelante. O acréscimo do termo “ENIGMA” não afasta essa percepção. Tampouco a palavra “EDITORA”, de evidente baixa força distintiva no setor editorial, tem aptidão para cumprir essa função. Sob os prismas fonético, visual e ideológico, “CLARO ENIGMA” e “EDITORA CLARO ENIGMA” preservam integralmente o signo dominante da marca famosa e dos registros anteriores da autora/apelante, produzindo forte efeito de aproximação.

Para o consumidor médio, essa associação é ainda mais provável porque a autora/apelante, há décadas, explora e divulga amplamente uma gama de serviços agregados sob o elemento “CLARO”, não se limitando à telefonia tradicional. A presença de sinais como “CLARO VIDEO”, “CLARO CURSOS”, “CLARO BANCA” e outros serviços digitais, educacionais, culturais e de conteúdo habituou o público a identificar novas expressões formadas a partir do vocábulo “CLARO” como possíveis extensões comerciais do mesmo grupo empresarial.

Nesse contexto, submetido a um ambiente de comunicação digital e de atenção difusa, o consumidor tende naturalmente a associar “CLARO ENIGMA” e “EDITORA CLARO ENIGMA” à família marcária da autora/apelante, imaginando tratar-se de novo braço comercial, linha de produtos digitais, projeto educacional, editorial ou cultural vinculado à empresa de telecomunicações.

Por isso, não prospera a tese da ré/apelada de que o substantivo “ENIGMA” seria o verdadeiro elemento dominante do conjunto. Em composições binominais dessa natureza, o que se verifica, em regra, é o contrário: a presença ostensiva de um sinal notoriamente conhecido e amplamente divulgado tende a capturar a percepção do público e a influenciar decisivamente a leitura global do conjunto. Quando esse primeiro termo coincide exatamente com a marca anterior de maior força, a possibilidade de associação indevida se intensifica. O acréscimo de vocábulo posterior pode, em certas hipóteses, ser suficiente para afastar a colidência, mas isso depende da força diferenciadora do acréscimo, da ausência de coincidência de classes e da inexistência de histórico robusto de família marcária. Não é o que ocorre aqui.

 Desse modo, não se trata de hipótese em que o princípio da especialidade autorize a convivência pacífica dos sinais. Ao contrário, as especificações demonstram interseção suficiente para caracterizar risco de associação indevida, especialmente diante da reprodução integral da marca anterior “CLARO”.

Também por essa razão, não é necessário examinar, como fundamento autônomo de procedência, a tese recursal fundada no art. 124, inciso V, da LPI, relativa ao alegado uso do termo “CLARO” no nome empresarial da autora/apelante e à proteção derivada do art. 8º da Convenção da União de Paris.

A matéria foi devolvida na apelação sob o argumento de omissão da sentença, e não se ignora sua relevância. Todavia, a solução do caso já é suficiente com base no art. 124, inciso XIX, da LPI, motivo pelo qual não há necessidade de avançar no debate sobre a extensão territorial da proteção do nome empresarial. A procedência do recurso, portanto, decorre do conflito marcário clássico, e não do acolhimento desse outro fundamento.

De igual modo, o fato de a ré/apelada ser titular de registros mais antigos para “EDITORA CLARO ENIGMA” em classes diversas, como 16, 40 e 41, não altera a conclusão acerca da possibilidade de confusão ou de associação indevida em relação aos registros impugnados nas classes 09, 35 e 38.

A existência de outros registros da ré/apelada, anteriores e não impugnados, tampouco impede a procedência do pedido. O fato de a ré/apelada possuir registros para “EDITORA CLARO ENIGMA”, como os registros nºs 827.612.001, 827.612.028 e 827.612.036, em outros contextos, notadamente em classes e especificações relacionadas a jornais, revistas, livros, editoração ou serviços gráficos (evento 17, OUT4), por si só, não são suficientes para legitimar posteriores extensões do sinal a classes distintas, nas quais já existiam registros anteriores da autora/apelante.

A coexistência eventual em outros segmentos não confere à ré/apelada direito irrestrito de expansão do núcleo nominativo “CLARO ENIGMA” para quaisquer campos econômicos. Ao contrário, cada novo pedido deve ser submetido, de forma autônoma, ao exame de registrabilidade à luz das anterioridades existentes nas classes pretendidas. Foi precisamente nesse exame, referente às classes 09, 35 e 38, que o INPI incorreu em ilegalidade.

Não desconheço que o direito marcário brasileiro impõe limites ao direito de exclusividade. Sinais fracos, descritivos, evocativos ou compostos por expressões de uso comum podem, em muitas situações, conviver no mercado. Tampouco se nega que a proteção conferida pelo art. 129 da LPI não é absoluta.

Ocorre que o caso presente não traduz disputa em torno de vocábulo desprovido de lastro distintivo. A controvérsia envolve a apropriação integral do núcleo de uma família marcária amplamente consolidada, em classes nas quais a autora/apelante já mantinha registros anteriores e em que as especificações concedidas à ré/apelada permitem incursão direta ou afim no ramo econômico de atuação da autora/apelante. Em cenário como esse, a coexistência dos sinais compromete a função distintiva da marca anterior, possibilitando o risco de confusão ou de associação indevida.

Sendo assim, cada pedido de registro deve ser examinado à luz das especificações pretendidas e dos direitos de terceiros anteriormente constituídos. A proteção marcária é delimitada pelo sinal, pela classe e pela especificação concedida, não sendo possível admitir que registros pretéritos relacionados à editoração, a livros, a jornais ou a serviços gráficos sirvam como fundamento para legitimar, por mera “extensão de direitos”, registros posteriores voltados a softwares, publicações eletrônicas, publicidade digital e telecomunicações. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA . AÇÃO DE NULIDADE PARCIAL DE REGISTRO. INCLUSÃO DO ITEM 95 DA CLASSE 40 NO REGISTRO DA MARCA PREVER QUE DECORREU DE ORDEM JUDICIAL EM AÇÃO PROPOSTA PELA PRÓPRIA DEPOSITANTE. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA. TRÍPLICE IDENTIDADE NÃO VERIFICADA . DIFERENTES PARTES E CAUSAS DE PEDIR. COISA JULGADA QUE NÃO PODE PREJUDICAR TERCEIROS. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73 . NÃO CONFIGURAÇÃO. MARCAS PREVER E PREVIR. MARCA POSTERIOR REGISTRADA NA MESMA CLASSE E NA MESMA ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS DO QUE A MARCA ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE . ART. 124, INCISO XIX, DA LEI N. 9.279/96 . MARCAS NOMINATIVAS SEMELHANTES. SERVIÇOS FUNERÁRIOS. MESMA ESPECIFICAÇÃO. SERVIÇOS QUE, SE NÃO IDÊNTICOS, DEVEM SER PRESUMIDOS COMO SEMELHANTES OU AFINS . PRESUNÇÃO ABSOLUTA EM AÇÃO EM QUE SE DISCUTE O PRÓPRIO REGISTRO DE MARCA. CUMULAÇÃO DE PEDIDO DE INDENIZAÇÃO EM AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. IMPOSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DE CUMULAÇÃO DE AÇÕES DE COMPETÊNCIA DE JUÍZOS DIVERSOS . ART. 292, § 1º, DO CPC/73 (ART. 327, § 1º, DO CPC/15).

1 . Ação proposta pela titular da marca PREVIR, buscando a nulidade parcial do registro da marca PREVER, especificamente quanto ao item 95 da classe 40, relativo a serviços funerários, designados por sua marca anteriormente registrada.

(...)

5. Verificação da impossibilidade de registro de um signo em razão de marca anterior que demanda o exame (i) do grau de semelhança entre os sinais; (ii) do grau de semelhança entre os produtos; (iii) da possibilidade de confusão ou de associação no público consumidor .

6. Diversamente das classes constantes da Classificação de Produtos e Serviços adotada pelo INPI, as quais, por serem abrangentes, podem incluir produtos ou serviços eventualmente considerados bastante distintos entre si, as subclasses, também chamadas de itens ou de especificações, indicam com maior precisão os produtos ou serviços a que se referem, configurando o maior grau de detalhamento indicado no registro.

7. Em ações em que se discute a validade ou a nulidade do próprio registro de uma marca, diante de alegado conflito com marca anteriormente registrada, há presunção absoluta de que os produtos ou serviços representados pela mesma subclasse, item ou especificação são, se não idênticos, ao menos semelhantes ou afins, para fins do art . 124, XIX, da LPI. Entendimento não necessariamente aplicável às ações de infração de direito marcário.

8. Titular de marca anteriormente registrada que tem a legítima expectativa de que os demais produtos ou serviços incluídos na mesma subclasse de seu registro estão dentro do seu âmbito de exclusividade, a possibilitar a expansão de suas atividades para outros nichos e outros modos de exploração dentro da mesma especificação .

9. Princípio da especialidade que, de um lado, serve de limite ao direito de exclusividade do titular da marca registrada, e, de outro, configura garantia de proteção mínima, já que assegura que, ao menos quanto aos produtos e serviços especificados no registro, haverá direito de uso exclusivo.

10. Caso concreto em que as marcas nominativas PREVIR e PREVER, além de se mostrarem semelhantes gráfica e foneticamente, designam serviços funerários, que, ainda que não sejam considerados idênticos, se mostram ao menos afins, porquanto complementares e permutáveis, a evidenciar o risco de confusão ou de associação no mercado consumidor . Nulidade parcial do registro da marca posterior.

11. Pedido de indenização por danos morais e materiais que decorre não da nulidade do registro em si, mas, sim, de eventual utilização indevida da marca anteriormente registrada.

12 . Embora seja possível a cumulação do pedido de nulidade de registro de marca com o pedido de abstenção de uso, em razão da previsão expressa do art. 173 da LPI, não se mostra possível a cumulação do pedido de indenização por danos materiais e morais.

13. Cumulação que apenas se mostra possível quando o mesmo juízo for competente para conhecer dos diferentes pedidos, o que não é o caso, considerando que a ação de nulidade deve tramitar, por força do art . 175 da LPI, na Justiça Federal. Inteligência do art. 292, § 1º, do CPC/73 (art. 327, § 1º, do CPC/15) . Precedentes deste Superior Tribunal.

14. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp: 1848033 RJ 2018/0014741-2, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 19/10/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2021) (nossos destaques)

Portanto, ainda que o alto renome da marca “CLARO”, reconhecido em 2017, não possa retroagir para, isoladamente, invalidar depósitos realizados em 2015, os registros impugnados violam o art. 124, XIX, da LPI, diante da anterioridade dos registros da autora/apelante, da reprodução integral do elemento distintivo “CLARO”, da afinidade entre os produtos e serviços e da possibilidade de confusão ou associação indevida.

Em síntese, a anterioridade dos registros invocados pela autora/apelante encontra-se demonstrada, especialmente em relação aos sinais compostos pelo elemento “CLARO” nas classes 09, 35 e 38, todos anteriores aos depósitos dos registros impugnados. A afinidade entre os produtos e serviços assinalados pelos registros em conflito também se extrai das próprias especificações constantes dos respectivos títulos.

Nesse contexto, a reprodução integral do elemento nominativo “CLARO”, dotado de elevada distintividade adquirida no mercado brasileiro, somada à insuficiência dos acréscimos “ENIGMA” e “EDITORA” para afastar, no conjunto concreto, a possibilidade de associação indevida com a família de marcas da autora/apelante, atrai a incidência do art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/96.

Consequentemente, devem ser declarados nulos os atos administrativos concessivos do INPI e, por decorrência, os registros nº 910.464.847, nº 910.465.169, nº 910.465.428, nº 910.464.987, nº 910.465.231 e nº 910.465.509, todos de titularidade da EDITORA CLARO ENIGMA LTDA.

Quanto ao pedido de abstenção de uso, igualmente assiste razão à autora/apelante.

Conforme assentado pelo c. STJ no Tema 950, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca com participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso da marca invalidada, inclusive em sede de tutela provisória. A determinação de abstenção, nesse contexto, constitui consequência lógica da desconstituição do registro, pois seria contraditório declarar a nulidade do ato administrativo e permitir que o titular continuasse a explorar os mesmos sinais cuja registrabilidade foi afastada.

Assim, deve a ré/apelada se abster de utilizar os sinais “CLARO ENIGMA” e “EDITORA CLARO ENIGMA” para identificar os produtos e serviços abrangidos pelos registros anulados nºs 910.464.847, 910.465.169, 910.465.428, 910.464.987, 910.465.231 e 910.465.509, bem como produtos e serviços idênticos, semelhantes ou afins nas classes 09, 35 e 38, sob pena de multa a ser fixada pelo Juízo de origem em caso de descumprimento, observados os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

Honorários sucumbenciais

Por fim, em razão da reforma parcial da sentença, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

A autora/apelante decaiu apenas quanto ao pedido indenizatório, extinto sem resolução do mérito por incompetência absoluta da Justiça Federal, ao passo que obteve êxito nos pedidos centrais de nulidade dos registros e de abstenção de uso. Assim, reconhecida a sucumbência mínima da autora/apelante, devem os réus arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, pro rata, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, e do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Isso posto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação interposta por CLARO S.A., para manter a r. sentença quanto à extinção, sem resolução do mérito, do pedido indenizatório, por incompetência absoluta da Justiça Federal, e reformá-la quanto aos pedidos de nulidade dos registros marcários, abstenção de uso e ônus sucumbenciais, a fim de: i) declarar a nulidade dos atos administrativos do INPI que concederam os registros nº 910.464.847, nº 910.465.169, nº 910.465.428, nº 910.464.987, nº 910.465.231 e nº 910.465.509, todos de titularidade de EDITORA CLARO ENIGMA LTDA.; ii) determinar que EDITORA CLARO ENIGMA LTDA. se abstenha de utilizar os sinais “CLARO ENIGMA” e “EDITORA CLARO ENIGMA” para identificar os produtos e serviços abrangidos pelos registros anulados, bem como produtos e serviços idênticos, semelhantes ou afins nas classes 09, 35 e 38, sob pena de multa a ser fixada pelo Juízo de origem em caso de descumprimento; e iii) condenar os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, pro rata, nos termos dos arts. 85, §§ 2º e 3º, e 86, parágrafo único, do CPC.

Documento eletrônico assinado por SIMONE SCHREIBER, Desembargadora Federal Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002777080v50 e do código CRC a6433228.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): SIMONE SCHREIBER
Data e Hora: 05/05/2026, às 10:54:27

Apelação Cível Nº 5099987-46.2023.4.02.5101/RJ

VOTO-VISTA

Pedi vista dos autos para exame mais detido da controvérsia, após o judicioso voto proferido pela eminente Desembargadora Federal Simone Schreiber, cuja acuidade técnica se evidencia tanto na correta delimitação das questões processuais quanto no minucioso cotejo das especificações abrangidas pelos títulos marcários em conflito.

Trata-se de apelação interposta por CLARO S.A. contra sentença que, em ação ajuizada em face de EDITORA CLARO ENIGMA LTDA. e do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, extinguiu, sem resolução do mérito, o pedido indenizatório, por incompetência absoluta da Justiça Federal, e julgou improcedentes os pedidos de nulidade dos registros nº 910.464.847, 910.465.169, 910.465.428, 910.464.987, 910.465.231 e 910.465.509, referentes aos sinais “CLARO ENIGMA” e “EDITORA CLARO ENIGMA”, nas classes 09, 35 e 38.

A Relatora votou por dar parcial provimento à apelação: manteve a extinção do pedido indenizatório; declarou a nulidade dos atos administrativos concessivos dos seis registros; determinou à corré privada que se abstivesse de utilizar os sinais anulados para identificar os produtos e serviços cobertos pelos títulos, bem como produtos e serviços idênticos, semelhantes ou afins nas classes 09, 35 e 38; e redistribuiu os ônus sucumbenciais, reconhecendo a sucumbência mínima da autora.

Antecipo, desde logo, minha integral concordância com o resultado proposto.

Acompanho a eminente Relatora sem ressalva dispositiva.

Acrescento, todavia, fundamentos que reputo úteis à adequada compreensão dogmática da controvérsia e à estabilidade do critério decisório, especialmente quanto: (a) à autonomia entre a proteção ordinária do art. 124, XIX, e a proteção excepcional do art. 125 da Lei nº 9.279/1996; (b) à natureza funcional, e não meramente classificatória, do princípio da especialidade; (c) à apreciação global do risco de confusão ou associação; (d) à relevância jurídica da família de marcas; e (e) aos custos concorrenciais de registros que ampliam artificialmente zonas de exclusividade.

Da fundamentação complementar

A autonomia dos regimes dos arts. 124, XIX, e 125 da LPI

A marca de alto renome e a marca anterior ordinariamente registrada não constituem graus de uma mesma causa de pedir, mas regimes jurídicos distintos, com pressupostos e alcances próprios. O art. 125 da LPI excepciona o princípio da especialidade e assegura proteção em todos os ramos de atividade à marca cujo alto renome haja sido reconhecido pelo INPI. Já o art. 124, XIX, disciplina impedimento relativo de registrabilidade: veda a reprodução ou imitação, ainda que com acréscimo, de marca anterior para produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, quando presente suscetibilidade de confusão ou associação.

Daí decorre consequência decisiva: afastada a incidência retroativa do art. 125, não se forma qualquer espaço de imunidade para o registro posterior. Resta íntegro, e deve ser integralmente aplicado, o teste ordinário do art. 124, XIX.

A irretroatividade do alto renome impede apenas que o estatuto excepcional superveniente seja convertido, ex post facto, em causa automática de nulidade de depósitos pretéritos; não elimina anterioridades válidas, não neutraliza a afinidade de mercados e tampouco torna juridicamente indiferente a reprodução do elemento distintivo alheio.

Há, portanto, duas proposições compatíveis: o reconhecimento de alto renome de 2017 não retroage para alcançar, por si só, depósitos de 2015; e os registros anteriores da apelante nas classes pertinentes impediam, desde antes, a concessão de sinais posteriores suscetíveis de associação. Não se antecipa a eficácia constitutiva do alto renome. Aplica-se a lei vigente à data dos depósitos e preserva-se a prioridade registral já então existente. Tempus regit actum, sem que o brocardo seja deformado em licença para desconsiderar direitos anteriores.

A notoriedade fática ou a distintividade adquirida pelo uso tampouco se confundem com o status jurídico do art. 125. A ulterior declaração administrativa não pode, isoladamente, provar que todos os pressupostos do alto renome já estavam presentes em 2015; pode, no máximo, corroborar, em conjunto com a prova dos autos, a força distintiva construída pelo sinal. No caso, contudo, a conclusão não depende dessa inferência: basta a anterioridade documental dos registros “CLARO” e da série “CLARO + elemento”, somada à sobreposição ou afinidade das especificações.

Especialidade material: classes administrativas não são compartimentos estanques

O princípio da especialidade é frequentemente enunciado em chave negativa, como limitação à exclusividade. Essa leitura é correta, porém incompleta. O mesmo princípio também demarca uma garantia mínima ao titular anterior: dentro do campo material coberto por seu registro, não se admite sinal posterior que, por identidade, semelhança ou afinidade, comprometa a função distintiva da marca. A especialidade não é salvo-conduto para a aproximação parasitária; é técnica de delimitação racional da exclusividade.

Por isso, as classes da Classificação de Nice têm função ordenadora e administrativa, não constituindo mercados relevantes juridicamente autossuficientes. A afinidade deve ser aferida a partir das especificações efetivas, dos canais de distribuição, da complementaridade ou substituibilidade, do público destinatário, da origem empresarial que razoavelmente pode ser presumida e das condições concretas de oferta. Destacando ques se a classe informa e se os serviços convergem funcionalmente, a diferença nominal entre atividades principais das empresas não elimina o conflito.

É exatamente o que demonstram os títulos examinados. Na classe 38, o registro nº 910.465.509 compreende fornecimento de conexões de telecomunicações para rede mundial de computadores, provimento de acesso, comunicação por terminais, transmissão de mensagens e imagens e aluguel de tempo de acesso a redes. A identidade ou, no mínimo, elevadíssima afinidade com os registros anteriores da apelante para serviços de telecomunicações dispensa maiores construções.

Nas classes 09 e 35, o fenômeno é de convergência. Programas de computador, publicações eletrônicas para download, arquivos digitais, tocadores de mídia, divulgação de produtos via rede, publicidade e comércio de materiais de ensino não se encontram isolados do ecossistema de telecomunicações, conteúdo digital e serviços on-line.

São bens e serviços complementares, oferecidos pelos mesmos canais e frequentemente percebidos como extensões de uma única origem empresarial. O consumidor contemporâneo não separa, em compartimentos estanques, conectividade, software, mídia, conteúdo e educação digital; transita entre eles na mesma plataforma e sob a mesma identidade de origem.

A especialidade assegura ao titular proteção ao menos quanto aos produtos e serviços especificados e que a afinidade pode resultar de complementaridade ou permutabilidade e o registro confere possibilidade de expansão dentro da especificação concedida. A atividade atualmente preponderante da depositante, portanto, não reduz o alcance objetivo do título que ela requereu e obteve.

A tese contrária produziria assimetria inaceitável: permitiria ao titular invocar, contra terceiros, toda a amplitude textual do registro, mas o autorizaria a minimizá-la, quando demandado, mediante referência à atividade econômica que contingencialmente exerce. Nemo potest venire contra factum proprium. Para aferir a colidência, deve-se considerar o perímetro jurídico reivindicado e concedido, não uma autolimitação empresarial informal, precária e revogável.

Apreciação global, memória imperfeita e elemento dominante

O cotejo marcário não se resolve por dissecação vocabular, tampouco por sobreposição mecânica de letras  e a análise global, porém, não impede a identificação dos elementos dominantes e distintivos; ao contrário, pressupõe que se apure qual componente governa a impressão de conjunto.

No caso concreto, “CLARO” é reproduzido integralmente e ocupa posição de ataque em “CLARO ENIGMA”; permanece imediatamente perceptível em “EDITORA CLARO ENIGMA”. “EDITORA” descreve a natureza da atividade e, por isso, possui reduzida eficácia individualizadora. “ENIGMA”, embora semanticamente apto a compor o sinal, não apaga o primeiro elemento nem desfaz a leitura de extensão de linha. A pergunta juridicamente relevante não é se “ENIGMA” acrescenta algum conteúdo, mas se esse acréscimo basta para impedir que o público atribua os bens ou serviços à mesma empresa, a empresas economicamente ligadas ou a uma nova linha da titular anterior. À vista das especificações e da série marcária demonstrada, a resposta é negativa.

Também é correta a Relatora ao não atribuir força neutralizante às apresentações mistas discretas. No ambiente digital, a marca é pronunciada, digitada em mecanismos de busca, exibida em listas de aplicativos, mencionada em áudio e reduzida a metadados. Quando a ornamentação gráfica é secundária, o componente nominativo preserva a maior parte da capacidade de indicação de origem. A roupagem visual não purga a colidência verbal.

Família de marcas e risco de associação

A LPI não emprega expressamente a locução “família de marcas”, mas o instituto emerge da tutela contra associação prevista no art. 124, XIX. Uma série de sinais formada por elemento comum, explorada de modo consistente e reconhecível, ensina o consumidor a interpretar novas combinações como derivações empresariais do mesmo núcleo. É o secondary meaning seriado: o elemento comum deixa de ser apenas um vocábulo do léxico e passa, no contexto mercadológico pertinente, a funcionar como matriz de identificação de origem.

Os autos registram anterioridades como “CLARO”, “CLARO DIGITAL”, “CLARO NET”, “CLARO VIDEO”, “CLARO CURSOS”, “CLARO CHAT”, entre outras, em campos digitais, educacionais, tecnológicos e de telecomunicações. Esse padrão torna especialmente plausível que “CLARO ENIGMA” seja percebida não como origem independente, mas como nova vertical, parceria, selo editorial ou serviço de conteúdo ligado à apelante. O risco juridicamente relevante não se limita à compra equivocada em sentido estrito; abrange a falsa crença em licença, patrocínio, afiliação ou origem econômica comum.

É precisamente por isso que o legislador de 1996 incluiu, ao lado da confusão, a associação. A conjunção alternativa amplia o campo de tutela para alcançar hipóteses em que o consumidor distingue materialmente dois produtos, mas supõe existir entre seus fornecedores vínculo econômico inexistente. A leitura não constitui importação indevida da disciplina de diluição: decorre da literalidade do art. 124, XIX, e exige, como aqui demonstrado, afinidade entre os bens ou serviços.

A proteção dessa família não importa monopólio abstrato sobre a palavra “claro”. O idioma permanece livre. O que se veda é o emprego marcário do mesmo núcleo, em composição apta a reproduzir o padrão seriado do titular anterior, dentro de especificações idênticas, semelhantes ou afins. A solução é, pois, calibrada: não privatiza o léxico, mas impede que sua utilização distintiva transfira ao terceiro o capital informacional construído por outrem.

Coerência administrativa, controle judicial e autonomia de cada registro

A decisão concessiva do INPI goza de presunção relativa de legitimidade e merece consideração deferente em matérias de elevada tecnicidade. Deferência, contudo, não equivale a imunidade jurisdicional. Quando a própria moldura do título revela sobreposição de especificações e o exame administrativo dissocia artificialmente mercados funcionalmente convergentes, cabe ao Judiciário restaurar a legalidade, nos termos dos arts. 124, XIX, 129, 165 e 173 da LPI.

A existência de decisões administrativas divergentes em pedidos próximos tampouco cria direito à repetição do erro. A igualdade na ilegalidade é pretensão que o ordenamento não reconhece. De outro lado, registros antigos da apelada nas classes 16, 40 e 41 não operam como cláusula geral de expansão.

Cada certificado é título autônomo, delimitado pelo sinal e pela especificação; cada novo depósito encontra o quadro de anterioridades vigente no seu próprio campo. Prior in tempore, potior in iure, dentro dos limites materiais da especialidade.

Essa autonomia explica por que a manutenção de registros não impugnados não elimina o interesse processual. Os seis títulos controvertidos produzem efeitos próprios: autorizam oposição a terceiros, integram ativos empresariais, podem ser licenciados e projetam a presença formal da titular em mercados digitais e de telecomunicações. Sua invalidação oferece utilidade concreta, ainda que subsistam registros mais antigos para livros, editoração e serviços gráficos.

Normas internacionais e unidade do sistema

A interpretação adotada harmoniza-se com o art. 16.1 do Acordo TRIPS, promulgado pelo Decreto nº 1.355/1994, segundo o qual o titular da marca registrada pode impedir o uso de sinais idênticos ou semelhantes para bens ou serviços idênticos ou semelhantes quando houver probabilidade de confusão. Harmoniza-se, ainda, com a lógica do art. 6 bis da Convenção da União de Paris, internalizada no Brasil, que revela a preocupação internacional com a apropriação de sinais alheios capazes de induzir confusão.

Não se propõe aplicação direta e descontextualizada de categorias estrangeiras. A comparação apenas confirma que o direito brasileiro, ao incluir expressamente a associação e o acréscimo no art. 124, XIX, oferece base normativa suficiente para uma análise global, funcional e sensível à interdependência entre sinais e mercados. O fundamento decisório permanece inteiramente doméstico.

Análise pragmática e econômica: informação, concorrência e inovação

Sob a perspectiva econômica, a marca reduz custos de busca: permite ao consumidor reconhecer origem, qualidade esperada e responsabilidade empresarial sem reavaliar, a cada transação, todos os atributos do produto ou serviço. A associação indevida deteriora essa função informacional. Mesmo quando não culmina em compra equivocada, obriga o público a gastar tempo e atenção para verificar se há patrocínio, licença ou integração de serviços.

A repressão à colidência, entretanto, deve evitar exclusividades excessivas sobre expressões comuns. O equilíbrio está no teste legal cumulativo: anterioridade, reprodução ou imitação, identidade/semelhança/afinidade e suscetibilidade de confusão ou associação. No presente caso, esses filtros não são relaxados. A nulidade limita-se a seis registros, em classes e especificações nas quais há sobreposição concreta, e a abstenção alcança produtos e serviços idênticos, semelhantes ou afins. Não se confere à apelante domínio sobre toda ocorrência linguística do termo “claro”.

Esse recorte preserva a livre concorrência em duas direções. Impede, de um lado, que um agente se aproprie de reputação e economias de atenção construídas por outro; assegura, de outro, que terceiros continuem livres para empregar o vocábulo em sentido comum ou em campos não conflitantes, desde que o conjunto não produza associação indevida. A propriedade industrial cumpre, assim, sua função constitucional: proteção temporária e funcional do investimento distintivo, subordinada ao interesse social e ao desenvolvimento tecnológico e econômico, nos termos dos arts. 5º, XXIX, e 170, IV e V, da Constituição.

Também se preserva o estímulo à inovação. Marcas não premiam invenção técnica, mas organizam a apropriação dos retornos reputacionais de produtos e serviços inovadores. Se extensões registrárias ambíguas forem toleradas em mercados digitalmente convergentes, o titular anterior arcará com custos de monitoramento, esclarecimento e reposicionamento, enquanto o entrante capturará parte da atenção já formada. A solução adotada internaliza esses custos em quem escolheu o sinal posterior e mantém aberto o espaço competitivo para sinais verdadeiramente diferenciados.

Competência, abstenção de uso e proporcionalidade da tutela

Quanto à competência, acompanho sem acréscimos corretivos a solução da Relatora. O Tema 950 do STJ distingue com nitidez: compete à Justiça Federal, com a participação do INPI, desconstituir o registro e impor a abstenção de uso consequente; a pretensão indenizatória entre particulares, ausente interesse jurídico direto da autarquia, cabe à Justiça Estadual. 

A ordem de abstenção não constitui sanção autônoma nem tutela concorrencial genérica. É consequência necessária da nulidade, sob pena de contradição performativa do provimento jurisdicional: seria inócuo retirar o título do sistema e simultaneamente autorizar que o mesmo sinal continuasse a identificar os produtos e serviços cuja registrabilidade foi recusada. A delimitação proposta pela Relatora é proporcional, pois se vincula aos registros anulados e aos produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins nas classes 09, 35 e 38, remetendo a fixação de eventual multa ao Juízo de origem.

Ante o exposto, renovando vênias à fundamentação da eminente Desembargadora Federal Relatora, acompanho-a integralmente e voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação interposta por CLARO S.A., nos exatos termos de seu dispositivo: (i) manter a sentença quanto à extinção, sem resolução do mérito, do pedido indenizatório, por incompetência absoluta da Justiça Federal; (ii) declarar a nulidade dos atos administrativos do INPI que concederam os registros nº 910.464.847, 910.465.169, 910.465.428, 910.464.987, 910.465.231 e 910.465.509, todos de titularidade de EDITORA CLARO ENIGMA LTDA.; (iii) determinar que a corré privada se abstenha de utilizar os sinais “CLARO ENIGMA” e “EDITORA CLARO ENIGMA” para identificar os produtos e serviços abrangidos pelos registros anulados, bem como produtos e serviços idênticos, semelhantes ou afins nas classes 09, 35 e 38, sob pena de multa a ser fixada pelo Juízo de origem em caso de descumprimento; e (iv) condenar os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, pro rata, nos termos dos arts. 85, §§ 2º e 3º, e 86, parágrafo único, do CPC, acrescidos os fundamentos ora explicitados.

Documento eletrônico assinado por CLAUDIA FRANCO CORREA, Desembargadora Federal Revisora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002862278v6 e do código CRC 36a31b87.

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Apelação Cível Nº 5099987-46.2023.4.02.5101/RJ

EMENTA

DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. COLIDÊNCIA MARCÁRIA. REPRODUÇÃO DE MARCA ANTERIOR. ART. 124, XIX, DA LEI Nº 9.279/1996. ABSTENÇÃO DE USO. PEDIDO INDENIZATÓRIO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, pedido indenizatório por incompetência da Justiça Federal, e julgou improcedentes pedidos de nulidade de registros marcários relativos aos sinais “CLARO ENIGMA” e “EDITORA CLARO ENIGMA”.

2. A parte recorrente pretende a reforma da sentença para reconhecer a competência da Justiça Federal quanto ao pedido indenizatório, declarar a nulidade dos registros marcários nºs 910.464.847, 910.465.169, 910.465.428, 910.464.987, 910.465.231 e 910.465.509, e impor obrigação de abstenção de uso dos sinais impugnados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a Justiça Federal é competente para processar e julgar pedido indenizatório cumulado com pedidos de nulidade de registros marcários e abstenção de uso; (ii) saber se subsiste interesse de agir quanto à invalidação dos registros impugnados, diante da existência de outros registros não questionados; (iii) saber se os registros impugnados violam o art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/1996; e (iv) saber se a nulidade dos registros impõe a abstenção de uso dos sinais anulados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Justiça Federal é competente para apreciar pedido de nulidade de registro de marca, com participação do INPI, e pedido de abstenção de uso da marca invalidada. O pedido de indenização por danos materiais ou morais decorrente de suposto uso indevido de marca configura lide obrigacional entre particulares e compete à Justiça Estadual.

5. A existência de outros registros marcários não impugnados não afasta o interesse de agir. Cada registro constitui título autônomo de propriedade industrial e produz efeitos próprios perante o INPI, terceiros e o mercado.

6. O reconhecimento administrativo de alto renome da marca “CLARO”, publicado em 28.03.2017, não retroage para invalidar, de forma exclusiva, registros depositados em 29.12.2015, salvo prova de má-fé. A análise da colidência marcária deve ocorrer com fundamento no art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/1996.

7. O art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/1996 impede o registro de sinal que reproduza ou imite marca alheia registrada, ainda que com acréscimo, para distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, quando houver risco de confusão ou associação indevida.

8. Os registros impugnados reproduzem integralmente o elemento nominativo “CLARO”, com acréscimo dos termos “ENIGMA” e, em alguns casos, “EDITORA”. Esses acréscimos não afastam o risco de associação indevida, pois o vocábulo “CLARO” permanece preservado no conjunto marcário.

9. A apresentação mista de alguns registros não neutraliza a predominância do elemento nominativo. O elemento verbal é relevante para a comunicação oral, a memorização do consumidor, as pesquisas em ambiente digital e a identificação comercial dos produtos e serviços.

10. Há afinidade entre as especificações dos registros em conflito nas classes 09, 35 e 38. Os registros impugnados alcançam produtos e serviços ligados a softwares, publicações eletrônicas, publicidade digital, transmissão de dados, comunicação eletrônica, acesso a redes e telecomunicações.

11. A proteção registral conferida aos sinais “CLARO ENIGMA” e “EDITORA CLARO ENIGMA” permite atuação formal em segmento idêntico ou afim ao abrangido por registros anteriores que utilizam o elemento “CLARO”, o que configura risco concreto de confusão ou associação indevida.

12. A titularidade de registros anteriores não impugnados em classes distintas não autoriza expansão do sinal para classes e especificações nas quais já existiam registros anteriores de terceiro. Cada novo pedido de registro deve observar as anterioridades existentes e o campo de proteção conferido a registros preexistentes.

13. A solução da controvérsia decorre da incidência do art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/1996, sendo desnecessário examinar, como fundamento autônomo, a tese relativa ao nome empresarial e ao art. 8º da Convenção da União de Paris.

14. A declaração de nulidade dos registros impugnados impõe a abstenção de uso dos sinais anulados para identificar os produtos e serviços abrangidos pelos registros invalidados, bem como produtos e serviços idênticos, semelhantes ou afins nas classes 09, 35 e 38.

15. A reforma parcial da sentença impõe a redistribuição dos ônus sucumbenciais. A parte recorrente decaiu apenas quanto ao pedido indenizatório e obteve êxito nos pedidos centrais de nulidade dos registros e abstenção de uso, o que caracteriza sucumbência mínima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Recurso parcialmente provido.

17. Tese de julgamento: “1. A Justiça Federal não é competente para julgar pedido indenizatório por uso indevido de marca cumulado com ação de nulidade de registro marcário, por se tratar de lide obrigacional entre particulares. 2. A existência de registros marcários não impugnados não afasta o interesse de agir para questionar registros autônomos concedidos em classes e especificações próprias. 3. Viola o art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/1996 o registro que reproduz integralmente marca anterior, ainda que com acréscimos, para identificar produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, quando houver risco de confusão ou associação indevida. 4. A nulidade do registro marcário autoriza a imposição de obrigação de abstenção de uso do sinal invalidado.”

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º, e 86, parágrafo único; Lei nº 9.279/1996, arts. 124, V e XIX, 125, 129 e 173; Convenção da União de Paris, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 950; STJ, REsp nº 1.848.033/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 12.11.2021; STJ, REsp nº 1.582.179/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 19.08.2016; STJ, REsp nº 1.893.426/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 17.06.2021; STJ, REsp nº 1.721.701/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 12.04.2018.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação interposta por CLARO S.A., para manter a r. sentença quanto à extinção, sem resolução do mérito, do pedido indenizatório, por incompetência absoluta da Justiça Federal, e reformá-la quanto aos pedidos de nulidade dos registros marcários, abstenção de uso e ônus sucumbenciais, a fim de: i) declarar a nulidade dos atos administrativos do INPI que concederam os registros nº 910.464.847, nº 910.465.169, nº 910.465.428, nº 910.464.987, nº 910.465.231 e nº 910.465.509, todos de titularidade de EDITORA CLARO ENIGMA LTDA.; ii) determinar que EDITORA CLARO ENIGMA LTDA. se abstenha de utilizar os sinais "CLARO ENIGMA" e "EDITORA CLARO ENIGMA" para identificar os produtos e serviços abrangidos pelos registros anulados, bem como produtos e serviços idênticos, semelhantes ou afins nas classes 09, 35 e 38, sob pena de multa a ser fixada pelo Juízo de origem em caso de descumprimento; e iii) condenar os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, pro rata, nos termos dos arts. 85, §§ 2º e 3º, e 86, parágrafo único, do CPC, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 17 de agosto de 2026.

Documento eletrônico assinado por SIMONE SCHREIBER, Desembargadora Federal Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002777081v3 e do código CRC 516dca3d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): SIMONE SCHREIBER
Data e Hora: 18/08/2026, às 15:05:13

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 05/05/2026

Apelação Cível Nº 5099987-46.2023.4.02.5101/RJ

RELATORA: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

PRESIDENTE: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

PROCURADOR(A): EDUARDO ANDRE LOPES PINTO

SUSTENTAÇÃO ORAL PRESENCIAL: CAIO RICHA DE RIBEIRO por CLARO S.A.

SUSTENTAÇÃO ORAL PRESENCIAL: ALAN RODRIGUES LOPES por EDITORA CLARO ENIGMA LTDA

Votante: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

Votante: Juiz Federal MARCELO LEONARDO TAVARES

Pedido Vista: Desembargadora Federal CLAUDIA FRANCO CORREA

CLEBER DE SOUZA LOPES

Secretário

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 17/08/2026

Apelação Cível Nº 5099987-46.2023.4.02.5101/RJ

RELATORA: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

PRESIDENTE: Desembargador Federal JULIO DE CASTILHOS

PROCURADOR(A): SIDNEY PESSOA MADRUGA DA SILVA

RELATORA DO ACÓRDÃO: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

VOTANTE: Desembargadora Federal CLAUDIA FRANCO CORREA

SANDRO VIEGAS DA SILVA

Secretário