Apelação Cível Nº 5003451-02.2025.4.02.5101/RJ
RELATOR: Juiz Federal JOSE EDUARDO NOBRE MATTA
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por FREEDOM COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. (), e por INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PNEUS FREEDOM LTDA. (), em face do acórdão que, por unanimidade, conheceu de ofício da remessa necessária e negou-lhe provimento, bem como conheceu e negou provimento às apelações interpostas pela segunda embargante e pelo INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, mantendo a sentença que declarou a nulidade do ato administrativo do INPI que havia anulado o registro nº 914.556.835, referente à marca mista “FREEDOM PARTS” ().
O acórdão embargado possui a seguinte ementa :
DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO DO INPI. REGISTRO DE MARCA MISTA “FREEDOM PARTS”. COLIDÊNCIA MARCÁRIA. TERMO EVOCATIVO DE BAIXO VIGOR DISTINTIVO. IMPRESSÃO DE CONJUNTO DISTINTA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA DE MARCAS. ÔNUS DA CONVIVÊNCIA. RECURSOS E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Apelações interpostas por INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PNEUS FREEDOM LTDA. e pelo INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI, bem como remessa necessária, em face de sentença que julgou procedente ação ajuizada por FREEDOM COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA., para declarar a nulidade do ato administrativo que havia anulado o registro nº 914.556.835 da marca mista “FREEDOM PARTS”, sob fundamento de colidência com marca anterior “FREEDOM”, registrada sob o nº 905.415.663.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença que anulou o ato administrativo do INPI deve ser submetida ao reexame necessário; (ii) estabelecer se o registro da marca mista “FREEDOM PARTS” viola o art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/96, por reproduzir ou imitar marca anteriormente registrada, a ponto de gerar risco de confusão ou associação indevida entre os consumidores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A sentença que invalida ato administrativo do INPI possui natureza ilíquida quanto ao proveito econômico, impondo-se a submissão ao reexame necessário, nos termos do art. 496, §3º, do CPC e da Súmula 490 do STJ.
O sistema marcário brasileiro adota o regime atributivo mitigado, conferindo ao titular da marca registrada o direito de uso exclusivo no território nacional, mas limitado pelo princípio da especialidade, que restringe a proteção a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins.
O art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/96 veda o registro de marca que reproduza ou imite marca alheia suscetível de causar confusão ou associação indevida, exigindo a presença cumulativa de reprodução ou imitação relevante, afinidade entre produtos ou serviços e risco efetivo de confusão no mercado.
O exame da colidência marcária deve considerar a impressão de conjunto dos sinais distintivos, avaliados sob a ótica do consumidor médio, levando-se em conta predominantemente as semelhanças e não as diferenças isoladas.
A comparação entre as marcas demonstra que, embora ambas contenham o termo “FREEDOM”, os conjuntos marcários apresentam diferenças relevantes quanto à composição gráfica, cores, tipografia, elementos figurativos e inclusão do termo adicional “PARTS”, circunstâncias que conferem distintividade suficiente para afastar o risco de confusão.
As atividades exercidas pelas partes não são idênticas, pois a autora atua no comércio de peças automotivas diversas (classe 35), enquanto a ré atua no segmento de pneus (classe 12), o que reforça a aplicação do princípio da especialidade.
O termo “FREEDOM”, associado à ideia de liberdade e frequentemente explorado no marketing do setor automobilístico, possui caráter evocativo e reduzido poder distintivo, circunstância que impede sua apropriação exclusiva e impõe às empresas que o utilizam o ônus da convivência com outras marcas semelhantes.
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que marcas compostas por expressões evocativas ou de uso comum gozam de proteção mitigada, admitindo a coexistência quando os sinais possuem elementos distintivos suficientes e não induzem o consumidor em erro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Remessa necessária desprovida. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
A vedação prevista no art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/96 exige demonstração concreta de risco de confusão ou associação indevida entre marcas que identifiquem produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins.
Marcas formadas por expressões evocativas ou de uso comum possuem reduzido vigor distintivo, impondo aos seus titulares o ônus da convivência com sinais semelhantes.
A análise da colidência marcária deve considerar a impressão de conjunto dos sinais distintivos e a percepção do consumidor médio, não sendo suficiente a mera coincidência de elemento nominativo comum.
Em seus embargos de declaração , FREEPARTS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. sustenta a existência de omissão no capítulo relativo aos honorários advocatícios recursais. Afirma que, embora o acórdão tenha negado provimento às apelações interpostas pelo INPI e por INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PNEUS FREEDOM LTDA., a majoração da verba honorária foi imposta exclusivamente à autarquia federal. Alega que, havendo dois apelantes integralmente vencidos, o acréscimo decorrente do art. 85, § 11, do CPC deve ser suportado por ambos, de forma proporcional, nos termos do art. 87 do CPC. Requer, ainda, a elevação da majoração de 1% para 5% sobre o valor atualizado da causa, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PNEUS FREEDOM LTDA. , por sua vez, alega que o acórdão incorreu em omissões e obscuridade ao concluir pela possibilidade de coexistência entre as marcas “FREEDOM” e “FREEDOM PARTS”.
Sustenta, em síntese, que o julgado não teria enfrentado: (i) a reprodução integral do núcleo distintivo “FREEDOM” e o caráter meramente descritivo do termo “PARTS”; (ii) a manifestação técnica do INPI e o requisito de disponibilidade do sinal posterior diante da anterioridade de sua marca; (iii) a afinidade mercadológica concreta entre o comércio de partes e componentes de veículos, inserido na classe 35, e os produtos automotivos identificados por sua marca na classe 12; (iv) as distinções existentes entre o presente caso e os precedentes relativos às marcas “FIAT FREEDOM”, “FIAT TORO FREEDOM” e “FREEDOM POWER”; (v) a proteção autônoma de seu nome empresarial, à luz do art. 124, V, da Lei nº 9.279/1996; e (vi) o correto parâmetro para aplicação do art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/1996, que exige apenas a suscetibilidade de confusão ou associação, e não a comprovação de confusão efetivamente ocorrida.
Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja restabelecida a validade do ato administrativo do INPI que declarou a nulidade do registro nº 914.556.835. Subsidiariamente, postula a integração da fundamentação e o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados em suas razões.
Em contrarrazões, FREEPARTS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. afirma que os embargos opostos pela sociedade corré traduzem mero inconformismo com o resultado do julgamento e buscam a rediscussão do mérito, requerendo sua rejeição e a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC ().
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PNEUS FREEDOM LTDA., por sua vez, pugna pela rejeição dos embargos opostos por FREEPARTS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA., ao fundamento de que o acórdão teria definido expressamente o percentual e a extensão da majoração dos honorários recursais, não sendo cabível a elevação da verba para 5% nem sua imposição à corré por meio de embargos de declaração ().
É o relatório. Peço dia para julgamento.
VOTO
Conheço dos recursos, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.
Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por FREEDOM COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. (), e por INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PNEUS FREEDOM LTDA. (), em face do acórdão que, por unanimidade, conheceu de ofício da remessa necessária e negou-lhe provimento, bem como conheceu e negou provimento às apelações interpostas pela segunda embargante e pelo INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, mantendo a sentença que declarou a nulidade do ato administrativo do INPI que havia anulado o registro nº 914.556.835, referente à marca mista “FREEDOM PARTS” ().
O art. 1.022 do CPC prevê que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Não constituem, em regra, instrumento adequado à reapreciação do mérito ou à reforma da decisão em razão do inconformismo da parte.
No que tange ao mérito, ambos os recursos merecem parcial provimento.
I - Dos embargos opostos por FREEDOM COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA
A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao determinar que a majoração dos honorários advocatícios recursais fosse suportada apenas pelo INPI, embora as apelações interpostas pelo INPI e por INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PNEUS FREEDOM LTDA. tenham sido integralmente desprovidas.
Assiste parcial razão à embargante quanto à distribuição da majoração dos honorários advocatícios recursais.
Verifica-se que o acórdão embargado, ao negar provimento aos recursos de apelação interpostos pelo INPI e por Indústria e Comércio de Pneus Freedom Ltda., impôs a majoração da verba honorária em 1% (um por cento) apenas em desfavor da autarquia federal. Todavia, tendo ambos os apelantes sucumbido em seus recursos, a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC deve incidir sobre ambos, observada a distribuição pro rata fixada na sentença e mantida pelo acórdão.
No que se refere ao pedido de elevação da majoração dos honorários advocatícios recursais de 1% (um por cento) para 5% (cinco por cento), este não merece acolhida. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, compete ao Tribunal fixar a majoração da verba honorária considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal e os critérios legais pertinentes.
No caso, o percentual de 1% (um por cento) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias da demanda, em consonância com a prática deste Colegiado e com o trabalho adicional desenvolvido em sede recursal. Não se verifica, portanto, qualquer omissão ou outro vício no acórdão embargado quanto a esse ponto, mas mero inconformismo da embargante com o percentual fixado.
Por fim, não se evidencia o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração opostos por INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PNEUS FREEDOM LTDA., sobretudo porque se mostram parcialmente procedentes para fins de integração do acórdão, sem, contudo, implicar alteração do resultado do julgamento. Desse modo, não há que se falar na aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.
II - Dos embargos opostos por INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PNEUS FREEDOM LTDA.
A embargante sustenta que o acórdão não teria examinado suficientemente argumentos relevantes deduzidos em sua apelação, especialmente quanto à reprodução integral do vocábulo “FREEDOM”, ao caráter descritivo do termo “PARTS”, à manifestação técnica do INPI, à afinidade mercadológica, à proteção de seu nome empresarial e ao parâmetro legal da suscetibilidade de confusão.
A alegação de omissão quanto à proteção do nome empresarial merece acolhimento. Isso porque, embora a embargante tenha invocado, em sua apelação, fundamento autônomo baseado no artigo 124, inciso V, da Lei nº 9.279/1996 (LPI), o acórdão concentrou sua fundamentação na análise da colidência entre as marcas à luz do inciso XIX do mesmo dispositivo, não tendo examinado de forma específica a eventual reprodução ou imitação de elemento característico de seu nome empresarial.
A lei nº 9.279/1996 (LPI), em seu artigo 124, inciso V, veda o registro de marca que constitua reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de nome empresarial de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação indevida. Confira-se o preceito legal:
(...)
Art. 124. Não são registráveis como marca:
(...)
V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;
(...)
Na hipótese, a embargante demonstrou que utiliza o termo "FREEDOM" em sua denominação social, sendo o pedido de registro da marca depositado em 2012 ().
A proteção conferida ao nome empresarial não se confunde com a tutela marcária. Enquanto a marca se destina a distinguir produtos ou serviços, o nome empresarial identifica o próprio sujeito que exerce a atividade econômica. Sua proteção encontra fundamento no artigo 1.166 do Código Civil, no artigo 8º da Convenção da União de Paris e no artigo 124, inciso V, da Lei nº 9.279/1996, que impede o registro como marca de reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de nome empresarial de terceiro, quando suscetível de causar confusão ou associação.
No caso, a denominação “INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PNEUS FREEDOM LTDA.” contém o vocábulo “FREEDOM” como elemento de maior aptidão individualizadora, uma vez que as demais expressões possuem natureza predominantemente descritiva da atividade empresarial exercida. Isso não significa, contudo, que a anterioridade do nome empresarial confira à embargante exclusividade absoluta sobre a palavra “FREEDOM” em qualquer composição ou segmento relacionado ao mercado automobilístico.
A incidência da proibição prevista no artigo 124, inciso V, da Lei nº 9.279/1996 (LPI) exige, além da reprodução ou imitação de elemento característico do nome empresarial anterior, a efetiva suscetibilidade de confusão ou associação. Esse requisito deve ser aferido mediante a análise conjunta da distintividade do elemento reproduzido, da proximidade entre as atividades econômicas desenvolvidas e da impressão global produzida pelo sinal cuja registrabilidade se discute.
Na hipótese, o termo “FREEDOM” possui caráter evocativo e reduzido vigor distintivo no setor automobilístico, pois remete às ideias de liberdade, deslocamento, autonomia e movimento, conceitos usualmente explorados na divulgação de veículos, peças e produtos correlatos. Em razão dessa limitada força individualizadora, a proteção incidente sobre o vocábulo não pode ser dissociada dos demais elementos que compõem o nome empresarial e o sinal marcário controvertido.
Além disso, a marca mista “FREEDOM PARTS” apresenta composição gráfica própria, com elementos figurativos, disposição, tipografia e combinação cromática distintas da apresentação utilizada pela embargante. Ainda que as atividades das partes guardem certa proximidade por integrarem o setor automotivo, a autora atua no comércio de partes e componentes diversos, enquanto a embargante concentra sua atuação no segmento de pneus e produtos pneumáticos.
Consideradas conjuntamente essas circunstâncias, não se identifica suscetibilidade concreta de que o consumidor médio associe a marca “FREEDOM PARTS” ao nome empresarial da embargante ou conclua pela existência de vínculo societário, econômico ou organizacional entre as empresas.
Assim, os embargos devem ser acolhidos neste ponto apenas para suprir a omissão e integrar a fundamentação do acórdão, consignando-se que a proteção conferida ao nome empresarial não conduz, no caso concreto, à incidência da proibição prevista no artigo 124, inciso V, da Lei nº 9.279/1996 (LPI), razão pela qual permanece inalterada a conclusão anteriormente adotada, sem atribuição de efeitos infringentes.
Quanto às demais alegações de omissão, relativas à afinidade mercadológica e à semelhança dos núcleos nominativos, observa-se que o acórdão enfrentou tais questões ao analisar a impressão de conjunto dos sinais. A embargante, na realidade, limita-se a demonstrar seu inconformismo com a valoração das provas e com a conclusão adotada no julgamento. O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para embasar sua decisão. Nesses pontos, portanto, o recurso busca apenas a rediscussão do mérito, providência incompatível com a via dos embargos de declaração.
Por fim, quanto à obscuridade alegada sobre a expressão "risco efetivo", observa-se que tal termo constou no item 1 da tese de julgamento do acórdão. Esclarece-se que sua utilização teve por finalidade sintetizar o juízo de probabilidade exigido pelo artigo 124, inciso XIX, da lei nº 9.279/1996. A norma estabelece que a marca seja "suscetível" de causar confusão, o que pressupõe a existência de uma probabilidade concreta de ocorrência desse resultado, circunstância que não se verificou no caso dos autos diante das diferenças entre os conjuntos marcários e da delimitação dos respectivos mercados de atuação.
Assim, os embargos de declaração opostos por Indústria e Comércio de Pneus Freedom Ltda. merecem parcial acolhimento apenas para integrar a fundamentação do acórdão, sem atribuição de efeitos infringentes.
III. Do prequestionamento
No tocante ao prequestionamento, a oposição de embargos de declaração com esse propósito não possui, por si só, caráter protelatório, conforme orientação consagrada na Súmula 98 do c. STJ. Contudo, o prequestionamento não dispensa a demonstração de vício previsto no artigo 1.022 do CPC.
Na hipótese dos autos, as matérias veiculadas nos embargos foram examinadas nos limites necessários à solução da controvérsia, considerando-se, em especial, os arts. 5º, XXIX, da Constituição Federal; 124, V e XIX, e 129 da Lei nº 9.279/1996; e 489, § 1º, IV e VI, 1.022 e 1.025 do CPC.
Ademais, o artigo 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que o tribunal superior entenda existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Isso posto, voto no sentido de: (i) DAR PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos por FREEDOM COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA., para sanar a omissão apontada e determinar que a majoração dos honorários advocatícios recursais, fixada em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, incida sobre ambos os apelantes (INPI e Indústria e Comércio de Pneus Freedom Ltda.), na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada; e (ii) DAR PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos por Indústria e Comércio de Pneus Freedom Ltda., sem atribuição de efeitos infringentes, apenas para integrar a fundamentação do acórdão.
Documento eletrônico assinado por SIMONE SCHREIBER, Desembargadora Federal Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002938022v6 e do código CRC 9c5316b0.
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Signatário (a): SIMONE SCHREIBER
Data e Hora: 16/07/2026, às 15:12:04