Apelação Cível Nº 5028594-27.2024.4.02.5101/RJ

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por SILVA OLIVEIRA IND. E COM. LTDA. contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por GOIÁSMINAS INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA. para declarar a nulidade do registro nº 914.867.342, referente à marca mista ITALAT, na classe  bem como para determinar que a ré se abstenha de utilizar o referido sinal distintivo ou de quaisquer outros sinais que reproduzam a marca ITALAC da autora, para identificar produtos idênticos, semelhantes ou afins aos produtos e serviços por ela comercializados, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00.

Na origem, GOIÁSMINAS INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA., titular de registros para a marca ITALAC, ajuizou ação de nulidade de registro de marca cumulada com obrigação de não fazer em face de SILVA OLIVEIRA IND. E COM. LTDA. e do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, sustentando que a marca mista ITALAT, registrada na classe 29 para assinalar produtos lácteos e derivados, reproduziria ou imitaria marca anteriormente registrada, com potencial de causar confusão ou associação indevida no mercado consumidor, em violação aos incisos XIX e XXIII do art. 124 da Lei nº 9.279/1996.

A sentença reconheceu que a autora é titular de registros anteriores para a marca ITALAC e concluiu que a marca ITALAT, destinada ao mesmo segmento de laticínios, reproduz parcialmente o sinal anterior, sendo insuficientes os elementos figurativos para afastar o risco de confusão ou associação indevida entre as marcas. Afastou, contudo, a incidência do art. 124, XXIII, da LPI, por entender aplicável ao caso o art. 124, XIX, da mesma lei. Os pedidos formulados foram acolhidos e a empresa ré foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 16% (dezesseis por cento) sobre o valor atualizado da causa (evento 44, SENT1 ).

A empresa ré interpôs embargos de declaração (evento 51, EMBDECL1), que foram rejeitados (evento 64, SENT1).

Em suas razões recursais (evento 73, APELACAO1), a ré sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo de origem indeferiu a produção de prova oral requerida para demonstrar a criação, o uso anterior e a consolidação da marca ITALAT, bem como a boa-fé de sua utilização e a inexistência de risco de confusão entre os consumidores. Alega, ainda, negativa de prestação jurisdicional, por entender que a sentença deixou de enfrentar teses relevantes suscitadas na contestação e reiteradas em embargos de declaração, especialmente quanto ao direito de precedência, à ausência de oposição administrativa, à possibilidade de convivência entre os sinais e ao parecer técnico do INPI.

No mérito, afirma que utiliza a marca ITALAT de forma contínua e de boa-fé desde 1994, circunstância que lhe asseguraria o direito de precedência previsto no art. 129, § 1º, da LPI. Sustenta que a autora permaneceu inerte durante anos, sem apresentar oposição administrativa ao registro impugnado, e que a coexistência dos sinais no mercado por longo período demonstraria a inexistência de confusão efetiva entre os consumidores.

Defende, ainda, que os elementos nominativos das marcas possuem caráter evocativo e reduzida distintividade, razão pela qual não poderiam ensejar proteção ampla. Ressalta que o próprio INPI manifestou-se pela regularidade do registro da marca ITALAT, reconhecendo a possibilidade de convivência dos sinais sem risco de confusão ou associação indevida. Ao final, requer a anulação da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sucessivamente, pleiteia a redução da multa diária fixada para a hipótese de descumprimento da obrigação de não fazer e a adequação da verba honorária aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em contrarrazões, a autora pugna pela manutenção da sentença. Sustenta a inexistência de cerceamento de defesa e de negativa de prestação jurisdicional, bem como a ausência de prova do alegado direito de precedência. Defende, ainda, que a falta de oposição administrativa não impede o ajuizamento da ação de nulidade e que a semelhança entre as marcas ITALAC e ITALAT, destinadas ao mesmo segmento mercadológico, é apta a gerar confusão ou associação indevida entre os consumidores (evento 81, CONTRAZ1 ).

O Ministério Público Federal não opinou, ao argumento de que a matéria versada nos presentes autos não configura hipótese de intervenção necessária, nos termos do art. 178 do Código de Processo Civil (evento 4, PROMOCAO1).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Documento eletrônico assinado por JULIO DE CASTILHOS, Desembargador Federal Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002913375v4 e do código CRC cf2b535d.

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Apelação Cível Nº 5028594-27.2024.4.02.5101/RJ

VOTO

Conforme exposto no relatório, a apelante/ré requer a reforma da sentença que julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do registro nº 914.867.342, referente à marca mista ITALAT, na classe 29 (produtos lácteos e derivados).

Conheço da apelação, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Preliminar

(i) Da rejeição da alegação de cerceamento de defesa

O entendimento jurisprudencial se encontra amplamente consolidado no sentido de que, em regra, a análise de eventual colidência entre marcas pode ser realizada com base na prova documental constante dos autos, sem necessidade de produção de prova oral.

Ademais, é certo que o juiz é o destinatário da prova, competindo-lhe, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, decidir fundamentadamente sobre a necessidade ou não da produção de determinada prova.

Assim, o indeferimento da produção de provas que se revelem desnecessárias, impertinentes ou protelatórias não configura cerceamento de defesa, desde que o conjunto probatório seja suficiente à solução da controvérsia.

Como precedente ilustrativo, cito o seguinte julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DISPENSOU APRESENTAÇÃO DE RÉPLICA E INDEFERIU O REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA SUPLEMENTAR – AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO MARCÁRIO - APRESENTAÇÃO DE RÉPLICA - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - DESNECESSIDADE DAS PROVAS PRETENDIDAS – AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

5. Este E. Tribunal possui entendimento pacífico no sentido de que o exame de eventual colidência entre marcas prescinde da produção de prova testemunhal e/ou pericial técnica, mormente quando há nos autos prova documental suficiente para formar o convencimento do juízo, de modo que o indeferimento da produção de prova pericial e oral não representa cerceamento de defesa, quando há nos autos conjunto probatório capaz de solucionar a questão controvertida. 

6. O juiz é o destinatário da prova e a ele cabe decidir sobre o necessário à formação do próprio convencimento. Assim, se o juízo a quo, ao valorar a prova, considera que os documentos apresentados são suficientes para formar seu convencimento quanto à matéria discutida, a produção de outras provas torna-se desnecessária.

1. Revogação da liminar concedida.

2. Manutenção da decisão de primeiro grau.

3. Agravo de instrumento a que se nega provimento.”
(TRF2, Agravo de Instrumento, 5019915-49.2023.4.02.0000, Rel.ª Des.ª Fed. Simone Schreiber, julgado em 12/06/2024)

No caso, a controvérsia envolve possível colidência entre marcas, matéria de natureza eminentemente jurídica, cuja análise prescinde da apuração de elementos subjetivos ou circunstanciais. Os registros marcários juntados aos autos descrevem, de forma detalhada, as atividades e especificações dos produtos, o que permite avaliar, com segurança, a similitude ou afinidade entre os segmentos de atuação das partes.

Nessas condições, a prova documental afigura-se suficiente para o deslinde da causa, sendo desnecessária a produção de prova oral, circunstância que autoriza o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Rejeito, portanto, a preliminar.

(ii) Da ausência de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional

Não procede a alegação de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional.

A exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais não impõe ao julgador o dever de examinar, de maneira exaustiva, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente as questões relevantes e necessárias à formação de seu convencimento, o que foi observado no caso concreto, em consonância com o art. 93, IX, da Constituição da República e com o art. 489 do Código de Processo Civil. A discordância da parte quanto às conclusões adotadas não se confunde com ausência ou deficiência de fundamentação.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

"Não há negativa de prestação jurisdicional quando o juízo de 2º grau examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial e na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte." (STJ, REsp n. 2.190.079/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025.)

A sentença enfrentou a questão central posta nos autos, qual seja, a existência ou não de colidência entre ITALAC e ITALAT para produtos do mesmo segmento de mercado. Examinou os registros da autora, o registro impugnado, a identidade dos produtos, a impressão de conjunto dos sinais, a preponderância do elemento nominativo, a alegação de convivência com marcas de terceiros e a incidência dos incisos XIX e XXIII do art. 124 da LPI.

O fato de a sentença ter adotado conclusão diversa da defendida pela ré, inclusive quanto ao valor atribuído ao parecer técnico do INPI, não configura vício de fundamentação, mas questão de mérito recursal, a ser examinada nesta oportunidade.

Superadas as questões processuais, passa-se ao exame do mérito recursal.

Mérito

(iii) Da configuração de colidência marcária

Discute-se se o ato administrativo que deferiu o registro nº 914.867.342 violou direito marcário anterior da autora, à luz do artigo 124, XIX, da Lei nº 9.279/1996.

Depreende-se da Lei nº 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial) que a violação do direito de exclusividade conferido pelo registro marcário resta caracterizada quando, para designar produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, disponibilizados no mercado, são utilizados sinais suscetíveis de gerar confusão no consumidor ou que permitam associação com marca alheia anteriormente registrada (art. 124, XIX).

Para a aplicação do referido dispositivo legal, é necessária a verificação dos seguintes pressupostos: (i) a existência de registro marcário anterior; (ii) afinidade, similaridade ou identidade entre produtos ou serviços assinalados pelas marcas; (iii) a reprodução ou imitação da marca alheia e (iv) a suscetibilidade de confusão ou associação entre os sinais.

No caso, a autora/apelada impugna o registro nº 914.867.342, referente à marca mista “ITALAT”, depositado em 15.06.2018 e concedido em 20.07.2021, na Classe NCL (11) 29, para assinalar “bebidas lácteas [onde o leite predomina]; coalho; creme chantilly; creme de manteiga; fermentos láticos para uso culinário; iogurte; kefir [bebida láctea]; koumys [bebida láctea]; laticínios; leite; leite albuminoso; leite em pó*; manteiga; margarina; milk shakes [bebidas à base de leite]; nata [laticínios]; prostokvasha [leite coalhado]; queijos; ryazhenka [leite fermentado e cozido no forno]; soro de leite; coalhada; coalho de queijo; creme de leite; doce de leite; leite condensado; pó para milk-shake à base de leite; requeijão”, a seguir representada:

Sustenta a nulidade do referido por violar a anterioridade de seus registros:

Verifica-se que o princípio da anterioridade favorece a apelada, na medida em que é incontroverso que seus registros foram feitos em data anterior ao da marca de titularidade da sociedade apelante.

Quanto à afinidade mercadológica, o Manual de Marcas do INPI (item 5.11.2) orienta que seu exame deve considerar natureza, finalidade, modo de uso, complementaridade, canais de distribuição, público-alvo e grau de atenção.

Na hipótese, verifica-se que as empresas litigantes atuam no mesmo segmento de mercado, relacionado a leite, laticínios e derivados, de modo que resta configurada a afinidade entre os produtos identificados pelas marcas em confronto, o que afasta a aplicação do princípio da especialidade.

Passa-se, então, ao exame da alegada reprodução ou imitação entre os sinais.

A jurisprudência tem adotado critério rigoroso na verificação de colidência, especialmente quando se trata de sinais no mesmo segmento. A convivência de marcas com elementos semelhantes só é possível quando há diferenciação suficiente para evitar dúvidas no consumidor. Esta Primeira Turma entende que a análise deve considerar o conjunto marcário e o segmento mercadológico (TRF2, AC 5031148-37.2021.4.02.5101, j. 14.08.2024).

No cotejo entre os sinais ITALAC e ITALAT, verifica-se grande proximidade gráfica e fonética. Ambos os vocábulos possuem seis letras, idêntica sequência inicial “ITALA” e diferenciam-se apenas pela última consoante. A substituição de “C” por “T” ao final do vocábulo não altera significativamente a percepção global do consumidor médio, sobretudo em contexto de compra de produtos de consumo ordinário, muitas vezes realizada de forma rápida e com grau de atenção apenas mediano.

Ainda que se admita que os radicais “LAC” e “LAT” possuam caráter evocativo ou distintividade mitigada no segmento de laticínios, tal circunstância, por si só, não conduz à automática possibilidade de coexistência entre os sinais em confronto.

Não se desconhece o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de permitir a convivência das marcas com baixo grau de distintividade, cabendo aos seus titulares suportar o ônus da convivência no mercado (REsp 1819060/RJ). No entanto, ainda nessas hipóteses, exige-se a preservação de um grau mínimo de diferenciação entre os sinais em conflito, apto a afastar risco de confusão ou associação indevida, o que não se verifica no caso em exame.

Os elementos figurativos da marca mista ITALAT não são suficientes para afastar o risco de confusão. Como bem observou o magistrado sentenciante, "E, neste caso, embora o registro anulando tenha apresentação mista, os seus elementos figurativos são a figura de uma vaca e cor predominante azul, são comuns no segmento de laticínios e, portanto, carecem de distintividade marcante. Na ausência de qualquer elemento inovador, original ou particularmente característico, sobressai a preponderância do elemento nominativo. Afinal, é o nome que o consumidor utiliza para identificar os produtos, especialmente neste caso em que a demandante é titular de registro para marca nominativa. Assim, sendo praticamente idênticos os elementos nominativos das marcas, não é possível sua convivência no mercado sem risco de confusão ou associação indevida por parte do público consumidor." (evento 44, SENT1 ).

Cumpre destacar que a Lei de Propriedade Industrial não exige a demonstração de confusão efetivamente consumada no mercado, sendo suficiente a potencialidade de confusão ou de associação indevida entre os sinais, em razão do caráter preventivo da proteção marcária.

Na hipótese, a intensa aproximação do elemento nominativo predominante, aliada à afinidade entre os produtos e serviços identificados pelas marcas em confronto, evidencia risco relevante de associação indevida, legitimando a conclusão adotada pelo juízo de origem.

Ademais, a tutela do direito marcário visa assegurar a correta identificação da origem empresarial dos produtos e serviços, razão pela qual os sinais distintivos devem apresentar diferenciação suficiente para afastar dúvidas no público consumidor, o que não se verifica na hipótese. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:

DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO DE MARCA. INDEFERIMENTO PELO INPI. COLIDÊNCIA ENTRE MARCA MISTA E MARCAS ANTERIORMENTE REGISTRADAS. AUSÊNCIA DE DISTINTIVIDADE SUFICIENTE. AFINIDADE MERCADOLÓGICA. RISCO DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade do ato administrativo do INPI que indeferiu o pedido de registro da marca mista “MEU PATRIMÔNIO”, classe 36, sob o fundamento de colidência com marcas anteriormente registradas contendo o elemento nominativo “PATRIMÔNIO”. Subsidiariamente, a redução dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há sete questões em discussão: (i) definir se o ato administrativo do INPI padece de nulidade por alegada contradição administrativa, insuficiência de motivação técnica ou aplicação indevida do art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/96; (ii) estabelecer se há distintividade suficiente entre os sinais em confronto; (iii) determinar se existe afinidade mercadológica entre os serviços assinalados; (iv) verificar se há potencial risco de confusão ou associação indevida perante o público consumidor; (v) aferir a relevância da ausência de oposição administrativa ou da possibilidade de acordo de convivência marcária; (vi) examinar a legalidade da manutenção do indeferimento do registro; e (vii) definir se é cabível a redução da verba honorária fixada na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

6. A incidência do art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/96 exige a existência de marca anteriormente registrada, afinidade entre os produtos ou serviços assinalados, reprodução ou imitação total ou parcial do sinal anterior e potencial suscetibilidade de confusão ou associação indevida.

7. A marca mista “MEU PATRIMÔNIO” reproduz parcialmente o elemento nominativo central “PATRIMÔNIO”, anteriormente registrado, sendo o acréscimo do pronome “MEU” e de elementos figurativos insuficiente para afastar a similaridade fonética, gráfica e ideológica entre os sinais.

8. Ainda que o vocábulo “patrimônio” possua distintividade mitigada ou caráter evocativo no segmento financeiro, tal circunstância não autoriza o registro de sinais substancialmente semelhantes destinados a identificar serviços afins.

9. As marcas em confronto inserem-se no mesmo segmento econômico-financeiro, ambas relacionadas a serviços de assessoria, consultoria, gestão patrimonial, investimentos e operações financeiras, o que evidencia afinidade mercadológica apta a afastar a incidência do princípio da especialidade.

10. A tutela marcária possui natureza preventiva, razão pela qual a configuração do impedimento legal prescinde de demonstração de confusão mercadológica efetivamente consumada, bastando o risco potencial de associação indevida.

11. A ausência de oposição administrativa pelo titular da marca anterior não impede o indeferimento do registro, pois compete ao INPI, inclusive de ofício, zelar pela integridade do sistema marcário e pela observância dos impedimentos legais.

(...)

15. Mantida a sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Recurso desprovido.

(Apelação Cível Nº 5035271-53.2022.4.02.5001/ES, RELATOR: Juiz Federal MARCELO LEONARDO TAVARES, julgado em 02/06/2026)

Cabe ressaltar que não se aplica ao caso a chamada Teoria da Distância. Tal teoria prevê que marcas novas, ao pleitearem registro em determinado segmento, não precisam apresentar grau de diferenciação superior ao existente entre marcas já registradas no mesmo setor. Contudo, essa teoria não se sustenta quando há risco concreto e relevante de confusão ou associação indevida, como no presente caso, diante da forte semelhança entre ITALAT e ITALAC associada à identidade dos produtos assinalados e à ausência de elemento secundário com efetiva capacidade distintiva. A existência de marcas como VITALAT, ATALAT ou VITAL LAC no mercado ou na base de dados do INPI não autoriza o registro de sinal ainda mais próximo da marca anteriormente registrada.

Por sua vez, depreende-se que o parecer técnico do INPI, embora relevante e merecedor de consideração, não vincula o Poder Judiciário. A atuação jurisdicional no controle de legalidade do ato administrativo de concessão de registro marcário permite reexaminar a conclusão administrativa à luz da LPI, dos elementos probatórios e da finalidade essencial da marca, que é distinguir a origem empresarial dos produtos e evitar confusão ou associação indevida. No presente caso, as circunstâncias concretas demonstram que o deferimento do registro impugnado vulnera o art. 124, XIX, da LPI.

Dessa forma, diante da semelhança entre os sinais distintivos e da afinidade entre os ramos de atividade, não é possível a coexistência das marcas envolvidas, pois tal circunstância implica risco de confusão e de associação indevida no mercado consumidor.

(iv) Do alegado direito de precedência

A Lei de Propriedade Industrial adota, como regra, o sistema atributivo, segundo o qual a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme dispõe o art. 129, caput.

O § 1º do mesmo artigo estabelece exceção ao princípio da anterioridade do depósito, assegurando direito de precedência ao usuário de boa-fé que comprove uso anterior da marca no Brasil por, no mínimo, seis meses antes do depósito efetuado por terceiro, para identificar produtos ou serviços idênticos ou afins.

Trata-se de mecanismo destinado a proteger aquele que, embora tenha iniciado legitimamente a utilização do sinal distintivo antes do pedido de registro formulado por outrem, ainda não havia requerido sua proteção perante o INPI. Por essa razão, a jurisprudência admite a invocação do direito de precedência não apenas na esfera administrativa, mas também em ação judicial de nulidade de registro.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que "revela-se possível o exercício do direito de precedência mesmo após a concessão do registro da marca (ou seja, no bojo de ação judicial de nulidade), desde que observado o princípio da especialidade, positivado no inciso XIX do artigo 124 da Lei 9.279/1996, que preconiza a possibilidade de coexistência de marcas semelhantes ou afins não suscetíveis de causar associação indevida ou confusão no mercado consumidor" (REsp n. 1.494.306/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 18/12/2019.)

O reconhecimento desse direito, contudo, exige prova robusta do uso anterior, efetivo e de boa-fé do sinal distintivo. Ausente tal demonstração, não há fundamento para afastar a proteção conferida aos registros regularmente concedidos nem para elidir a incidência dos impedimentos previstos na Lei de Propriedade Industrial.

Cumpre observar que o ônus de comprovar os requisitos do direito de precedência incumbia à apelante, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo suficiente a mera demonstração de intenção de uso ou de tentativas pretéritas de obtenção de registro.

No caso, os elementos apresentados pela apelante, consistentes em referências à sua presença digital, fotografias e pedidos administrativos pretéritos, não afastam a circunstância de que a apelada detém registros anteriores e válidos para a marca ITALAC, inclusive na forma nominativa. Tampouco são suficientes para neutralizar o risco de confusão decorrente da expressiva semelhança entre os sinais e da identidade dos produtos por eles assinalados.

Ainda que tais elementos possam indicar alguma utilização do sinal ITALAT em período anterior ao depósito do registro impugnado, não demonstram, de forma robusta, uso efetivo, contínuo, público e de boa-fé em momento juridicamente relevante, apto a caracterizar o direito de precedência previsto no art. 129, § 1º, da LPI ou a prevalecer sobre os registros anteriormente depositados e concedidos à apelada.

A existência de tentativas anteriores de registro da marca ITALAT pode evidenciar a intenção de obter proteção marcária, mas não comprova, por si só, direito de precedência oponível ao titular de marca anteriormente registrada.

Não comprovados os requisitos do art. 129, § 1º, da LPI, prevalece a anterioridade dos registros titulados pela apelada. Nesse contexto, diante da semelhança entre os sinais e da identidade dos produtos assinalados, subsiste o óbice previsto no art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/1996, razão pela qual a alegação de direito de precedência deve ser rejeitada.

(v) Da rejeição da alegação de preclusão pela ausência de oposição administrativa

Não procede a alegação de preclusão decorrente da ausência de oposição administrativa ao pedido de registro da marca.

A Lei de Propriedade Industrial prevê expressamente a possibilidade de impugnação judicial de registro marcário, de modo que o acesso à tutela jurisdicional não se condiciona à prévia provocação da Administração. A apresentação de oposição constitui mera faculdade conferida ao titular de direito potencialmente afetado, e sua não utilização não acarreta renúncia ao direito de questionar posteriormente a validade do registro concedido.

Além disso, o exame dos requisitos legais de registrabilidade não depende exclusivamente da iniciativa dos particulares, competindo ao INPI zelar pela observância dos impedimentos previstos na Lei de Propriedade Industrial. Assim, a ausência de oposição administrativa não gera presunção de inexistência de colidência marcária nem impede o controle jurisdicional da legalidade do ato de concessão do registro, quando caracterizada violação ao art. 124, XIX, da LPI.

(vi) Da redução da multa cominatória

No tocante à multa diária fixada para a hipótese de descumprimento da obrigação de não fazer, assiste parcial razão à apelante.

Embora seja legítima a imposição de astreintes como instrumento de efetivação da tutela jurisdicional, nos termos do art. 537 do CPC, o valor arbitrado deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a assegurar o cumprimento da obrigação sem ensejar enriquecimento sem causa da parte beneficiária ou impor ônus excessivo ao devedor.

No caso, a sentença fixou multa diária de R$ 10.000,00 para a hipótese de utilização da marca ITALAT após o trânsito em julgado. Considerando a natureza da obrigação, as circunstâncias da causa e a necessidade de compatibilizar o caráter coercitivo da medida com os princípios da proporcionalidade e da vedação ao excesso, mostra-se adequada a redução da penalidade para R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, valor suficiente para estimular o cumprimento da determinação judicial.

(vii) Da redução dos honorários advocatícios

A apelante pede, de forma subsidiária, a redução da verba honorária fixada em 16% sobre o valor da causa.

A fixação de honorários advocatícios de sucumbência em percentual acima do mínimo legal exige fundamentação específica, com a indicação das razões que justifiquem a majoração. No caso, tal fundamentação não foi apresentada.

Portanto, os honorários devem ser reduzidos para 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 90.000,00, em 02/04/2024), nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Esse percentual é suficiente para remunerar o trabalho desenvolvido, considerando a complexidade da demanda, o tempo de tramitação e o local da prestação do serviço, além de estar em consonância com o entendimento adotado por esta Turma em casos semelhantes.

Ante o exposto, VOTO no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação apenas para reduzir a multa diária fixada para o descumprimento da obrigação de não fazer para R$ 1.000,00 e para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais para 10% sobre o valor atualizado da causa, mantendo, no mais, a sentença recorrida.

Documento eletrônico assinado por JULIO DE CASTILHOS, Desembargador Federal Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002913376v7 e do código CRC 7da9a19d.

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Signatário (a): JULIO DE CASTILHOS
Data e Hora: 27/08/2026, às 15:08:02

Apelação Cível Nº 5028594-27.2024.4.02.5101/RJ

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO DE MARCA. NULIDADE DE REGISTRO MARCÁRIO. COLIDÊNCIA ENTRE AS MARCAS ITALAC E ITALAT. AFINIDADE MERCADOLÓGICA. RISCO DE CONFUSÃO E ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. DIREITO DE PRECEDÊNCIA NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO PELA FALTA DE OPOSIÇÃO ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO DE ASTREINTES E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de nulidade do registro nº 914.867.342, referente à marca mista “ITALAT”, na classe 29, por reconhecer colidência com registros anteriores da marca “ITALAC”, titularizados pela autora para produtos lácteos e derivados. A ré sustentou cerceamento de defesa, negativa de prestação jurisdicional, inexistência de colidência marcária, direito de precedência, preclusão decorrente da ausência de oposição administrativa e requereu, subsidiariamente, a redução da multa cominatória e dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há sete questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de provas; (ii) estabelecer se a sentença padece de negativa de prestação jurisdicional; (iii) determinar se o registro da marca “ITALAT” viola o art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/1996 em razão da colidência com a marca “ITALAC”; (iv) verificar a existência de direito de precedência em favor da apelante; (v) definir se a ausência de oposição administrativa impede a impugnação judicial do registro; (vi) estabelecer a adequação do valor das astreintes; e (vii) examinar a correção da verba honorária fixada na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O exame da colidência entre marcas prescinde, em regra, de prova oral ou pericial quando a prova documental constante dos autos é suficiente para a formação do convencimento judicial, autorizando o julgamento antecipado da lide.

4. A fundamentação judicial atende às exigências constitucionais e legais quando enfrenta as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não sendo necessária a análise exaustiva de todos os argumentos apresentados pelas partes.

5. A incidência do art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/1996 exige registro anterior válido, afinidade entre os produtos ou serviços, reprodução ou imitação do sinal distintivo e potencialidade de confusão ou associação indevida.

6. O princípio da anterioridade favorece a titular da marca “ITALAC”, cujos registros são anteriores ao depósito e à concessão da marca “ITALAT”.

7. As marcas em confronto identificam produtos inseridos no mesmo segmento de leite, laticínios e derivados, caracterizando afinidade mercadológica e afastando a incidência do princípio da especialidade.

8. Os sinais “ITALAC” e “ITALAT” apresentam elevada semelhança gráfica e fonética, compartilhando a sequência predominante “ITALA” e distinguindo-se apenas pela última consoante, circunstância insuficiente para afastar o risco de confusão perante o consumidor médio.

9. Os elementos figurativos da marca mista “ITALAT” não possuem distintividade suficiente para neutralizar a predominância do elemento nominativo nem para impedir a associação indevida entre os sinais.

10. A proteção marcária possui caráter preventivo, sendo desnecessária a comprovação de confusão efetivamente ocorrida no mercado, bastando a potencialidade de confusão ou associação indevida.

11. A Teoria da Distância não se aplica quando a semelhança entre os sinais e a identidade dos produtos evidenciam risco concreto de confusão, ainda que existam marcas semelhantes registradas no mesmo segmento.

12. O parecer técnico do INPI não vincula o Poder Judiciário, que pode reexaminar a legalidade do ato administrativo de concessão do registro à luz da Lei de Propriedade Industrial.

13. O reconhecimento do direito de precedência exige prova robusta do uso anterior, efetivo, contínuo e de boa-fé da marca, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

14. A ausência de oposição administrativa ao pedido de registro não impede a propositura de ação judicial de nulidade nem gera preclusão quanto ao controle jurisdicional da legalidade do registro concedido.

15. As astreintes devem observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, justificando-se a redução da multa diária de R$ 10.000,00 para R$ 1.000,00.

16. A fixação de honorários sucumbenciais acima do mínimo legal demanda fundamentação específica, impondo-se a redução do percentual para 10% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir a multa diária fixada para o descumprimento da obrigação de não fazer para R$ 1.000,00 e para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais para 10% sobre o valor atualizado da causa, mantendo, no mais, a sentença recorrida.

Tese de julgamento:

1. A colidência marcária configura-se quando coexistem registro anterior válido, afinidade mercadológica, reprodução ou imitação do sinal distintivo e potencialidade de confusão ou associação indevida entre as marcas.

2. A semelhança gráfica e fonética predominante entre sinais destinados a identificar produtos do mesmo segmento econômico impede sua coexistência quando apta a comprometer a identificação da origem empresarial.

3. O direito de precedência previsto no art. 129, § 1º, da Lei nº 9.279/1996 exige demonstração robusta de uso anterior, efetivo, contínuo e de boa-fé da marca.

4. A ausência de oposição administrativa ao pedido de registro não impede o ajuizamento de ação de nulidade nem afasta o controle jurisdicional da legalidade do ato do INPI.

5. O parecer técnico do INPI possui relevância probatória, mas não vincula a atividade jurisdicional.

6. As astreintes e os honorários sucumbenciais devem observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e fundamentação adequada.

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Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 355, I, 370, 373, I, 537 e 85, § 2º e § 11; Lei nº 9.279/1996, arts. 124, XIX e XXIII, e 129, caput e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TRF2, Agravo de Instrumento nº 5019915-49.2023.4.02.0000, Rel. Des. Fed. Simone Schreiber, j. 12.06.2024; STJ, REsp nº 2.190.079/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 07.10.2025; TRF2, AC nº 5031148-37.2021.4.02.5101, j. 14.08.2024; STJ, REsp nº 1.819.060/RJ; TRF2, AC nº 5035271-53.2022.4.02.5001/ES, Rel. Juiz Federal Marcelo Leonardo Tavares, j. 02.06.2026; STJ, REsp nº 1.494.306/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07.11.2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação apenas para reduzir a multa diária fixada para o descumprimento da obrigação de não fazer para R$ 1.000,00 e para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais para 10% sobre o valor atualizado da causa, mantendo, no mais, a sentença recorrida, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 25 de agosto de 2026.

Documento eletrônico assinado por JULIO DE CASTILHOS, Desembargador Federal Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002913377v3 e do código CRC 1b75ccd7.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JULIO DE CASTILHOS
Data e Hora: 27/08/2026, às 15:08:02

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 25/08/2026

Apelação Cível Nº 5028594-27.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: Desembargador Federal JULIO DE CASTILHOS

PRESIDENTE: Desembargador Federal JULIO DE CASTILHOS

PROCURADOR(A): JOSÉ AUGUSTO SIMÕES VAGOS

SUSTENTAÇÃO ORAL POR VIDEOCONFERÊNCIA: JAIR WILLIAN PIOCZKOSKI por SILVA OLIVEIRA IND. E COM. LTDA

SUSTENTAÇÃO ORAL POR VIDEOCONFERÊNCIA: ALINE SOUZA PERES por GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA

RELATOR DO ACÓRDÃO: Desembargador Federal JULIO DE CASTILHOS

Votante: Desembargador Federal JULIO DE CASTILHOS

Votante: Juíza Federal GERALDINE PINTO VITAL DE CASTRO

Votante: Juíza Federal ADRIANA ALVES DOS SANTOS CRUZ

SANDRO VIEGAS DA SILVA

Secretário